中国进行PCT国际申请的优先权问题，美国申请提交PPH请求中引用文件处理

今天，乐知网律师 给大家分享： 中国申请进行PCT国际申请的优先权问题 ，基于美国申请提交PPH请求中引用文件处理讲解。

中国申请进行PCT国际申请的优先权问题讲解

在提交PCT国际申请时，如果能够为该PCT国际申请要求到在先申请的优先权，不仅会给PCT国际申请本身带来时间上的提前，而且对基于该PCT进入国家阶段的国家申请，无疑也能带来审查上的优势，例如，由于享有在前申请的申请日，因此，在评价新颖性、创造性的问题上给基于该PCT国际申请进入国家阶段的国家申请带来好处。

一、 要求优先权的条件 在时间上，要求PCT国际申请就中国在先申请的申请日起十二个月内，并且在专利合作条约中规定：PCT国际申请要求优先权的中国在先申请属于以下情形之一的，不能享有优先权：已经要求过外国优先权或者中国优先权的；已经被授予专利权的；属于按照规定提出的分案申请的。

二、 PCT国际申请要求中国在先申请的几种案例 1。 PCT国际申请要求一般意义上的中国在先申请的情况 如果PCT国际申请要求的中国在先申请属于一般意义上的中国在先申请，即该中国在先申请没有要求其它申请的优先权，也没有被其它申请要求优先权。

如果PCT国际申请与中国在先申请在内容上完全一致的话，那么该PCT国际申请享有该中国在先申请的优先权是没有问题的；但是如果PCT国际申请与中国在先申请在内容上在在不同的话，那么依据后续进入国家的不同，判断PCT是否能够享有优先权也是不同的，这与各个国家判断是否享有优先权的松紧是有关联的。

例如，中国在先申请记载的技术方案是：1+2+3，如果PCT国际申请记载的技术方案与中国在先申请的技术方案一致的话，即也是1+2+3，那么，该PCT国际申请享有该中国在先申请的优先权是没有问题的。

但是如果PCT国际申请所记载的技术方案是1+2+4，其中，4为3的一种比较明显的替代技术手段，并且整个中国在先申请文件中也没有记载技术方案1+2+4，那么，后续基于该PCT国际申请进入国家阶段时，由于各国审查的严格程度不同，导致是否能够享有优先权的结果也会不同。

比如，欧洲审查较严格一些，优先权可能不被认可，美国审查较宽松一些，优先权可能被认可，因此，是否能够要求到中国在先申请的优先权是存在一定风险的。

2。 PCT国际申请要求的中国在先申请要求过优先权的情况 这种情况一般是这样的，在中国先申请了一项申请A，过了一段时间申请人对申请A进行了修改（增加了一部分技术内容），基于申请A提交了申请B，在提交申请B时享有了申请A的优先权，在提交PCT国际申请时，仅仅要求了申请B的优先权。

针对这种情况，我们认为优先权的要求是不恰当的，因为PCT国际申请中要求申请B的优先权时，只是要求到了申请B相对于申请A增加的那部分技术内容的优先权，申请B中与申请A相同的那部分技术内容由于非首次申请而不能享受到优先权。

因此，如果需要完整地保护到涉及到的所有相关技术方案，在提交PCT国际申请时就需要同时要求申请A和申请B两项申请的优先权。

需要说明的是，针对这种在提交PCT国际申请时，遗漏了对申请A的优先权要求声明的情况，可以在优先权期限内对优先权要求进行补充。

例 ，在中国先申请了一项申请A，其技术方案是1+2+3，过了一段时间申请人发现可以对申请A进行改进，于是基于申请A提交了改进的申请B，申请B的技术方案是：1+2+3 / 4，其中，4是3的一种效果较优的替代手段，在优先权期限内提交申请B时要求了申请A的优先权，而在基于中国国内申请提交PCT国际申请时，仅仅要求了申请B的优先权。

在这种情况下，由于技术方案1+2+3并非首次申请，因此，PCT国际申请并不能享有到申请B中记载的技术方案1+2+3的优先权，仅能够享受到申请B中所记载的技术方案1+2+4的优先权。

如果在优先权期限内没有补充要求申请A的优先权的话，后续基于PCT申请进入国家阶段时，由于PCT国际申请并不能享有申请A的优先权，在对进入国家阶段的申请进行审查时，申请A也即是可以用于评价新颖性、创造性的现有技术了。

由于申请A与申请B（也即PCT国际申请，以及后续进入国家阶段的申请）相似度极高，用申请A作为现有技术来评价进入国家阶段的申请无疑是致命的，可能导致申请被驳。

3。 PCT国际申请要求的中国在先申请被要求过优先权的情况 在这种情况下，中国在先申请的国内申请与上述第2种具体案例的情况相同，即：在中国先申请了一项申请A，过了一段时间对申请A进行了修改（增加了一部分技术内容），基于申请A提交了申请B，在提交申请B时享有了申请A的优先权，与第2种具体案例的情况不同的是：在递交PCT国际申请时仅仅要求了申请A的优先权。

针对这种情况，很显然根据上面的分析，由于PCT国际申请仅仅要求了申请A的优先权，因此对于申请B相对于申请A所添加的那部分技术内容在PCT国际申请时并不能很好的得到保护，并且由于在申请A中并不涉及在申请B中所添加的那部分技术内容，在后续阶段也不能对PCT国际申请进行援引加入，因此，该PCT国际申请对专利技术方案的保护并不完整。

那么针对这种情况，如果PCT国际申请还在要求申请B的优先权的期限内，是否还需要对PCT国际申请要求申请B的优先权进行补充呢？答案是此时进行优先权要求的补充并没有意义。

这是因为在提交的PCT国际申请中并没有申请B相对于申请A而言所添加的那部分内容。

具体来说，情形是这样的，在中国先申请了一项申请A，其技术方案是1+2+3，过了一段时间申请人发现可以对申请A进行改进，于是基于申请A提交了改进的申请B，申请B的技术方案是：1+2+3 / 4，其中，4是3的一种效果较优的替代手段，在提交申请B时在优先权期限内要求了申请A的优先权，而在基于中国国内申请提交PCT国际申请时，仅仅要求了申请A的优先权。

依据上述分析，可见，改进的申请B中所涉及的技术改进方案：1+2+4并没有得到很好的保护，而且既不能针对这部分改进方案在PCT国际申请时进行援引加入，补充要求申请B的优先权也无济于事。

针对这种情况，唯一可以实施救济的可能方式仅仅是基于申请A和申请B再提交一次PCT国际申请（如果两者均还在要求优先权期限内的话），然而这无疑大大增加了申请费用。

三、 PCT国际申请要求中国在先申请的优先权的恢复 在优先权期限届满内的2个月内，可以对PCT国际申请享有中国在先申请的优先权进行恢复。

对于不仅超过优先权期限，而且还超过2个月的恢复期限的，如果还想要求中国在先申请的优先权的，可以试试以下途径进行恢复：（1）以“非故意”为由，提交要求恢复优先权的请求。

但需要说明的是，采用这种方式要求进行优先权恢复的，PCT的大部分缔约国均不予以接受；（2）以“合理注意”为由，提交要求恢复优先权的请求。

采用这种方式要求优先权恢复的，虽然提交的陈述理由需要更充分，并且提交的证据材料也需要完整全面，但也大大增加了被大部分PCT缔约国所接受的可能。

基于美国申请提交PPH请求中引用文件处理讲解

美国专利的审查过程中，所引用的文件（本文简称“引用文件”）通常少则几个，多则几百上千个，在基于美国对应申请提交PPH请求时，这些引用文件的名称都需要在“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中列出。

在实际代理中，因为引用文件填写不全、填写不规范等而导致PPH请求被驳回的情况时有发生。

一、引用文件的获得对应申请的引用文件通常可通过两种方式获得：1。 获取对应申请的审查文件列表中代码“code”以“1449”、“IDS”、“892”表示的文件，这些文件中所列的引用文件即为需要在“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中列出的所有引用文件。

其中，（1）代码“1449”表示由发明人引用且被审查员考虑的引用文件，文件名称通常为“list of references cited by applicant and considered by examiner”；（2）代码“IDS”表示信息披露声明，文件名称通常为“Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)”；（3）代码“892”表示由审查员引用的文件，文件名称通常为“list of reference cited by examiner”。

需要注意的是，以上三种代码文件中所列的引用文件通常会存在重复的问题，在填写“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”时，需要确保上述代码文件中所列的引用文件全部列出，无遗漏，同时尽量剔除重复的引用文件。

2。 在对应申请的授权公告文本已经存在的情况下，除了可以采用上述第1种方式获得对应申请的引用文件之外，还可以在对应申请的授权公告文本的扉页上获得。

通常，在对应申请授权公告文本的扉页的“Reference Cited”项目中，以（1）“U。S。 PATENT DOCUMENTS”、（2）“FOREIGN PATENT DOCUMENTS”和（3）“OTHER PUBLICATIONS”三个类型列出对应申请在审查过程中所有的引用文件。

如果引用文件数量较多，在对应申请的授权公告文本的扉页上无法全部列出，则会在以上三种类型的下方以“（continued）”的标识指示更多的引用文件在授权公告文本的后续页上示出。

对于上述两种引用文件的获取方式，第2种方式更为直观和直接，不需要对引用文件进行整合和去重。

二、引用文件的填写1。 格式要求（1）对于引用文件为专利文献的情况，需要写明专利文献的国别、相关序列号以及类型即可，例如，US9，641，435B1，无需另外标明发明人、申请人、公开时间，是审查员引用还是申请人引用等信息。

（2）对于引用文件为非专利文献的情况，需要写明文献名称、刊名、作者、发表时间，具体页数等信息，例如，“Network Health Monitoring Overview”， Cisco Prime Infrastructure 3.2， Cisco systems， Inc。， Aug。 2022， 72pp。 无需标明是审查员引用还是申请人引用等信息。

2。 顺序编号无论引用文件的数量有多少，对引用文件进行顺序编号可以有效地避免文件名称的漏列，便于后续的检查与核对。

在此需要提醒的是，不要因为个别引用文件由于重复填写而导致其中某个引用文件的遗漏。

3。 引用文件名称的输入无论是通过上述两种方式中的哪种方式获得引用文件，引用文件的名称都是以不可复制的PDF格式在文件中列出的。

在引用文件数量较少的情况下，可以通过手动的方式将引用文件的名称敲入“参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表”中，但对于引用文件数量达到几十、几百甚至上千个的情况下，手动输入引用文件的名称无疑会具有很大的工作量，还会存在漏输入、错输入而导致PPH请求被驳回的巨大风险。

在这种情况下，我们通常可以等对应申请的授权公告文本已经公布之后再提交PPH请求。

这样，通过美国专利商标局网站找到对应申请的授权公告文本的可编辑版本，从该可编辑版本上可以拷贝所有的引用文件的信息，从而可以有效避免引用文件的漏输入、错输入等问题。

外观设计专利中的“比例”组合的特征讲解

在处理外观设计专利无效案件的过程中，经常会遇到涉案专利产品中两部件之间的比例与对比设计中不同的情况，若经“整体观察，综合判断”后，该区别属于施以一般注意力不容易观察到的区别，则可直接忽略无需继续进行探讨。

但是，若该区别构成了视觉上的显著差异，针对该“比例”上的区别，是否能够引入新的对比设计来结合，以无效涉案专利呢？ 外观设计专利无效案件中，代理请求方无效涉案外观设计专利，由于本案同时涉及其他纠纷，在此省略案件具体信息，仅参考下图产品进行示例性说明。

在该无效案件中，涉案专利上下部分高度比例为1：1，对比设计1中上下部分高度比例为2：1，该区别对产品整体视觉效果产生显著影响。

作为请求人方，首先主张该比例上的调整属于此类产品惯常设计，另引入比例同为1：1的对比设计2与对比设计1结合以得到与涉案专利无显著区别的设计。

在本案的无效决定中，复审委并未对比例的调整是否属于惯常设计进行任何的评述，对于比例能否结合，其观点为：“根据《专利审查指南》，组合是指将一项外观设计特征用其他设计特征进行替换，用于组合的设计特征必须是物理上可分离或者是视觉上可分离或者相对独立的形状、图案特征，而请求人主张用于组合的是证据2的比例，并不属于可以用于组合的设计特征，因此证据1和证据2的组合方式不能成立，合议组对于请求人的主张不予支持”。

基于该原因，涉案专利仍维持有效。

在本案无效口审的过程中，针对该问题合议组也进行了简单释明，合议组给出此观点的原因之一是，一般消费者是非常机械的，其仅能够进行不同设计特征的简单叠加组合，而不具备设计能力。

结合无效决定中所阐述的，在本案中，合议组认为比例的结合需要对产品整体进行设计，超出了一般消费者的能力范围。

对此，笔者不禁质疑该观点的正确性，以本案为例，涉案专利与对比设计的主要区别在于上下两部分的比例不同，合议组未对该区别是否属于惯常设计进行评述，我们应当认为合议组否认其属于惯常设计，若又不能通过其他对比设计公开的比例进行结合，那么对于此类比例的不同，是否出现了无法将其无效的情况。

如此一来，是否会出现主要对现有设计不同部件比例上的调整，就能获得一个极为稳定的外观设计专利的情况？ 在收到该无效决定后不久，本人参与的另一外观设计专利行政诉讼案开庭，这一案件的设计也是上下结构的产品，且上下两部分的不同比例也是主要争议焦点。

在庭审过程中，复审委认为，该比例的不同属于常见设计的调整，并提交17篇现有设计供参考。

但是，根据《专利审查指南》中对惯常设计的定义，“现有设计 般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计，称为惯常设计。

例如，提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计。

”也就是说，惯常设计应当针对的是某产品所被熟知的某组成部分，或者组成该部分的形状等元素，而一产品不同组成部分之间的比例大小难以列入惯常设计的范围。

而所谓的比例调整几乎在所有外观设计的设计过程中都占有了非常大的比重，而恰到好处的比例调整才能使最终的作品更富有美感，更能被一般消费者所接受。

因此，若将所有比例的调整都认为是常见设计的调整，不免太过低估比例调整在产品设计过程中的重要性，对专利申请人或专利权人略有不公。

在以上两案件的处理过程中，均未得出让我们处理此类问题时的恰当的解决办法。

因此，带着该问题，检索了部分涉及此类争议的案例，以期能够获得启示，其中两篇法院观点如下。

案例一： 一中知行初字第2059号行政判决书中指出，“但本院在此要着重指出的是，在进行外观设计近似性比对时，既要考虑其整体的视觉效果，同时亦应排除功能性设计要素。

如果这一整体视觉效果的近似仅仅或主要来源于功能性设计，则不能仅依此而认定二者构成近似的外观设计。

本案中，本专利与证据3之所以具有较为近似的整体视觉效果，其主要原因在于冰箱整体产品比例关系、冰箱门之间的比例关系及布局较为近似。

但不能忽视的是，冰箱整体的比例关系以及各冰箱门之间的比例关系及布局与冰箱整体容量以及冰箱各个组成部分的内部容量直接相关，这一比例关系及布局的变化将直接导致冰箱内部容量的变化，这一结果意味着该比例关系的设计已属于冰箱产品的功能性设计要素。

这一设计要素所具有的功能性特点使得在近似性比对时其所带来的视觉影响应被忽略不计。

在该案中，法院将比例的调整落入功能性设计要素而忽略。


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