从亿元天价专利看申请文件的撰写方法，专利侵权判定中捐献原则的适用讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 从亿元天价专利看申请文件的撰写方法，专利侵权判定中捐献原则的适用讲解。

从亿元天价专利看申请文件的撰写方法

案例：2022年10月，搜狗以专利侵权为由起诉百度输入法，共涉及十七项专利，索赔金额共计2.6亿元，而其中针对专利“一种向应用程序输入艺术字或图形的方法及系统”(专利号200610127154.2)的索赔金额，更是达到“天价”一亿元。

百度为了反击，向中国国家知识产权局专利复审委员会就上述十七项专利中的部分专利提出了无效请求。

前不久，这起亿元天价专利的侵权诉讼终于尘埃落定，2022年6月23日，搜狗在上海高院三次开庭宣判之前，主动撤回了此亿元天价诉讼。

意味着，百度在这场高价赔偿诉讼中获取最终胜利。

为什么搜狗唱着高调起诉，最终却不得不主动撤诉，并承担了全部诉讼费用？原因在于，搜狗诉求的专利申请“一种向应用程序输入艺术字或图形的方法及系统”(专利号200610127154.2)在百度请求的无效审查过程中，被复审委员会无效了大部分权利要求，仅保留了部分保护范围较小的权利要求。

前不久，笔者有幸以该案为案例参与了一场模拟地无效口审，所以对该案的申请内容略有了解。

这里就以该案为例来简单探讨：在撰写过程中需要有哪些内容需要特别留意，才能避免像搜狗这样的乌龙官司！ 首先， 看该案的申请文件：

1、公开文本，共23个权利要求，其中，权1、9、12、21为独立权利要求，方法独权如下：

2、授权文本，共23个权利要求，其中，权1、9、12、21为独立权利要求，方法独权如下：

由上述文本先来探讨第一个问题：申请文件的修改。

通常修改主要考虑两个方面：

1）修改是否超范围？ 专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求记载的范围。

上述案件的无效请求人（百度）在请求书中提出了上述授权文本中体现的修改为超范围修改，但并未被复审委员会接受。

理由是：参照原说明书第8-9页记载的内容，本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地确定出上述修改内容。

对此，笔者不再赘述。

2）修改是否完整？ 在实质审查过程中，若未对申请文件全文做完整修改，则可能导致审查员再次下发审查意见通知书或补正，从而导致专利申请的审查周期被延长；在无效审查过程中，若未完整修改，则授权文本中仍然存在未克服的缺陷，将增大导致该案被判定无效的可能。

在本案中并未提及该问题，但笔者对比公开文本与授权文本，发现有一个问题：权1在实审答复过程中做了对应修改：补充了如下特征“通过输入法平台进行以下步骤”，在调用步骤之前补充如下特征“接收到键盘的按键消息后”。

而上述修改却并未体现在权9中。

也就是说，专利权人（搜狗）只修改了第一套方法权利要求，却并未对第二套方法权利要求做对应修改。

即，权利要求9中仍然存在如下问题：如无法获知应用场景“输入法平台”，也无法获知建立“键盘消息编码-文字/文字串-艺术字样式三者之间的映射关系”与调用“操作系统接口函数”两个步骤之间的关系。

鉴于无效阶段的修改，仅限于对权利要求进行合并或删除，而不再允许根据说明书对权利要求书进行修改，则上述缺陷将无法再次通过修改克服，最终该案很有可能会因这个不清楚的小问题而被无效重要的权利要求。

因此，在申请阶段，在对申请文件进行修改时，要重点留意上述两个方面。

接着，来探讨第二个问题：权利要求表述清楚。

例如，申请文件的权利要求1中记载“所述艺术字样式”包括：“ASCII码艺术字、ASCII码艺术图形、散光字、单行字符串、字符阵或者图形”，此外，还记载了“向当前激活的应用程序输入艺术字/图形”。

由上述内容可知，权利要求1中记载了两次“图形”，但却表示不同含义：A、艺术字样式的一种样式；B、向应用程序输入的输入对象。

当从权或说明书中出现对：“图形”的引用时，将导致无法获知所引用的到底是哪个“图形”，进而导致从权或说明书也不清楚。

因此，在申请阶段，要留意所撰写的申请文件要表述清楚，逻辑清楚。

接着，来探讨第三个问题：说明书不支持问题。

参考上述申请文件说明书第58-63段记载的如下内容：

由申请文件授权版本的权1可知，读者可以理解：权1中的方案是要通过键盘消息编码匹配获取艺术字样式，需再获取对应的文本内容，将该文本内容按照上述获取到的艺术字样式进行转换编码，以输入对应的艺术字。

也就是说，从权1的文字记载理解，权1是要保护一种根据键盘消息编码进行艺术字样式切换的过程，从而实现丰富显示样式的效果。

但上述说明书中引用的段落可知，读者可以理解：说明书中记载的是获取文本内容，根据文本内容，确定匹配的艺术字样式，以显示匹配结果。

也就是说，可以直接识别文字内容，确定对应的样式，如输入“笑脸”，就显示一个“O(∩_∩)O~”表情样式。

上述权利要求与说明书之间存在描述不一致的问题，无法准确确定权利要求书中的记载是以说明书为依据。

上述申请文件在百度诉搜狗的无效过程中，最终被无效掉过半数的权利要求。

作为专利权人的搜狗所拥有的权利被剥夺大半，也许正是因为处于如此不利的位置，导致搜狗最终不得不以撤诉，承担全部诉讼费用 。

专利侵权判定中捐献原则的适用讲解

捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定：

对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

即仅在说明书或者附图中描述而未限定在权利要求中的技术方案，视为权利人放弃该技术方案，该技术方案无偿贡献给社会。

在后续的侵权诉讼中，权利人不得依据等同原则将该技术方案重新纳入权利要求的保护范围。

案情简介 京民终45号亨斯迈先进材料（瑞士）有限公司（简称亨斯迈公司）诉江苏锦鸡实业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中，亨斯迈公司为ZL00106403.7号“偶氮染料及制备方法与用途”发明专利（简称涉案专利）的专利权人。

在无效宣告程序中，亨斯迈公司修改涉案专利的权利要求，在修改后权利要求的基础上，涉案专利维持有效。

涉案专利修改后的权利要求1要求保护以游离羧酸和磺酸形式存在的式（1a）化合物及以游离磺酸形式存在的式（2）化合物的混合物。

涉案专利说明书实施例中明确记载，在最后一步偶联中，其系通过在弱酸性或弱碱性环境中获得以盐形式存在的产物，再通过加入浓盐酸的方式将所述盐产物转化为游离酸产物。

双方的争议焦点之一为式（1a）和式（2）化合物中磺基成盐的技术方案是否纳入涉案专利权利要求1的保护范围。

法院裁判 北京高院认为涉案专利说明书明确描述了式（1a）和式（2）化合物可为游离酸，亦可为盐，如钠盐，故根据捐献原则，亨斯迈公司不能将其仅在说明书中描述而未概括到权利要求中的式（1a）和式（2）化合物中磺基成盐的技术方案纳入涉案专利权利要求1的保护范围。

在此前提下，若某一化合物在性质上并非以酸的形式存在，则可以直接认定其未落入涉案专利权利要求1的保护范围。

根据亨斯迈公司该送检小样的检测报告，检测样品的黑色和橙色组分为盐而非游离酸。

亨斯迈公司不能依据等同原则将仅在说明书中记载的技术方案重新限定到权利要求中。

基于捐献原则，依据亨斯迈公司提交的检测报告，尚不足以证明被控侵权产品落入了涉案专利修改后的权利要求1的保护范围。

因此北京高院驳回了亨斯迈公司的全部诉讼请求。

专利申请中，公知常识的认定

一。引言 根据《专利审查指南》的规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行[1]。

(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

此即通常所说的创造性评述的三步法。

对于第（3）步中显而易见性的判断，即判断现有技术中整体上是否存在技术启示促使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

在上述判断中，“所述区别特征为公知常识”被认为是现有技术中存在上述技术启示的一种情况。

在目前的专利审查实践中，常常会遇到审查员认为区别技术特征为本领域公知常识却未提供证据的情况。

一般来说，申请人较难通过争辩区别技术特征并非本领域公知常识而成功克服审查意见指出的缺陷。

本文旨在分享针对此类审查意见答辩的一些经验。

二。答辩方式 为成功克服审查意见指出的区别技术特征并非本领域公知常识的缺陷，针对此类审查意见，申请人在答辩时通常可采取以下方式：

1。根据审查指南第二部分第八章的规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”，申请人在答复审查意见通知书时可以请审查员在后续的通知书中举证[2]。

2。强调该技术特征是针对本发明所要解决的技术问题而提出发明点，其在现有技术中并未被披露过，自然不会属于公知常识。

3。从对比文件中给出的教导出发，指出本领域技术人员基于对比文件给出的教导，没有动机对于对比文件1进行改进，因为通过所谓的公知常识对于对比文件1进行改进的话，将会导致对比文件1的方案完全背离其初衷，无法实现预期的发明目的，从而表明区别技术特征并非公知常识，且本领域技术人员没有动机将其与对比文件1进行结合以获得本发明的技术方案。

以下结合一个案例，浅述第三种答辩方式在实践中的应用。

三。案例 案情简介：

本申请涉及用于连接到电磁开关设备特别是接触器的扩展接口模块，用于解决现有技术中“接触器可以与其它的开关设备以不同的类型和方式组合，会发生线圈接线端子不容易触及的情况”这一缺陷。

通过本申请的技术方案扩展了接触器的线圈接头，使其容易被触及。

本申请权利要求1如下：

1。扩展接口模块，用于连接到电磁开关设备的、特别是接触器的至少两个线圈接头（11），具有：壳体（2）；固定件，用于将所述扩展接口模块（1）固定在所述电磁开关设备（10）上或与所述电磁开关设备（10）邻近的开关单元上；至少两个连接口（3）和配属于所述至少两个连接口（3）的、至少两个用于连接电压供电线路的接线端子（4）；以及至少两根绞合线（5），用于电连接所述扩展接口模块（1）的所述接线端子（4）与所述电磁开关设备（10）的所述至少两个线圈接头（11）。

（以下为本申请附图1所示的扩展接口模块，该图中未示出电磁开关设备和线圈接头） 复审决定中，专利复审委员会以权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性为由维持了对本申请的驳回决定。

复审决定中提到：权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1的区别在于：权利要求1中与线圈接头连接的是至少两根绞合线，而对比文件1中是电阻丝。

基于该区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是：提供接口模块与线圈的连接。

对比文件1中公开了采用电阻丝起到连接输入接口和线圈之间的联系的作用，其省略了碍事的回线。

尽管在对比文件1的电阻丝不能随意扩展或者取代，但是该电阻丝除了起到限流的作用，还起到承载电流的作用，其中承载电流的作用即是普通导线所能起到的作用。

在一般的不需要过流保护的情况下，将电阻丝替换为普通导线是本领域技术人员的惯用技术手段，属于本领域的公知常识。

申请人对复审决定不服，向北京知识产权法院提出诉讼请求，在起诉状中申请人指出：

对比文件1记载了“图6（参见下图）给出了电容接触器K的原理电路图。

其中辅助开关的超前辅助触点VK与标准接触器的主触点HK相关联。

辅助触点VK到主触点HK的连接导线由具有电阻Rv的电阻丝来实现”；“当电容负载7通过电容接触器如图6所示接通时，首先辅助开关的超前辅助触点VK闭合，由此短路式的电流冲击受限于位于这一电流电路上的电阻Rv，在一定的延迟时间过后主触点HK才接通”。

对比文件1中辅助开关的辅助触点必须要与电阻丝连接，利用该电阻丝来吸收短路式电流冲击，对主触点HK回路起到过流保护作用。

由此容易发现复审决定中的断言是明显不合理的：

1）该断言前后矛盾：前面承认在对比文件1的电阻丝不能随意扩展或者取代；而后面又说不需要过流保护的情况下，将电阻丝替换为普通导线是本领域技术人员的惯用技术手段。

实际上，对比文件1中设置电阻丝的根本目的在于实现过流保护，所以，“不需要过流保护的情况下”这个前提就无法成立。

2）如前所述，对比文件1中的电阻丝用于过流保护，其在电容接触器的结构中是必不可少的元件。

如果将电阻丝替换成普通导线，则对比文件1的发明将变得没有意义。

这是因为：

首先，对比文件1中的电容接触器中设置辅助开关的目的就是为了过流保护，具体是通过其中的电阻丝来实现的。

若不需要过流保护，则不需要辅助开关，自然也就不存在辅助触点、电阻丝这些元件了，更谈不上将电阻丝替换成普通导线了。

其次，如果在不需要过流保护的情况下仍然设置辅助开关，并将电阻丝替换成普通导线，则会发现，分别设置辅助触点VK以及主触点HK将是无意义的。

因为，辅助触点VK先闭合，即，通过辅助触点形成短路连接；稍后在主触点HK闭合后，通过主触点形成短路连接。

二者将最终都保持短路连接。

而对比文件1中最终只有主触点处形成短路连接，电流由此流过；在主触点处形成短路连接后，辅助触点处将最终无电流流过。

所以说，在不需要过流保护的情况下仍然设置辅助开关，并将电阻丝替换成普通导线，没有任何意义，只能无谓地增大器件体积。

本领域技术人员基于对比文件1的教导，没有动机将电阻丝替换成普通导线。

对比文件1中没有给出任何启示进行上述替换。

即使结合公知常识，本领域技术人员也不会进行上述替换，因为这种替换将完全否定对比文件1的接触器中设置辅助开关的意义，无法实现过流保护的目的。

就如同无法将白炽灯中的灯丝替换成普通金属丝一样，那将导致白炽灯无法工作。

所以，对于上述区别技术特征，不能凭感觉认为其属于公知常识。

而是需要从技术方案的整体出发进行判断，综合考虑所解决的技术问题、采用的技术手段、和达到的技术效果才能得出正确的结论。

法院经审理，判决撤销了上述复审决定。


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