化合物晶体发明的新颖性答复讲解，化学周期表中同主族元素替换的支持问题

今天，乐知网律师 给大家分享： 化合物晶体发明的新颖性问题的答复思路讲解，化学周期表中同主族元素替换的支持问题讲解。

化合物晶体发明的新颖性问题的答复思路讲解

一、引言 在《专利审查指南》的第二部分第三章第3.2。5节规定，对于包含参数特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。

如果该参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同1。

在化合物晶体发明的权利要求书中，除了应当记载化合物的化学名称和/或结构式以说明化合物的化学结构以外，通常还应当记载可以表征晶体的下述特征之一：晶体晶胞参数和空间群、晶体XRPD数据或固相NMR数据。

然而，在评价这类化合物晶体发明的新颖性时，通常因为对比文件没有公开相应的表征晶体的参数，而使得审查员会认为，根据对比文件公开的信息，本领域技术人员无法将申请请求保护的晶体与对比文件公开的产品直接区分开，从而推定申请请求保护的晶体与对比文件公开的产品相同，因此申请请求保护的晶体不具有新颖性。

而令人头疼的是，化合物晶体发明的新颖性问题的审查意见答复起来往往比较麻烦，并且不容易被审查员接受。

二、关于化合物晶体发明的新颖性问题的答复案例分析 某发明专利申请的权利要求1为：

“1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮的晶型A，其为非溶剂化形式，所述晶型A具有在14.0、16.1、16.6、19.2和20.4°； 2&theta； ±； 0.2°； 2&theta；处具有峰的XRPD图”。

审查员在审查时检索到了一篇对比文件（下称“对比文件1”），认为对比文件1公开了1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮化合物。

虽然对比文件1并没有公开该化合物是否为晶体，也没有公开该化合物是否属于溶剂化形式，也没有公开其XRPD图或特征峰数据，但是本领域技术人员根据对比文件1公开的内容，难以将权利要求1中的晶型A与对比文件1中的化合物区分开，从而推定二者相同，因此权利要求1不具备新颖性。

代理人在经过深入仔细地研究了该发明和对比文件1之后，进行了如下答复：

在对比文件1的实施例1中明确公开了1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮化合物的熔点为188°；C。

然而，该专利申请的下述附图描述了所要求保护的1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮的晶型A的差示扫描量热法热谱图。

从上述附图可以看出，该发明的晶型A的差示扫描量热法热谱图的吸热峰具有约192°；C的开始温度和约193°；C处的峰顶点。

该差示扫描量热法热谱图示出了晶型A的熔点（在192.6°；C下的峰）。

因此，该发明的权利要求1中的晶型A的熔点高于对比文件1中的化合物的熔点。

考虑到彼此熔点之间的差别，对比文件1中的1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮化合物与该申请要求保护的发明的权利要求1中的1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮的晶型A明显不同。

对比文件1并没有公开1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮化合物的XRPD数据。

该申请要求保护的发明的权利要求1中的特征“所述晶型A具有在14.0、16.1、16.6、19.2和20.4°； 2&theta； ±； 0.2°； 2&theta；处具有峰的XRPD图”隐含了要求保护的1-[(3R)-6，8-二氟-3，4-二氢-2H-1-苯并吡喃-3-基]-1，3-二氢-5-[2-[(苯基甲基)氨基]乙基]-2H-咪唑-2-硫酮的晶型A具有与对比文件1中的化合物相比明显不同的特定结构。

本领域技术人员根据对比文件1公开的内容，能够将该发明的权利要求1中的晶型A与对比文件1中的化合物区分开，因此，该申请要求保护的发明的权利要求1相对于对比文件1具有新颖性。

此外，该申请要求保护的发明的权利要求1中的晶型A具有较低的吸湿性并且在机械和/或水蒸气应力下显示较高的稳定性，因此，该申请要求保护的发明的权利要求1中的晶型A具有出乎意料的技术效果。

所以，该申请要求保护的发明的权利要求1也具备创造性。

在经过上述争辩以后，审查员接受了该争辩意见，目前该案件已经被授予专利权。

针对化合物晶体发明的新颖性问题，如果申请请求保护的权利要求书中限定了诸如晶胞参数和空间群、XRPD或固相NMR等的晶体表征参数，然而在对比文件中却没有公开对应产品的诸如晶胞参数和空间群、XRPD或固相NMR等的晶体表征参数，导致申请请求保护的晶体与对比文件公开的产品无法直接比较，这时申请人和代理人可以从诸如熔点或差示扫描量热曲线等其他方面着手考虑申请请求保护的晶体与对比文件公开的产品之间是否存在区别，申请人也可以提供在与请求保护的发明相同的测定条件下对比文件中的产品的诸如晶胞参数和空间群、XRPD或固相NMR等的晶体表征参数的补充实验数据，从而找到克服这类化合物晶体发明新颖性问题的突破口。

化学周期表中同主族元素替换的支持问题讲解

根据专利法第二十六条第四款的规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求保护的专利保护的范围。

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应该是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。

通常，在化学领域中，本领域技术人员会认为同族元素之间由于相似的电子结构而具有相似的性质，因此可以相互替换而实现相似的技术效果。

然而，化学周期表中同主族元素相互替换是否能够得到支持并不能一概而论，而是应该结合实际案情。

举例 ，一项发明要求保护一种组合物，包含至少一种碱金属氨基己酸盐，其说明书中仅给出了包含氨基己酸钠的组合物并证明了其能够实现本发明的技术效果。

该发明最接近的现有技术公开了一种组合物，包含钡、钙和锶的氨基己酸盐。

在其实施例中，将镁替换钡、钙和锶作为比较例，实验结果表明作为与钡、钙和锶同属于碱土金属的镁不能实现与其类似的效果。

在争辩创造性时，通过争辩同属碱土金属的镁都不能实现与钡、钙和锶类似的效果，那么本领域技术人员根本没有理由用碱金属代替属于碱土金属的钡、钙和锶并预期实现类似的技术效果。

基于该争辩，审查员进一步指出，根据现有的技术信息，即便是同族的金属盐也可能产生较大的差异，而本申请实施例中仅实施例氨基己酸钠一种具体物质，说明书也没有相关原理性的记载和描述，因此本领域技术人员不能预期除氨基己酸钠的其他碱金属氨基己酸盐也能实现了本发明的技术效果。

在这种情况下，由于该发明实施例中仅证明了包含氨基己酸钠的组合物能够实现本发明的技术效果，因此通过将该发明的组合物限定为包含氨基己酸钠而克服了支持问题。

可见，虽然在化学领域中，本领域技术人员通常会认为同族元素之间由于相似的电子结构而具有相似的性质，可以相互替换而实现相似的技术效果，但是由于申请提交前不可能穷尽检索，因此我们很难把控现有技术的信息。

在这种情况下，当发明点涉及同族元素时我们可以根据发明的性质以及要求保护的范围给出合理数量的实施例并且在可能的情况下尽量描述相关的原理，以足以支持权利要求所概括的技术方案。

化学领域“参数限定”的充分公开讲解

一、引言 化学是一门实验学科，化学领域的发明专利与其它领域相比，有着明显不同，其申请文件的撰写也存在诸多特殊之处，一种典型的区别在于：在化学领域专利申请中经常有使用参数特征来限定产品的情况。

《专利审查指南》第二部分第十章明确规定：“对于仅用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品，允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征”。

但是对于参数限定的权利要求，尤其是包含不常见参数的情况下，说明书如何撰写才能够满足公开充分的要求并没有明确的规定，实践中仍存在许多操作上的困惑。

本文将结合具体案例探讨化学领域“参数限定”的充分公开评价标准以及撰写策略。

二、何为“充分公开” 专利法第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。

审查指南第二部分第二章对“所述技术人员能够实现”的解释为“是指所述技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”。

具体到化学产品发明的充分公开，审查指南规定：“要求保护发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途”。

参数限定属于化学产品发明中的一种，其需要满足上述化学产品充分公开的要求，不仅要让本领域技术人员根据说明书的记载能够确切地理解该参数，进而清楚地确认要求保护的产品以及相关用途，而且对于解决问题的关键手段在于参数特征的产品，说明书还需要记载如何制造具有该参数特征产品的方法，进而证明该产品是可以实现的。

三、案例演绎 案情简介：某新能源有限公司的专利“一种活性材料和锂离子电池”近期被提起了无效宣告，国家知识产权局复审委员会（下称专利复审委）经审理后作出宣告发明专利无效的审查决定。

涉案专利权利要求1中限定：“所述活性材料的粒径满足下述公式的关系（Dv90-Dv50）-（Dv50-Dv10）≤2.5，其中，Dv90是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积90%的粒径，Dv50是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积50%的粒径，Dv10是指在体积基准的粒度分布中，从小粒径侧起、达到体积累积10%的粒径，其中，所述活性材料的体积基准的粒度分布曲线具有双峰；其中，所述活性材料包括第一颗粒和第二颗粒，所述第一颗粒是指粒径小于所述活性材料的Dv50的颗粒，所述第二颗粒是指粒径大于所述活性材料的Dv50的颗粒；其中，所述活性材料的化学式为：LinCoxM1-xO2-y，M元素选自Ni、Mn、Al、Mg、Ti、La和Zr中的一种或几种，且0≤n≤1.2、0＜x≤1、-0.1≤y≤0.2”。

根据涉案专利说明书的记载，满足（Dv90-Dv50）-（Dv50-Dv10）≤2.5条件的活性材料，具有显著的第一、第二颗粒堆积，能够进一步提高极片的压实密度，从而提高锂离子电池能量密度。

活性材料被Ni、Mn、Al、Mg、Ti、La和Zr中的一种或几种掺杂，第一颗粒和第二颗粒采用不同的元素掺杂且第一颗粒被更多的元素掺杂，从而使得整个体系更加稳定。

但是，涉案专利说明书全文以及实施例中均未公开该活性材料的制备过程。

因此，在上述无效宣告请求过程中，双方争议的焦点在于，对于参数限定的化学产品，本领域技术人员能否能够其所掌握的常规知识和基本能力实施该技术方案。

专利复审委在审查决定中明确指出：“说明书给出了期待的第一颗粒和第二颗粒混合前后的粒径分布状态，但并未公开实现这一期待的具体粒径控制手段，且对这种手段的预期超出了本领域技术人员常规知识和基本能力的范畴……该发明由于缺乏解决技术问题的技术手段而无法实现，导致本专利说明书公开不充分”。

由此可以看出，涉案专利中尽管清楚公开了Dv90、Dv50以及Dv10以及掺杂元素的明确的含义，也清楚公开了活性材料的组成及效果，但是本领域技术人员至少从上述参数的限定是无法通过本领域常规知识和基本能力获得满足上述多个参数之间关系的第一颗粒和第二颗粒的，导致本领域技术人员无法根据涉案专利说明书的记载实现该技术方案。

四、撰写策略 通过上述案例中公开充分的评价标准的分析，笔者总结归纳出撰写“参数限定”化学产品发明说明书时的几点建议：

（1）在说明书中清楚记载各参数的定义和测量方法，使得本领域技术人员能够清楚的确认该化学产品。

（2）在说明书中清楚记载具备上述参数限定的化学产品达到预期效果的定性或者定量实验数据。

（3）在说明书中清楚记载至少一种制备方法，尤其是对于本领域技术人员基于其所掌握的常规知识和基本能力并不清楚如何实现的参数限定的化学产品，需要详细记载制造该化学产品所用到的原料物质、工艺步骤及参数等，使得本领域技术人员能够根据记载实施该技术方案。


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