企业专利挖掘中需要考虑的问题讲解，企业何时需要做FTO？如何开展FTO

今天，乐知网律师 给大家分享： 企业IPR在专利挖掘中需要考虑的问题讲解，企业何时需要做FTO？如何开展FTO？

企业IPR在专利挖掘中需要考虑的问题讲解

在技术研发或产品开发过程中，企业IPR通常需要对所取得的技术成果以专利申请的形式进行保护，而专利挖掘就是通过梳理技术创新点，并加以剖析、整理、拆分和筛选，从技术创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案的活动。

一、专利挖掘的对象、时间和频次 对于小型创新企业来说，企业IPR可以考虑对企业的所有产品都进行专利挖掘。

但是，对于大中型具有较强研发能力的企业来说，由于时间精力或者价值取舍等原因，不可能对所有产品都进行专利挖掘，所以就应重点考虑企业的重大科研项目和重点产品等，如果是外向型企业还要重点考虑有出口意向的产。

对于这些产品，企业IPR可以结合实际需求适时开展专利挖掘工作。

同时，专利挖掘工作需要融入到研发的整个过程中，并跟随研发项目的进程分阶段地开展，以确保专利申请的在先布局和后续申请的持续布局。

在不同的研发阶段，其专利挖掘的侧重点也有所不同，可以分别组织进行专利挖掘。

例如，在项目立项阶段，可以重点考虑模型概念的设计；在研究开发阶段，可以重点考虑具体技术方案的设计；而在产品市场化阶段，则可以重点考虑是否还有其他可改进的方案。

对于具体专利挖掘的频次，则可以根据项目的实际需求来定，以满足技术创新方案的产出数量和频率为准，同时与要与项目的进程相匹配。

二、专利挖掘的实施形式 专利挖掘可以采用召开专利挖掘会的形式来进行，会议通常由研发项目负责人、技术人员、企业IPR和专利代理人一同参加。

其中研发项目负责人对专利挖掘重点负责，整体把控技术创新点，尤其是梳理技术创新点的系统性和完整性，保证技术创新成果专利保护的高度和全面性；技术人员要重点关注技术细节，在企业IPR和专利代理人的引导下充分挖掘技术方案的可专利性；企业IPR则要提前收集相关技术方案，了解挖掘项目或产品的基本技术情况，并做好专利挖掘会议的准备、组织和实施工作。

专利挖掘工作的有效实施，一方面可以确保项目成果不侵犯他人的知识产权，另一方面还可以将创新成果转化为受法律保护的知识产权。

三、专利挖掘的实施步骤 专利挖掘前，企业IPR可以组织技术人员对项目技术或产品进行技术分解，编制技术分解表，逐层分解、分级罗列项目技术或产品所涉及的相关零部件和技术，并对其中的重点零部件和技术进行标注。

同时根据技术人员的描述，企业IPR可以记录下各层级技术相对于现有技术的相应改进点、所要解决的技术问题、所采取的具体实施方式、以及所能达到的预期技术效果等等。

技术人员在介绍项目技术或产品所涉及的技术成果时，企业IPR可以引导技术人员分模块或者分部件进行依次介绍，还可以按照重要部件到次要部件的顺序依次介绍，介绍内容应覆盖技术分解表所罗列的各层级相关零部件和技术的创新点或改进点，通过文件表格或其他形式的罗列，确保所有创新技术事实没有遗漏。

企业IPR可以针对技术人员提供的技术资料，从技术扩展、项目延续、上下游技术、竞争对手等角度，引导和启发技术人员进一步描述与技术成果相关的、可能成为创新点的其他技术信息，明确创新成果的技术方案。

同时，还可以让技术人员进一步澄清创新的来源在哪里、是否存在有技术合作、可能的竞争对手是谁等情况，以便为后续的技术方案检索和新创性判断做好准备。

最终，企业IPR可以对获得的所有信息进行综合评估，区分出技术创新点的创新层次，是开创型发明还是改进型发明，或者是转用型发明等。

同时明确各技术创新点之间的关系，相互之间有无关联，是并列关系还是从属关系，是否还有进一步扩展的其他方案的可能性。

四、专利挖掘的成果要求 在专利挖掘会议上，企业IPR应与研发项目负责人、技术人员、专利代理人等进行充分的沟通，并在整个过程中引导和控制专利挖掘的实施，使得专利挖掘成果符合全面性、关联性和深入性的要求。

全面性就是按照技术分解表上所罗列的研发项目或产品，逐一梳理所涉及的技术或者零部件，以确保不遗漏可能的技术发明点。

关联性就是要将与创新点相关的其他技术点在专利挖掘会上一并挖掘，不仅要从产品结构方面考虑，还要从上下游零部件、制造设备、制造方法和试验方法等方面来考虑。

深入性就是要关注创新点的技术细节，把与创新点相关的技术构思、替代方案、拓展方案等均包括在内，并把这些综合在一起来统筹考虑。

五、专利挖掘的后续工作 专利挖掘会后，企业IPR应及时将专利挖掘成果汇总到技术分解表中，形成专利挖掘成果表。

表中可以包括技术创新点、创新技术方案、替代技术方案、弃用技术方案、规避技术方案和其它扩展方案等，还可以包括对技术方案重要程度的初步评估。

在此基础上，有利于后续技术交底书和专利申请文件的撰写。

在专利挖掘过程中，企业IPR如果能够进行良好的把控和有序的实施，不仅可以防止企业无形资产的流失，而且可以提升企业对技术研发成果的保护力度。

企业何时需要做FTO？如何开展FTO？

FTO，是FREEDOM TO OPERATE的首字母缩写，一般翻译为“自由实施”，是指实施人在不侵犯他人专利权的前提下可以对该技术自由地进行使用和开发。

具体而言，就是针对该技术，出具一份专利侵权检索与分析报告，其目的在于证明当前“技术”可实施，不会侵犯他人专利权，证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。

一、企业何时需要做FTO？通常而言，企业在产品待设计定型和/或上市之前需要做FTO，以规避故意侵权指控。

事实上，FTO调查可以贯穿于技术研发和改进的整个生命周期。

在技术研发初期，就可以针对相关技术进行专利检索，了解各个技术路线和技术分支的特点，此时可以视为专利的预警分析。

在此基础上，确定产品研发的具体路线，待产品设计基本完成之前，此时需要针对具体设计开展产品的FTO检索和分析。

二、企业需要针对什么内容开展FTO？众所周知，一个产品、尤其是大型产品或复杂产品会涉及众多技术特征，那么企业需要重点开展FTO的技术特征，应该主要聚焦于作为创新点的技术特征。

对于一些标准件或外购件则可以不做重点，但是对于外购件则可以要求供货商提供相应的FTO报告。

对于大型产品或复杂产品，则需要针对相关技术进行技术分解，将其按照不同分类进行拆解，例如可以拆分成结构组成、控制部分、生产工艺、设备布局等等方面，然后针对每个方面还可以进行二级、三级的技术拆分，然后针对每个下级分支技术中作为创新点的技术特征进行专利检索和分析。

三、企业需要针对何地开展FTO调查？确定了拟上市产品的技术分解和拟开展FTO调查作为创新点的技术特征之后，此时需要确定拟开展FTO的区域。

一般而言，由于专利保护是有地域性的，因此可以将拟开展FTO的区域限定于未来产品上市销售、出口、许诺销售、进行商业应用的区域。

举例而言，一个产品如果在中国进行生产，然后出口至美国和欧洲，则企业需要在产品上市之前针对中国、美国和欧洲分别开展FTO检索和分析。

尤其对于欧洲地区，除了需要针对地区进行相关检索和分析，还需要对具体国家进行相关的检索和分析。

四、如何开展FTO？确定了需要进行专利检索和分析的技术特征和拟开展FTO检索的地域之后，就需要开展FTO检索和分析了，具体需要如下操作。

（1）进行技术分解例如，目前需要对于一种新设计的煤气化炉开展FTO检索和分析，则需要对其中涉及到的技术进行分解，可以将其分解成烧嘴部分、燃烧室、激冷室、旋风分离器等多个部分，分别对各部分进行技术特征的分解和归纳，然后再开展FTO检索和分析。

（2）确定检索要素和检索地域针对分解后的每个技术分支，确定需要检索和分析的具有创新性的特征。

例如具有创新特征的烧嘴，其包括具有特定结构的烧嘴部分。

因此需要将“烧嘴”确定为检索要素之一。

同时，因为该技术未来主要在中国境内使用，则需要将检索的地域确定为中国。

（3）全面的专利检索FTO检索需要保证查全率，因为其目的是为了避免故意侵权指控，因而专利检索需要尽可能做到全面准确。

需要充分考虑相应行业内的常用关键词、行业惯用语、翻译时的可能表述、IPC分类号以及例如美国、欧洲和日本各自的分类号，例如USPC、ECLAICO、CPC、F-term等。

例如，对于煤气化炉中烧嘴部分，可能的术语，例如“烧嘴”、“燃烧器”、“燃烧装置”、“喷嘴”等及其英译文等，相应的IPC分类号，例如C10J3/50、C10J3/00、C10J3/48等。

FTO检索对于权利要求的检索是重点，但FTO检索不能仅限于权利要求，因为具体特征的下位表述，尤其是相关的技术效果，一般不体现在权利要求中而仅体现在说明书中，因此需要结合全文和其他部分（例如发明名称和摘要）的检索，FTO还需要关注审中的专利申请，因为相关申请未来一旦授权，则可能对相应产品构成障碍。

而失效专利也可以加以适当关注，后续可以作为规避设计思路或现有技术抗辩的基础。

（4）检索结果的筛选根据上述原则进行相关地域的专利检索之后，对于检索到专利和申请先进行初筛。

此时可以保留失效专利和审中的专利申请，以便于分析人员对于整个技术的发展脉络有个整体和清晰的了解。

可以将检索到的专利/申请进行分级，保留相关性高的专利/申请待进一步进行比对分析。

在检索到的相关专利特别多的情况下，需要进一步分析以剔除掉一部分权利要求保护范围不稳定的申请，尤其是未经过审查的实用新型专利。

对于检索到的相关专利特别少的情况，需要基于检索到的专利/申请，理清技术发展脉络，确定出与开展FTO的技术方案最接近的专利/申请，经比对后明确开展FTO的技术方案的风险等级为极低。

（5）权利要求比对基于保留的相关性较高的专利/申请，逐个进行权利要求的比对，明确其风险等级。

具体而言，将每项专利/申请的独立权利的技术特征进行拆分，与相关产品分解的各个技术特征进行一一比对，判定相应产品的技术特征是否落入到专利/申请的权利要求保护范围内。

相应地，基于全面覆盖原则和等同原则判定待上市产品是否具有侵权风险。

（6）得出风险等级的结论基于上述权利要求比对的结果，得出FTO报告中关于风险等级的结论。

一般而言，企业FTO的目的是证明其非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿，因而FTO报告的结论也应该慎重得出。

如果分析的产品并不包括经比对专利/申请独立权利的所有技术特征，亦即该产品并没有落入某项专利/申请的权利要求保护范围内，则该产品不属于字面侵权，此时FTO报告的结论则应当为无风险或低风险。

此时，还需要针对不相同的技术特征进行进一步分析，考虑不相同的技术特征是否构成等同特征，如果也不构成等同特征，则分析的产品相对于经比对专利/申请无风险。

如果不相同的技术特征有可能构成等同特征，则分析的产品相对于经比对专利/申请具有中等风险。

与之相反，如果分析的产品包括了某项专利/申请独立权利的所有技术特征，亦即该产品落入了某项专利/申请的权利要求保护范围内，则该产品属于字面侵权，此时FTO报告的结论客观讲应当为高风险。

但这可能有违企业的初衷，此时则需要与企业的相关负责人进行沟通，对于具有高风险的专利/申请提出相应的应对方案。

例如，对于授权专利可以提出无效的建议和意见；例如，在前期检索过程中获得的失效专利/申请可能作为无效证据。

对于审中的专利申请可以基于相关文献提出公众意见以阻碍其授权，或者使其授权的权利要求保护范围大幅缩限，使得开展FTO的产品不再具有侵权风险。

还可以提示企业可以基于前期检索过程中获得的失效专利/申请的设计思路进行规避设计或者将其作为现有技术抗辩的理由以应对后续可能的侵权诉讼。

企业做好专利布局规划有哪些实体要求？

专利布局规划的实体性关键点主要体现在三个方面：规划角度、基本要素和组合模式。

企业专利布局规划应符合实体性要求，实体性要求包括专利布局的规划角度完善、专利布局的基本要素合理、专利组合应用得当。

以下根据进行专利布局策划时的一些心得和体会，分别阐述上述三个实体性关键点。

一、规划角度完善专利布局规划应从多角度进行：针对于企业自身产品和技术的专利布局是基于企业的总体发展战略的规划角度； 针对业内前瞻性技术的专利布局是基于行业发展趋势的规划角度； 针对竞争对手制衡的专利布局是基于市场竞争的规划角度。

完善的专利布局规划角度使企业的专利布局避免方向性的缺失。

从自身产品和技术保护的角度来看，基于专利分析获得的技术重点、技术热点、技术空白点和风险防范点是专利挖掘布局的重点，针对产品本身的专利挖掘是专利布局的主要手段。

基于自身产品和技术保护的角度进行的专利布局要求全面性、重点突出和深入落实。

全面性体现在挖掘事项无遗漏，对自身产品和技术的全覆盖，同时秉承以终为始的理念，预先考虑专利保护可能用到的专利组合模式进行挖掘。

重点突出体现在根据自身产品涉及的多个技术点的重要程度对需要重点布局的技术点进行遴选。

最后，对重点技术点进行深入落实和挖掘。

从行业发展的前瞻性角度来看，专利布局规划应考虑到提前布局、持续布局和产品化布局。

企业根据专利信息和非专利信息的分析获取行业技术发展的趋势，伴随自身的研发进程，在技术方案设想阶段进行提前专利布局，在技术方案逐渐成型的过程中进行持续的专利布局，并在技术方案成型后进行产品化专利布局。

总之，从行业发展的前瞻性角度进行专利布局为企业自主研发技术的保护提供了时间上的优势和保障。

在前瞻性角度布局时也需要考虑大的时代背景，例如，当前大数据以及人工智能的飞速发展对很多行业都产生了或多或少的影响，越来越多的国家已经从国家战略的高度来考虑这个问题，行业的发展与科技发展的时代背景息息相关，因此在从行业发展的前瞻性角度进行专利布局规划时应同时考虑科技发展的时代背景。

从竞争对手制衡的角度来看，企业在进行专利布局规划时应首先对竞争对手进行分析，研究企业自身相对于竞争对手的优势技术、劣势技术和共同空白技术，以确定出企业可能要重点聚焦突破的技术，围绕该技术进行重点布局。

此外，考虑到对竞争对手的制衡，企业专利布局时应增加专利对竞争对手的限制，对竞争对手的限制主要从未来技术发展趋势预测、核心专利的改进和竞争对手的产品/专利布局漏洞三方面来考虑专利布局。

当然，为了避免侵犯竞争对手的权利，对其专利技术进行规避设计也是企业专利布局时不可忽视的角度。

此外，随着经济全球化的到来，企业的专利布局在考虑制衡竞争对手的同时，也应考虑与竞争对手合作，这是可能的，甚至是必要的。

实际上，目前世界上真正很有竞争力的产品，几乎不可能没有与竞争者合作的成分，IBM把自己的创新称为“合作创新”，用意也在此。

因此，针对竞争对手的相应的专利布局也可能在未来合作过程中起到相应的作用。

二、基本要素合理 专利布局规划的基本要素包括专利布局的时间、专利布局的市场（地域）以及专利布局的方式。

合理的专利布局基本要素使企业的专利能够真正在时间、空间上体现出其对企业经营的价值。

专利布局的时间规划主要考虑两方面因素：

第一，技术研发与专利布局时间上的关联性，主要体现在专利组合的较早的优先权日与产品的研发或上市等时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于，更早的优先权日以及在研发早期就开始的持续性的专利布局会对竞争对手造成一定的阻碍，同时避免产品已上市却还未进行专利保护的尴尬。

第二，专利组合中各个专利在时间上的关联性，主要体现在核心专利及其关联专利在时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于实质、有效地延长企业核心技术的“实际保护期限”。

专利布局市场是布局规划的另一基本要素，其主要体现在对目标市场地域的选择，地域的选择主要考虑四方面因素：企业整体市场品牌战略、竞争对手所在的区域以及竞争对手的目标市场、产品和技术的主要发展区域以及各个国家和地区的知识产权保护环境。

专利布局的地域考量，主要为了协助企业达到开拓市场、遏制竞争对手等商业上的目的。

专利布局方式根据各国专利制度的不同而不同。

举例来说，美国有专利临时申请制度，因而在中国和美国布局专利时就要考虑专利类型的差异。

有的国家专利可以保护计算机程序和商业方法等，因而在不同国家布局专利时要考虑到可以保护主题的不同类型。

除此以外，各个国家和地区在申请文件的构建、可构建专利组合的制度（优先权、分案、继续申请等）以及专利申请制度（流程、费用、公开、快速审查、修改等）等方面都有各自的特点，企业在专利布局规划时应考虑上述不同，选择不同的专利布局方式。

三、组合模式得当 专利组合模式是专利布局规划的重要内容，专利组合模式包括纵向布局和横向布局。

纵向布局包括产业链的延伸、技术领域的延伸等；而横向布局包括技术本身的延伸（技术向产品、工艺、应用、材料、设备的延伸）。

具体来说，笔者根据以往协助企业进行专利布局规划的经验总结出以下五种专利组合模式：

第一，基础+改进方案，布局解决一个技术问题的纵深方向的技术方案； 第二，并列/替换方案，布局解决一个技术问题的所有技术方案； 第三，多技术点/多技术角度保护式：从不同角度来布局技术方案； 第四，上下游延伸式，针对技术方案延伸到材料、产品、专用设备等的布局； 第五，基础+应用领域拓展，考虑到对技术方案的应用领域而进行的布局。

什么样的专利组合模式对于企业来说是得当的？这需要以专利组合是否最终对企业的商业经营有好的效果为标准进行评估。

专利组合模式的评估可以考虑以下六个角度：

第一，重点产品或核心技术是否展开了专利组合设计； 第二，重点产品或核心技术是否从技术本身、产业链上下游以及竞争对手的技术保护上考虑； 第三，专利组合设计在技术关联结构方面考虑是否完整或者说是否存在明显遗漏； 第四，专利组合设计的效果是否达到，专利之间的组合对核心技术/系统部件的保护范围贡献、权利稳定性、可规避型、侵权覆盖等产生显著改善； 第五，专利组合设计在时间上是否具有持续性，专利组合设计中的各专利之间在时间维度上的衔接是否合理； 第六，专利组合设计的地域、国别是否选择恰当。


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