发明专利申请优先审查讲解，发警告函前如何「调查」和「取证」

今天，乐知网律师 给大家分享： 发明专利申请优先审查讲解，发警告函前如何「调查」和「取证」。

发明专利申请优先审查讲解

在中国，发明专利申请的审查周期一般为2-3年时间，而越来越多的申请人则希望缩短专利审查周期。

除了在提交专利申请时请求“提前公开”、在提交专利申请的同时提出实质审查请求、提出专利审查高速路（PPH）请求之外，申请人目前还可以考虑另外一种加速机制，即，提交专利申请的优先审查请求。

国家知识产权局于2022年6月审议通过《专利优先审查管理办法》（本文以下简称其为《办法》），并自8月1日起施行。

《办法》中规定：自同意优先审查之日起，发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案。

相比于仅能加速第一次审查意见发出的其他加速机制（如PPH），专利申请的优先审查能够大大缩短专利申请的整体审查周期，加速了专利申请的结案进程。

针对发明专利申请的优先审查请求，目前的要求是：发明专利是采用电子申请方式提交、且发明专利申请已经提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件。

申请人提出专利申请优先审查请求，应当提交优先审查请求书、现有技术以及其他相关证明文件。

根据《办法》第三条的规定，专利申请的优先审查适用于以下6种情形：

（一）涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业； （二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业； （三）涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快； （四）专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造； （五）就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请； （六）其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

而针对以上列出的六种情形，申请人在提出专利申请优先审查请求时，所需提交的文件也有所不同。

本文将结合笔者近期处理的一个案例（以下称之为专利申请A），来说明按照上述第五项情形提出优先审查请求的具体过程。

中国专利申请A的申请人是一家中国企业。

作为专利代理人，我们在与申请人进行前期沟通时，了解到申请人在中国提出该专利申请A之后，又就相同的主题、以专利申请A作为优先权，提出了PCT国际申请。

这种情况恰好符合专利申请优先审查的上述第五项情形，因此我方以上述第五项理由对专利申请A提出优先审查请求。

向外提出申请的中国首次申请包含PCT途径和巴黎公约途径两种情形。

对于通过PCT途径向其他国家或地区提出申请的，无需提交证明文件，仅在优先审查请求书中写明国际申请号即可。

这样，针对专利申请A，由于基于其相同主题以PCT途径提出向外申请，因而优先审查所必需的相关证明文件相比于其他几项情形则很少，这大大简化了文件准备工作。

在提出优先审查请求时，需要提交申请人的身份证明文件，例如，专利申请A的申请人是企业，需要提交申请人加盖公章的营业执照复印件。

而对于申请人是个人的情况，则需提交申请人的身份证原件及复印件（中国申请人）或申请人的护照复印件（外国申请人）。

大多数优先审查的适用情形需要由国知局或者省级知识产权局签署推荐意见，只有《办法》中列出的第五项情形，不需要签署推荐意见。

也就是说，专利申请A的优先审查请求可直接提交到国家知识产权局，而不需要经过省级知识产权局签署推荐意见。

相比于《办法》列出的其他几项情形，上述第五项情形大大简化了请求程序。

对于发明专利申请的优先审查请求，还应当提交现有技术资料，上述第五项情形也不例外。

关于现有技术资料的准备，例如，可以依据前期检索结果，也可以参考专利申请说明书中提到的现有技术（多在“背景部分”中出现）。

对于专利申请A，由于存在相同主题的PCT国际申请，我们主要依据PCT国际申请的国际检索报告，对现有技术资料进行了准备、整理和提交。

在文件资料准备充分后，我们于2022年5月29日针对专利申请A提交了优先审查请求。

仅仅间隔8天时间，国家知识产权局即发出了专利申请予以优先审查通知书。

接着，国家知识产权局于2022年6月22日发出了第一次审查意见通知书。

即，从下发予以优先审查通知书到下发第一次审查意见通知书仅间隔了14天的时间。

根据《办法》的规定，申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月。

也即，无论是第一次审查意见通知书、还是后续的审查意见通知书，申请人提交答复意见的期限均是发文日起两个月。

如申请人未在上述规定期限内提交答复意见，则优先审查程序停止，申请按照普通程序处理。

对于专利申请A，审查程序的时间节点如下：

- 2022年6月22日发出第一次审查意见通知书； - 2022年8月13日提交答复； - 2022年8月22日下发第二次审查意见通知书； - 2022年10月22日提交答复； - 2022年11月7日下发第三次审查意见通知书； - 2022年1月7日提交答复； - 2022年2月12日下发驳回决定。

自审查员下发驳回决定，发明专利申请A的优先审查程序结束。

自收到予以优先审查通知书到该专利申请A结案总共经历了7个月左右的时间。

优先审查机制设定了审结期限，给予了申请人明确的时间预期。

这是优先审查程序相比于其他加速机制的一个特殊之处。

优先审查只是缩短了专利申请的审查周期，专利申请的最终归宿究竟是授权、还是驳回，取决于申请自身的可专利性，与优先审查程序无关。

优先审查是一把双刃剑，可能加快授权也可能加速驳回。

发警告函前如何「调查」和「取证」

随着商标侵权行为日益增多，权利人维权的时间和金钱成本日益增加，给企业带来一定负担。

作为长期经营且具有一定规模的企业，如果放任这些侵权行为，又会给企业的声誉及市场份额带来长期的影响。

针对一些经营规模较小的侵权人，企业会尝试选择更加经济快捷的维权方式，在前期准备工作充足，自身权利明确，且侵权事实清楚的情况下，警告函是一个经济快捷的维权途径。

但是因为警告函并不具有强制力，其弊端也较为明显。

一些侵权人在收到警告函后可能会选择置之不理，等待权利人的下一步行动，如果权利人不愿意再耗费时间及精力，侵权人将会逃过一劫。

而一些权利人可能会选择删除侵权信息，并否认侵权行为，或在删除信息后明确表示拒绝配合权利人的其他要求。

在这样的情况下，权利人可能因为权利未能得到充分的保障，而必须采取进一步的措施。

但是面对已经被删除的侵权信息，以及隐匿的侵权人，权利人反而无从下手。

此时警告函发送前的准备工作就显得尤为重要。

调查一些情况下，侵权人在实施侵权行为时不会明确写明自己的身份。

他们通过一些模糊的信息来宣传或销售侵权产品或服务。

这时，权利人应首先针对侵权人进行调查，调查对方的身份、经营地址、联系信息，以及侵权事实和规模等。

只有当这些信息被完全掌握时，警告函才可能起到作用。

如果我们不知道对方的身份信息，仅通过一些途径获得了对方的 、手机号、不实际经营的公司注册地址等，我们无法保障对方收到了警告函，更无法保障我们后续可以与对方取得联系，并要求对方停止侵权行为。

同时，如果对对方的侵权行为及规模未能完全掌握，我们得知的信息仅是对方行为的冰山一角，那么可能会导致一个重要目标潜伏的更加深，反而会对权利人产生负面的影响。

取证如前所述，一些侵权人可能在收到警告函后删除侵权信息，并否认侵权事实。

如果权利人未在发送警告函前固定证据，且权利人的权利未能得到充分保证而必须采取其他行动的情况下，权利人将会处于被动地位。

因为前期未能固定证据，且后续获取证据的可能较低，权利人无论是提起诉讼或向有关部门进行投诉，都无法提供证据来支撑诉求。

那么无论是法院或是有关部门都难以支持权利人的观点。

如果权利人等待侵权人再次实施侵权行为，则可能会需要一个较长的周期。

这将拉长权利人的维权周期、增加维权成本成本，同时还可能导致权利人维权失败的风险。

尤其应当注意，根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

从公布的裁判文书来分析，确认不侵权之诉不仅适用于专利案件，也适用于商标案件。

如果发送警告函前不做好证据固定，侵权人收到警告函后删除侵权信息，反过来提起不侵权之诉，权利人因为没有证据支持构成侵权，反而陷入被动的地位。

因此，警告函虽然是一个方便快捷的维权手段，但发送警告函前应尽可能完成调查及取证的工作，这是警告函发送的基础，以及成功维权的关键。

可以通过哪些途径查找商标侵权线索？

一利用互联网资源挖掘侵权线索 01国内各大电子商务交易平台我们可以充分利用国内各大电子商务交易平台查找侵权线索。

通过在电商平台上进行品牌或者商品搜索，找出可能实施商标侵权行为的商品链接。

通常来说，卖家可能会在商品标题、商品图片、视频或商品详情等地方实施侵权行为。

搜索到侵权链接后，我们可以通过点击店铺名称查看其基本信息，尤其是该店铺提供的企业营业执照，并开展下一步调查。

02国家企业信用信息公示系统通过涉嫌侵权的企业名称，我们可以在国家企业信用信息公示系统中对其进行查询，了解更多的企业信息。

通过查看经营范围，我们可以了解该企业是否与客户处于同一领域，属于同行业的竞争者；通过查看股东成员和主要人员的信息，我们可以了解是否存在其他关联公司，关联公司是否存在侵权行为，从而帮助我们判断其侵权恶意的大小等。

03第三方企业信息服务平台除官方的国家企业信用信息公示系统外，我们还可以通过更加便捷的第三方企业信息服务平台查询相关信息，比如企查查、爱企查等进行查询。

除了注册信息外，在这些平台上还可以查询到更多的信息，比如是否有官方网站、企业 、涉及的法律诉讼、知识产权等。

04企业官方网站若涉嫌侵权的企业有自己的网站，我们可以登录其网站进行更多的侵权检索。

查看其公司主页是否使用了我们的商标，是否有相关的虚假宣传，其产品展示页面是否使用了我们的商标或者存在其他形式的侵权行为。

05互联网图片搜索如果未查询到涉嫌侵权企业的网站，我们可以使用互联网图片搜索功能查询该企业的名称，看看是否能查询到有关的公司图片、产品图片等，再通过查询图片来源追本溯源，查询其相关涉嫌侵权网站。

06 各类生活信息服务APP除上述提供的检索平台外，我们还可以通过各类生活信息服务APP进行线索调查，尤其是可能存在线下实体店铺的产品或服务。

通过查询公司名称，查看其商铺图片、简介、消费者评价、消费图片分享等信息，检索任何可能的侵权线索。

07 ICP信息备案管理系统根据《互联网信息服务管理办法》，互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。

国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。

未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

我们可以通过国家ICP信息备案管理系统，对客户的商标进行搜索，查看是否有其他主体对与客户商标相同或者近似的域名进行备案，涉嫌构成域名侵权。


二线下实地走访，调查侵权行为除利用互联网对侵权线索进行搜索外，我们还可以针对目标企业进行现场调查。

通过现场调查，我们可以对目标进行深入调查，获取目标的生产、经营信息，是否实际生产和使用客户的商标，侵权产品的产量和销量，销售渠道，库存数量，库存位置，是否存在其他侵权行为等。


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