向外国申请专利的保密审查讲解，商标平行进口的诉讼策略讲解

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向外国申请专利的保密审查讲解

随着技术的进步和经济全球化日益加深，越来越多的中国企业需要将自己的技术输出到国外并得到相应的保护，以开拓和占领国际市场。

外资或合资企业也会根据自己的专利布局，将在中国完成的专利在不同的国家进行申请。

根据我国专利法的规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国知局进行保密审查。

审查通过以后，才可以向外国进行专利申请。

因此，在专利布局中，保密审查的也将起到越来越重要的作用。

一、保密审查的主体 《专利法》第二十条第一款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。

也就是说，专利法规定了提出保密审查的主体包括所有类型的申请人，不限于中国单位或者个人，还包括外国人、外国企业或者外国其他组织。

对于在中国完成的发明或实用新型，无论申请人是中国单位或者个人，还是外国人、外国企业或外国其他组织，无论申请人先在中国提交申请而后向外国提交申请，还是先在外国提交申请而后又在中国申请专利，或者无论在外国提交专利申请的发明或者实用新型是否需要保密，只要需要在外国申请专利，均应当事先报经国知局进行保密审查。

如果在中国专利申请的审查过程中发现该专利申请未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交了专利申请，则该中国专利申请将不被授权。

而对于已经获得授权的中国专利，也可以请求宣告该中国专利的专利权无效。

二、保密审查的客体 保密审查的客体是指需要由国家知识产权局进行保密审查的对象。

《专利法》第二十条第一款还规定了提出保密审查的客体为发明或者实用新型。

需要注意的是，外观设计并不属于保密审查的客体。

也就是说，申请人可以直接将自己的外观设计向外国申请专利，而无需事先报经国知局进行保密审查。

此外，需要进行保密审查的发明或实用新型仅限于在中国完成的发明或者实用新型。

这里需要读者注意的是，目前《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》均没有明确规定如何判断发明或实用新型专利是在中国完成的。

这就会导致在实践中对于一些特殊的情况，判断发明或新型专利是否是在中国完成的比较困难。

例如对于申请人是跨国企业，其发明创造可能有一部分是在国内完成的，而有一部分是在国外完成。

准确界定这些发明创造是否在中国完成的难度很大。

有观点认为，对于这样的发明创造，主要根据对全部发明创造或至少对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分在哪里完成进行判断，如果全部发明创造或对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分是在中国完成的，则可以认定为发明创造性是在中国完成的。

也有观点认为应当从独立权利要求进行判断。

也就是说，如果记载在说明书中的技术方案是在外国完成的，不能直接得出该发明或实用新型就是在外国完成的结论。

对于此问题，审查员在审查实践中通常采取严格审查的谨慎态度，也就是说，发明或实用新型中任何部分是在中国完成的，就属于“在中国完成的发明或实用新型”，均应当进行保密审查。

三、保密审查的提出方式 根据《专利法实施细则》第八条的规定，申请人可以通过以下三种方式提出向外国申请专利保密审查请求：

方式一：直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交国际专利申请的，事先向国知局提出保密审查请求，并详细说明其技术方案。

方式二：在中国提出专利申请的同时或者之后，提出向外国申请专利保密审查请求。

方式三：向国知局提交国际专利申请的，视为同时提出了保密审查请求。

实践中，如果申请人想要在短时间内获得保密审查结果，可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求，也可以根据需要考虑直接向国知局提交国际专利申请，这两种方式的审查时间较短。

四、保密审查 《专利法实施细则》第九条规定：国知局收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知；申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

国知局依照前款规定通知进行保密审查的，应当及时作出是否需要保密的决定，并通知申请人。

申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

五、保密审查的解密 保密专利申请的申请人或者保密专利的专利权人可以书面提出解密请求。

专利局每两年对保密专利申请（或专利）进行一次复查，经复查认为不需要继续保密的，通知申请人予以解密。

解密后的发明或者实用新型，按照一般的发明或实用新型专利进行审查和管理。

六、关于保密审查的建议和策略 1、外观设计专利不属于保密审查的客体，可以直接向外国提出申请，无需进行保密审查。

2、只要发明或实用新型中有任何一部分是在中国完成的，不管在中国完成的部分是否具有创造性贡献，或者不管这部分是不是在独立权利要求中保护的，在向外国提交专利申请之前，均应当向国家知识产权局提出保密审查的请求。

3、为了短时间内获得保密审查结果，申请人可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求，该策略使保密审查时间缩短。

4、《专利法实施细则》第65条对可提出无效宣告请求的理由进行了规定，其中包括保密审查的条款。

也就是说，即使发明或者实用新型已经获得授权，如果有证据表明其违反了保密审查的规定，任何人均可以对该发明或者实用新型提出无效宣告请求。

因此，申请人在向外国申请专利时，一定要符合上述保密审查的规定。

商标平行进口的诉讼策略讲解

在我国现行的法律中，对涉及专利权的平行进口，在《专利法》第六十九条第一款做出了明确的规定，即专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权的行为。

然而对于涉及商标权的平行进口，截止目前没有明确的法律法规对其是否属于侵权行为作出定性。

近年来，随着跨国贸易的迅猛发展，平行进口交易的数量急速增加，其中涉及商标平行进口行为的侵权纠纷也不断出现。

由于缺乏明确、清晰的法律规定，导致各级法院对涉及商标平行进口案件的判决情况大相径庭。

在涉及商标平行进口案件的判决中，对商标权的平行进口是否构成商标侵权存在两种观点。

其中在认为商标平行进口行为构成商标侵权的判例中，主要理由有以下几点：1、被诉侵权方无法提供有效证据证明其销售商品（涉案商品）来自权利人或经权利人授权的被许可人；2、因国内外对同样的商品的行业标准不同，涉案商品在进入国内市场时需进行相应改进，已与国内销售的正品存在实质性差异，上述差异会对权利人的商誉造成不利影响；3、销售上述涉案商品的行为构成《商标法》第五十七条第一款规定的商标侵权行为；4、强调商标权一国用尽原则，涉案商品在出口国属于合法商品并不意味着其在中国也同样合法。

而在认为商标平行进口行为不构成商标侵权的判例中，主要理由为： 1、根据“谁主张谁举证”原则，应由权利人或经权利人授权的被许可人举证证明涉案商品属于侵权产品；2、权利人无法证明涉案商品与正品存在实质性差异；3、平行进口行为不会对权利人的商誉产生不良影响；4、强调商标权国际用尽原则，认定平行进口属于合法行为，不构成商标侵权。

如何在法律对商标平行进口行为没有明确定性的现实下，针对此类案件制定诉讼策略呢？

一、 客户为商标权利人或经权利人授权的被许可人 商标权利人或经权利人授权的被许可人的诉讼目的在于证明对方的行为构成商标侵权，其可以从以下几点考虑：

1、强调知识产权具有地域性，权利人在不同国家是以彼此相互独立的主体申请并拥有各自在该特定国家的商标权。

列出这一点，主要是考虑到被诉方在答辩时往往会强调其产品是从合法渠道购进的正品，在多数在先判例中，若法院对此给予了肯定，则有很大概率会结合商标权国际用尽原则认定被诉方平行进口行为不构成商标侵权，导致权利人一方败诉。

此时，若权利人一方主张境内外的商标权人彼此相互独立且从现有证据上无法证明二者间存在关联，则法院会要求被诉方证明其销售商品的来源合法，而被诉方往往很难给出有效证据证明境内外商标权人之间的关系，由此，也就无法证明其销售商品来自权利人一方，其商品来源的合法性也就不会得到法院的认可。

关于这一点，可以参考浙0110民初2336号判决书。

2、对境内外行业标准不同的商品，要主张被诉方销售商品在进入中国市场时未进行符合中国行业标准的改造或经过改造后已经与权利人销售的正品产生实质性差异，其在中国市场销售会损害权利人的商誉。

对部分平行进口商品，境内外有着不同的行业标准，符合境外要求的商品并不一定同时符合国内的要求。

以长沙市中级人民法院审理的“米其林轮胎案”（(2009)长中民三初字第0073号判决书）为例，平行进口商引进到中国的轮胎上并没有国内销售同类型商品必需的“3C”认证标识，可能存在安全隐患，违反我国的强制性规定。

法院由此认定，这种产品我国境内的销售已属违法，且可能存在性能和安全隐患，破坏了商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对米其林公司的注册商标专用权已造成实际损害，构成商标侵权。

与这种情况相对应的是，部分平行进口商在引进如汽车、数码器材、精密仪器等商品时，会根据国内的标准对商品进行改造。

上述商品往往技术含量较高且国内正品售价明显高于平行进口商品。

此时，权利人一方在诉讼中应重点强调改造后的商品相对国内正品已产生实质性差异，在质量、售后服务等方面存在隐患，容易引起消费者抱怨，从而损害权利人一方的商誉。

具体取证时，可以将国内外的正品的技术参数进行对比，指出二者的差异点，进而对比国内正品与改造后的平行进口商品，指出后者相对前者在使用时会存在质量低下、客户体验差等方面的问题；或从售后角度，强调平行进口商在其销售的商品出现问题时，无法向消费者提供购买正品时可以获得的有效售后服务，而消费者往往会因对平行进口的不了解，将对此类情况的不满迁怒于权利人一方，从而对其商誉产生负面认知。

在此基础上，权利人一方还可以进一步主张被诉方是在通过低价销售占领权利人一方市场份额，同时构成不正当竞争。

3、主张被诉方对权利人商标的使用已超出必要范围，构成商标侵权。

平行进口商往往不会获得商标权利人的商标使用许可，但其在销售商品时，又需要使用商标对其商品进行指示宣传。

此时，权利人一方可以对其使用行为进行分析，一旦发现其对商标的使用超出了必要限度，应及时进行证据保全并提起侵犯商标权之诉。

2014年上海市高级人民法院审理的“维多利亚的秘密”侵害商标权和不正当竞争纠纷案（(2014)沪高民三(知)终字第104号）就是这方面的典型案例。

本案中，锦天公司从LBI公司(维多利亚公司的母公司)处购进一批库存产品，被告麦司公司得到锦天公司授权在中国境内销售所购进的标注涉案商标的库存产品，但是整个交易过程并不涉及商标的授权使用。

然而，麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA‘S SECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，构成对“VICTORIA’S SECRET”服务商标专用权的侵害，已构成商标侵权；另外，其过度的宣传，使消费者误以为麦司公司与维多利亚公司之间存在授权许可关系，从而使被告由此不正当地获得商业机会，亦可能对维多利亚公司今后在中国境内开展商业活动带来不利影响，其行为同时构成不正当竞争行为。

一审法院认定麦司公司的行为构成商标侵权及不正当竞争，并赔偿维多利亚公司经济损失50万元。

二审法院经开庭审理后，支持了一审法院观点，判决维持一审判决。

4、需要补充的是，权利人一方在根据以上几点制定诉讼策略时，可以请求法院参考《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中有关加大知识产权侵权行为惩治力度、规制知识产权滥用行为的规定，结合国家近几年不断加强保护知识产权力度的大环境给予权利人更充分有力的支持。

二、 客户为平行进口商 平行进口商一方的诉讼目的是要证明平行进口是合法行为，并不构成商标侵权。

其在制定策略时，同样有一些可参考的因素：

1、坚持所销售商品为通过合法途径取得的正品，且未对涉案商品作出任何改变，其销售行为不会损害权利人的商誉。

通过对在先判例的研读，笔者发现，在与平行进口相关的案例中，法院首先要认定的就是被诉方所销售的商品来源是否合法。

在肯定商品是通过正规渠道取得的海外正品后，除非被诉方对涉案商品作出改变，或者对涉案商标进行了过度的使用甚至是滥用，法院倾向于认为平行进口不构成商标侵权。

可见商品来源问题对平行进口相关案件结果的重要性。

为了证明商品来源的合法性，被诉方一定要做到如下几点：进货前确认供货商为商标权利人或获得商标使用许可的被许可人，同时要对正品的包装、售价等基本情况做一定了解，确保被供应的商品为来自正规渠道的正品；进货时保留好进货单、海关报关单、消费小票等凭据，以证明商品来源于合法途径；在售后服务方面，若可以满足消费者的需求，一定要进行明示，若不能，则要提示可以解决的途径或突出强调风险，以有效规避风险。

2、坚持商标权国际用尽原则，强调商标权人无权在通过合法途径售卖商品获利后又二次获利。

目前支持平行进口为合法行为的法院判例中，大多以商标权国际用尽原则为依据，主张商品一经投入市场，商标权就在国际范围内用尽，丧失了对带有该商标的商品再销售、转卖、处置等行为的控制权，一旦商标已合法投入市场，权利人就无权再加以干预，因而平行进口就是正常合法的贸易活动。

目前大多数发展中国家认同这一标准。

鉴于我国目前仍属发展中国家，需要大量引入发达国家知识产权发展自身的现实情况，只要被诉方销售的商品不存在来源、质量等方面重大的不足，其平行进口行为一般会被法院认定为合法行为。

3、平行进口商一方还可以结合国际贸易迅猛发展、全球经济一体化进程加速的背景，说明若任由商标权利人无限制地行使其商标权，则会形成市场垄断，权利人可以随意控制市场，不利于形成良好的交易秩序。

PCT申请中进行合案申请的修改讲解

随着国内企业的不断发展，其专利申请和市场战略都越来越多地瞄准国际市场。

专利作为企业保护核心技术的利器，在国内企业进军国际市场的过程中发挥着不可或缺的作用。

PCT申请作为向海外申请专利的一种途径，由于存在着极大的便利性，越来越受到国内企业的重视。

不同于国内的普通专利申请，向海外申请专利成本更高，而且对申请成功率的要求也更高。

很多国内企业在准备向海外申请专利的过程中，往往在众多国内普通专利申请中进行海选，选出其中被认为最有价值或者最有成功把握的专利申请进行海外申请。

有时，在有限的预算下往往需要在多项均被认为很有价值的专利申请中再次做出抉择，或者，在选出认为最适合向海外申请的几项专利申请后，又顾虑于进行海外申请时有可能成功率不高，担心在付出大量费用的情况下最后一无所获，而无所适从。

这时，可以考虑对国内的多项普通专利申请进行合案申请，这样既节约了申请成本，又提高了申请的成功率，可谓一举多得。

但是，是否所有的案件都适合进行合案申请？答案是否定的。

本文旨在对进行PCT申请时在何种情况下进行合案申请，以及合案申请中如何进行修改的问题进行分析，并结合实际对PCT申请中进行合案申请的修改提出建议。

一、在PCT申请中进行合案申请的依据 根据《专利合作条约》（PCT）第8条的规定，一项PCT申请可以要求一项或者几项在先国家申请的优先权。

即，在提出PCT申请时，可以将一项或者多项国家申请进行合案处理，合并为一项或几项PCT申请，从而在提交PCT申请时，在有限的数量之下照顾到更多国内普通专利申请进行海外申请的需求。

二、在PCT申请中进行合案申请的好处 在进行PCT申请时，通过合案申请可以将多项申请合并为较少数量的申请，甚至将多项申请合并为一项申请，因而，可以节约申请费用，同时，也避免了企业专利工作人员在海选出多项均被认为很有价值的专利申请后需再次做出艰难的抉择。

在PCT申请中，通过合案申请可以将多项申请合并为较少数量的申请，甚至是一项申请，因而，合并后的申请包含的技术点更多，创新点或者可专利点也更多，从而可提高申请的成功率。

同时，也在一定程度上打消企业专利工作人员对于海外申请成功率的顾虑。

在进行PCT申请的初期，企业专利工作人员有可能无法确定哪项专利是真正想要的专利，或者是最有价值的专利，此时，也可以通过进行合案申请，在后续程序中对合案申请进行改写来对保护范围的侧重点进行调整的策略来进行申请。

三、在PCT申请中进行合案申请时的考虑 在PCT申请过程中考虑进行合案申请时，申请人通常需要考虑哪些申请适合进行合案申请的改写，以下角度可以作为考虑的着眼点：

1。 从产品的角度考虑 通常涉及同一个产品的多项申请，可以考虑通过修改使其成为一项合案申请，改写难度较低。

对于涉及到不同产品的多个项申请，通过修改使其成为合案申请的难度较高。

2。从保护范围的角度考虑 申请人通常不希望在进行合案申请的修改时，为了提高授权可能性而损失掉部分权利要求的保护范围。

例如，修改后的合案申请的独立权利要求的保护范围没有修改前的各项申请的独立权利要求的保护范围大，或者修改后的合案申请的权利要求书损失掉了普通申请的部分保护范围。

3。从申请日的角度考虑 如果申请日的时间相差比较远，例如，超出了优先权期限（12个月），就不适合进行合案申请的改写，否则会导致申请日早的申请无法享受到优先权。

四、在PCT申请中进行合案申请的修改建议 1、基础申请及其改进型申请的修改 如果在国内进行专利申请时，存在一项基础申请，该基础申请又存在几项改进型申请，则可以考虑修改基础申请及其改进型申请，将其修改为合案申请。

具体修改时，可以将基础申请的独立权利要求直接作为合案申请的独立权利要求，其他改进型申请的独立权利要求修改为从属权利要求。

2、多项关系不明确的申请的修改 如果在国内进行专利申请时，多项申请涉及同一个产品或者同一个方法，但不确定相互之间的关系，例如，是不是基础申请及其改进型申请，则需要对各项申请的保护范围进行具体判断，判断多项申请中的哪些申请适合作为同一项合案申请进行修改。

基本的判断原则通常是，在尽量不损失保护范围的基础上进行修改。

例如，将具备上下位关系或者符合单一性要求的权利要求作为一项合案申请的权利要求进行修改。

这种情况下的修改较为复杂，需要对多项申请的权利要求布局或保护范围有一个整体性的认识。

3、多项相关性不强的申请的修改 如果在国内进行专利申请时，多项申请的改进点明显不同，是否可以考虑进行合案申请的修改？答案是肯定的。

但需要明了的是，这时通常需要损失掉一些国内普通申请的保护范围，因而，这种情况下的修改需要谨慎进行。

如果确需进行这种情况下的修改，可以考虑在对各项普通申请的改进的重要性或者市场前景进行分析判断的情况下进行修改。

这种情况下的修改也较为复杂，需要对技术方案的重要性或者市场前景有一定的判断。

五、在PCT申请中进行合案申请的其他问题 需要指出的是，虽然考虑到申请费用或者成功率的因素在进行PCT申请时进行了合案申请的修改，但是，在整个PCT申请的过程中，合案申请的修改并非一个不可逆的过程。

例如，在PCT申请进入国家阶段的时候，也可以进行拆分申请，或者，在进入国家阶段以后，在考虑到审查意见的基础上，也可以通过提交分案申请进行拆分。

这样，即便在准备PCT申请时损失了一些保护范围，但还是有机会在后续的程序中弥补回来。

而在这个过程中，申请人也往往对保护范围的需求有了一个重新的认识。


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