在后商号与在先商标的冲突问题讲解，在无效程序中对于修改超范围的争辩方式

今天，乐知网律师 给大家分享： 在后商号与在先商标的冲突问题讲解 ，在无效程序中对于修改超范围的争辩方式。

在后商号与在先商标的冲突问题讲解

随着我国经济水平的高速发展，企业普遍都意识到了商标保护体系的建立对其经营发展规划的重要性。

现如今，商标代理机构遍地开花，除了及时全面地完善注册商标体系的建立，各大企业的重心正在向注册商标的管理与保护体系倾斜。

在实践中，企业商号与注册商标的冲突问题并不算少数，笔者本文就在后商号与在先商标的冲突进行分析。

在企业筹备阶段，有一件非常重要的事情，就是“起名”；这里的“名”既包括企业的名称，也包括品牌的名称。

企业名称确定后，提交市场监督管理部门进行审核登记；品牌名称确定后，提交国家知识产权局审核注册。

尽管二者均经官方审核后授予，但仍有可能与其他第三方主体的在先权利存在冲突。

这里的冲突，既包括在后商号与在先注册商标的冲突；也包括在后注册商标与在先商号的冲突。

究竟应当优先保护哪一项权利？是谁在先就保护谁吗？本文主要分析在后商号与在先注册商标的冲突。

实践中， 在后商号与在先注册商标冲突的案件中，在后商号使用人均会提出一个相同观点，即“我的企业名称是经国家工商部门（现已更名为市场监督管理部门）核准并颁发营业执照的，我有权按照执照上的名称继续使用”。

实际上，市场监督管理部门在对企业名称进行审核时，并不会对其是否与在先注册商标冲突进行严格审核。

一方面是由于登记机关与审查机制的不同，另一方面也是由于尚不能形成统一的审核标准。

关于在后企业名称使用在先注册商标的行为主要规定在现行《商标法》第五十八条：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。

衔接到《反不正当竞争法》，应当依据的是第二条：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为……”。

以及第六条第（四）项：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。

通过上述法律规定可知，在后企业名称使用在先注册商标的行为涉嫌构成对在先商标注册人的不正当竞争行为。

除了要求有稳定的在先注册商标专用权，在认定其行为是否构成不正当竞争时，还需考量以下几项因素：

01 在后企业名称所有人的经营范围与在先注册商标的核定商品/服务是否构成相同、类似或具有关联性。

二者之间是否具有竞争关系是一项重要的衡量因素。

如果缺乏竞争关系的基础，或者双方的经营范围上没有关联性，那么造成消费者混淆后果的可能性就相对较低。

02 在先注册商标的使用情况。

在不正当竞争案件中，维护公平良好的市场竞争环境是需要贯彻始终的原则。

对于并未投入实际使用的注册商标，即使注册时间较早，但考虑到其并未形成以拟保护商标为核心价值的市场竞争力，且在相关行业内不具有任何知名度，司法机关在认定是否构成侵权时，对该类商标的保护相对较为慎重。

从商标识别商品/服务来源的功能角度来讲，没有经过使用的商品，其识别功能也难以实现，造成相关消费者混淆的后果就更不用提及。

相反，对于已经投入实际使用并经权利人持续宣传推广获得较高知名度的商标，尤其是在企业名称所有人的所在地域范围附近，其知名度越高，造成相关消费者混淆的可能性就随之越高，被保护的可能性也更高。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项的规定：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）……（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）……”。

因此，商标权利人在提起不正当竞争诉讼时，可同时提起认定驰名商标的请求。

03 在后企业名称所有人是否恶意抄袭在先注册商标。

在后企业名称所有人的主观状态是对前述因素非常重要的补充。

如果商标权利人能够提交证据证明对方具有“傍名牌”的恶意，企图通过抄袭在先注册商标从而吸引相关消费者，快速获得市场认知度，会在一定程度影响司法机关对不正当竞争行为的认定。

综合上述，在后企业名称与在先注册商标发生冲突时，在后企业名称所有人确实可能构成对在先商标注册人的不正当竞争行为，但需综合考虑二者的竞争关系，商标的使用情况，以及企业名称所有人的主观状态，并非一定优先保护在先注册商标。

如果企业名称所有人的行为还涉及将与在先注册商标相同的商号突出使用，则其行为还涉嫌构成商标侵权。

因此，各企业在完善商标管理与保护体系时，可参考上述因素对相关行业内的涉嫌侵权者进行筛选，并确定有效的维权措施。

在无效程序中对于修改超范围的争辩方式

相关法规：

《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

《专利审查指南》规定，无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。

2022年修改的《专利审查指南》，对于无效宣告程序中权利要求的修改方式的要求更为宽松，但一般也仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修正四种方式。

“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

近日，一个无效宣告案件涉及是否修改超范围的问题，通过争辩取得了专利权维持全部有效的结果。

该案例的主要争论焦点如下：

在实质审查过程中，为进一步区别于现有技术，专利权人在权利要求1中加入新特征“可抽吸材料加热腔，用于可移除地接收使用的可抽吸材料”，之后该专利申请获得授权。

无效宣告过程中，无效宣告请求人提出，该申请需要将可抽吸材料放置在套筒中，然后再置于加热腔，即，可去除的应当是套筒，而不是可抽吸材料。

无效宣告请求人认为该修改无法由原申请记载的内容直接、毫无疑义地得到。

在无效宣告程序中，对于是否修改超范围的判断标准和争辩方式与实质审查过程中是基本是一致的，主要区别在于无效宣告程序中的修改方式更受限。

由于“套筒”这一特征并没有出现在已授权的权利要求书中，在无效宣告程序中，专利权人难以采用通过添加“套筒”特征这样的方式而以符合“权利要求的进一步限定”进而对权利要求1做出符合无效程序要求的修改。

而且，在授权的权利要求书中也没有可作为下位概念的其他特征，还没有与该修改特征不相关的其他独立权利要求。

如果合议组支持无效宣告请求人的观点，该专利将被全部无效。

因而，对于本案而言，仅通过意见陈述来进行抗辩是专利权人最优选的方式。

值得一提的是，该专利在欧洲的同族专利具有相同的保护范围，并且在异议程序中也涉及是否修改超范围的问题，最终被上诉委员会裁定为修改超范围。

然而，有利的是，欧洲异议程序对于权利要求修改的要求没有那么严格，其修改的依据可以基于说明书记载的内容。

因而，可以确定的是，本案的修改方式在欧洲专利局同样存在争议，并且欧洲同族的结果也会为本案带来一定压力。

本案通过全面、充分的争辩最终取得了理想的结果，争辩方式大致归如下。

一、充分论述原申请中相关的文字与附图 无效宣告请求人指出，本专利中可互换地使用术语“套筒”、“可抽吸材料管”和“可抽吸材料”（参见公开文本第[XXXX]至[YYYY]段）。

这些内容出现在紧密关联的两个段落中，这些内容所要描述的是同一个技术方案。

当阅读这些内容时，本领域技术人员能够理解段落中某些“可抽吸材料”实际就是包含可抽吸材料的套筒。

“[XXXX]可抽吸材料5可以包括在能够插入加热腔4中的套筒11中。

例如，如图1所示，套筒11可以包括可抽吸材料管11，可抽吸材料管11可以被插入在加热器3周围，从而使得可抽吸材料管11的内表面面对加热器3的纵向表面。

可抽吸材料管11可以是中空的。

管11的中空中心的直径可以大体等于或略大于加热器3的直径，从而使得管11紧密地装配在加热器3周围。

套筒11的长度可以近似等于加热器3的长度，从而使得加热器3可以沿其整个长度加热套筒11。

[YYYY]设备1的外壳7可以包括开口，套筒11可以通过该开口被插入加热腔4中。

该开口可以例如包括位于外壳的第二端9处的环形开口，从而使得套筒可以滑入开口并且被直接推入加热腔4中。

在设备1的使用期间，优选关闭该开口以加热可抽吸材料5。

或者，可以从设备1移除外壳7的在第二端9处的部分，从而可以将可抽吸材料5插入加热腔4。

设备1可以选择性地配备有使用者可操作的可抽吸材料排出单元，诸如被配置为使用过的可抽吸材料5滑出和/或滑离加热器3的内部机构。

用过的可抽吸材料5可以例如通过外壳7中的开口被推回。

然后，可以根据需要插入新的套筒11。

” 此外，无效宣告请求人还指出，附图1中示出“5/11”，即包含“可抽吸材料管”和“套筒”，表明其作为一个技术方案。

无效宣告请求人认为，可抽吸材料与加热腔之间必须通过套筒作为媒介或者载体，并且认为这是该专利唯一记载的技术方案，专利权人在实质审查过程中修改权利要求1时未将套筒这个关键必要的中间媒介或者载体合并入权利要求1中。

专利权人此时所要解决的问题是：不使用“套筒”作为必要技术特征的技术方案是否记载于该专利的原始文本中？为此，专利权人从以下几个方面进行争辩：

（1）有利的文字记载 一般而言，用作修改基础的文字内容在说明书等中最好是明确且独立的，不与其他技术方案相混淆。

本专利的公开文本第[ZZZZ]段明确记载了，“在使用期间，加热区10直接延伸到细长的可抽吸材料套筒11或可抽吸材料5的其它基本实心的主体”。

其中关于“可抽吸材料5的其它基本实心的主体”的表述是因为，该专利的可抽吸材料5可以根据该专利的加热器的不同位置加工为不同的形状，而不一定是实心的，因而使用了基本实心的表述。

在明确了这一点之后，可以看到“套筒11”与“可抽吸材料5”在该专利中可以是并列的技术方案，而非如无效宣告请求人所宣称的整体技术方案。

（2）文字理解 对于专利的相关文字记载需要认真核对，以纠正无效宣告请求人的错误解读，并澄清专利的技术方案。

在该专利公开文本第[XXXX]段的第一句话中记载的是“可抽吸材料5可以包括在能够插入加热腔4中的套筒11中”。

其中，“可以”一词明确了可抽吸材料可以包含在套筒中是作为可选特征存在的，亦即该特征可以存在，可以不存在，也就是说存在并列技术方案。

而且，该专利的PCT国际申请的公布文本中，此处“可以”相对应的英文单词为“may”，因而该专利的文字表述的含义是清晰无误的。

（3）参考附图 说明书附图可以用于更直观地解释相关的技术方案。

关于图1的附图标记5/11，笔者不同意无效宣告请求人的观点，“5/11”在附图1中所表达的是可以是抽吸材料5，也可以是作为可选实施方式的套筒11，而非如无效宣告请求人所宣称的整体技术方案。

此外，该专利的附图2至附图20中均没有出现套筒11，仅附图9中出现了套筒11，由此也可以明确知晓套筒仅仅是一个可选择的实施方式。

还需要注意的是，附图3和附图5均为该专利的详细分解图，但都没有出现套筒11，由此可以明确知晓，套筒11在该专利中不是必须存在的。

二、梳理申请中的技术方案 本案中，专利权人需要进一步解决的问题是：该专利的相关技术方案是否是一个整体技术方案而非多个并列技术方案？ 对此笔者对专利的发明内容做了详细梳理。

（1）论述说明书中各段落的逻辑关系 可以看到的是，本专利公开文本第[AAAA]段至第[CCCC]段的记载，是对于该专利附图1的详细说明，其中完全没有提及“套筒”，但明确提及了“可抽吸材料”。

“[AAAA] 如图1 所示，加热器3 可以包括大体圆柱形的细长加热器3，并且加热腔4 位于加热器3 的周向纵向表面的周围。

因此，加热腔4 和可抽吸材料5 包括围绕加热器3 的共轴的层。

然而，如从以下讨论中显而易见的，可以选择性地使用其它形状和配置的加热器3 和加热腔4。

[BBBB] 外壳7 可以容纳设备1 的部件，诸如能量源2 和加热器3。

如图1 所示，外壳7 可以包括近似圆柱形的管，其中，能量源2 朝向其第一端8 安置并且加热器3 和加热腔4 朝向其相反的第二端9 安置。

能量源2 和加热器3 沿外壳7 的纵向轴线延伸。

例如，如图1 所示，能量源2 和加热器3 可以端对端的布置方式沿外壳7 的中心纵向轴线对齐，从而使得能量源2 的端面面对加热器3 的端面。

外壳7 的长度可以为约130mm，能量源的长度可以为约59mm，并且加热器3 和加热区4 的长度可以为约50mm。

外壳7 的直径可以在约15mm 和约18mm 之间。

例如，外壳的第一端8 的直径可以为18mm，而在外壳的第二端9 处的口部6的直径可以为15mm。

加热器3 的直径可以在约2.0mm 和约6.0mm 之间。

加热器3 的直径可以例如在约4.0mm 和约4.5mm 之间或在约2.0mm 和约3.0mm 之间。

或者可以使用这些范围之外的加热器直径。

加热腔4 的深度可以为约5mm 并且加热器4 在其面向外的表面处可以具有约10mm 的外径。

能量源2 的直径可以在约14.0mm 和约15.0mm 之间，诸如14.6mm。

[CCCC] 可以在能量源2 和加热器3 之间设置绝热构件，以防止热量从一个直接传递到另一个。

口部6 可以位于外壳7 的第二端9 处，靠近加热腔4 和可抽吸材料5。

外壳7 适于在设备1 使用期间被使用者抓握，从而使得使用者可以从设备1 的口部6 吸入挥发的可抽吸材料化合物。

” 从该专利说明书第[CCCC]段落之后至第[XXXX]段落之前段落的记载内容可以看出，是对于附图2至附图6等其他可选实施方式的详细说明。

该专利说明书第[XXXX]段（参见前述第一点中的引用）是对于附图1的可选实施方式的说明，这些内容与前面对于附图1的说明段落（第[AAAA]段至第[CCCC]段）是完全分开的。

在第[XXXX]段第一次出现“套筒”（说明书总共72段），而且其中记载的是“可以”包含在“套筒”中（如前所述）。

因而可以明确第[XXXX]段是对于附图1的可选实施方式的说明，而其绝非是单一技术方案的必要组件。

（2）论述技术方案之间的逻辑关系 通过该专利说明书各个段落的记载内容可以看到，该专利所记载的并非是一个单一技术方案，而是包含众多可选的并列技术方案。

除套筒11之外，在该专利的发明内容中还提及了可以包括隔热罩3a、窗3b、压缩器16、膨胀器17等特征。

通过该专利的发明内容和附图可以理解这些部件同样不是必需的。

因而，结合前述的段落可以确认，该专利在总体的技术方案之内包含各种变型的技术方案，可以加入各种可选的组件。

其中，使用“套筒”的技术方案即为众多可选的技术方案中的一种方案。

三、借助其他文献或公知常识 无效宣告请求人还提出“可抽吸材料”是柔软的丝状的烟草，因而必须使用套筒。

笔者不同意无效宣告请求人的观点。

尽管该专利中没有明确说明，但该专利的“可抽吸材料”并非如无效宣告请求人所断言的那样，是柔软的丝状的烟草，而是可以根据本领域的现有技术加工为可以适于该专利的具有形状的“可抽吸材料”。

例如现有技术中制作抽吸材料的“铸型法”、“造纸法”等，均可以不使用套筒进行应用，这些是现有技术中已有记载的，是本领域技术人员完全知晓的。

这些内容虽然没有记载在该专利的说明书中，但作为与该专利的技术领域相关的公知常识，可以在争辩中加以引入，作为说理的依据，用于明示该专利中不包括“套筒”的技术方案是完全可以实现的。

因此，从原说明书和权利要求书记载的范围，本领域普通技术人员能够直接毫无疑义地得到本专利授权的权利要求1所要求保护的技术方案。

除以上的争辩之外，笔者对于此类案件还有如下的思考：

由于在无效宣告程序中修改的方式受限，因而在专利申请阶段，无论是主动修改，还是针对审查过程中的指出的问题做出修改，申请人都应当慎重考虑和实施。

对于可能存在争议的修改，申请人不能只想着如何说服审查员，而要客观考虑该申请在授权后的稳定性，即该修改方式是否存在后续被无效掉的风险。

因而，当涉及修改时，申请人应首先判断该修改是否符合专利法的相关规定，即使是在原申请中明确记载的特征，也要确认该特征在原申请中所对应的技术方案是否与所属权利要求的技术方案相符合。

如果修改后的特征是重新概括得到的，则建议在其从属权利要求中进一步限定相应的下位概念的特征，这些下位概念的特征应当是原申请中明确记载的、或能够直接毫无疑义得到的，从而避免在授权后因为专利权不稳定而被全部无效。

在答复审查意见时，如何确定当前技术方案属于保护客体？

根据国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，2022年我国有效发明专利产业化率为36.7%，创近五年新高，反映了我国知识产权转移转化支撑实体经济创新发展的能力持续增强。

越来越多的企业选择通过申请专利的方式对自身所拥有的创新型技术进行保护。

在电学领域，伴随着计算机技术的快速更新以及人工智能领域的飞速发展，与之相关的专利申请量大大提升，由此在审查答复中会出现保护客体的问题。

笔者本文针对保护客体的理解和答复思路进行分享。

在《专利法》第二条第二款明确规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

此外，在中国知识产权局2010年版的《专利审查指南》中，还对不符合专利法第二条第二款规定的客体进行了解释说明，具体内容为：“专利法所称的发明，是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，……技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。

技术手段通常是由技术特征来体现的。

未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。

”上述内容可以简单理解为：与客体保护相互关联的《专利法》第二条第二款规定所对应的“技术方案”应该同时具备三种要素：（1）技术手段；（2）技术问题；（3）技术效果。

即一件申请的发明，需要保证通过核心技术手段解决了现有技术中由于技术缺陷导致的该领域的技术问题，且最终通过上述核心技术手段达到了有益的技术效果。

对于三要素的理解：（1）自然规律，非人为设定的数学规律，即不以人的意志为转移的规律。

其中，自然规律可以理解为在特定物理环境下，反映各个对象关系的规律。

数学规律可以理解为没有物理含义的几个数字之间进行的计算。

（2）权利要求中所有技术特征与技术问题结合的紧密程度；即所有技术特征在解决本申请所对应的技术问题上构成了一个整体，并存在解决问题的必要技术特征。

（3）存在技术效果，即在解决技术问题的情况下，达到了现有技术所无法实现的技术效果。

通过两个相关示例进行解释说明，审查指南中就相关某些领域还出具的审查示例：示例1：

一种建立数学模型的方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据第一分类任务的训练样本中的特征值和至少一个第二分类任务的训练样本中的特征值，对初始特征提取模型进行训练，得到目标特征提取模型；其中，所述第二分类任务是与所述第一分类任务相关的其它分类任务；根据所述目标特征提取模型，分别对所述第一分类任务的每个训练样本中的特征值进行处理，得到所述每个训练样本对应的提取特征值；将所述每个训练样本对应的提取特征值和标签值组成提取训练样本，对初始分类模型进行训练，得到目标分类模型；将所述目标分类模型和所述目标特征提取模型组成所述第一分类任务的数学模型。

可以看出，例1中的处理对象是所有训练样本，方案中的特征值、样本等特征均没有任何特定物理含义的特征，是数学层面的参数，因此，该方案可以认为是反应数学层面（或数字层面）的规律，并非是物理层面的规律，整体方案可以理解为对抽象数学方法的优化，其整个过程也都不涉及与具体应用领域的结合，且整个方案也并不包括任何技术特征。

因此，笔者认为例1不符合客体要求。

示例2：

一种卷积神经网络CNN模型的训练方法，其特征在于，所述方法包括：获取待训练CNN模型的初始模型参数，所述初始模型参数包括各级卷积层的初始卷积核、所述各级卷积层的初始偏置矩阵、全连接层的初始权重矩阵和所述全连接层的初始偏置向量；获取多个训练图像；在所述各级卷积层上，使用所述各级卷积层上的初始卷积核和初始偏置矩阵，对每个训练图像分别进行卷积操作和最大池化操作，得到每个训练图像在所述各级卷积 层上的第一特征图像；对每个训练图像在至少一级卷积层上的第一特征图像进行水平池化操作，得到每个训练图像在各级卷积层上的第二特征图像；根据每个训练图像在各级卷积层上的第二特征图像确定每个训练图像的特征向量；根据所述初始权重矩阵和初始偏置向量对每个特征向量进行处理，得到每个训练图像的类别概率向量；根据所述每个训练图像的类别概率向量及每个训练图像的初始类别，计算类别误差；基于所述类别误差，对所述待训练CNN模型的模型参数进行调整；基于调整后的模型参数和所述多个训练图像，继续进行模型参数调整的过程，直至迭代次数达到预设次数；将迭代次数达到预设次数时，所得到的模型参数作为训练好的CNN模型的模型参数。

基于上述内容可以知晓的是，示例2是针对样本为图像的方案所设计的处理图像数据的技术方案，示例2中使用了如特征图像、训练图像等多个更为具体的特征，这些特征表征了神经网络算法与图像信息处理之间的密切联系，并且使用上述技术方案：通过在不同卷积层对图像进行不同处理并训练的手段，解决了CNN模型进能识别具有固定尺寸的图像的技术问题，最终达到使用训练好的CNN模型能识别任意尺寸待识别图像的技术效果。

因此，示例2符合客体要求。


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