如何答复 “得不到说明书支持”的审查意见？答复功能性限定权利要求讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 如何答复 “得不到说明书的支持”的审查意见？ ，如何答复功能性限定权利要求的支持问题。

如何答复 “得不到说明书的支持”的审查意见？

在专利实质审查阶段，申请人收到的审查意见通知书中经常有以下审查意见：某条权利要求中的xx特征是一个上位概念，概括了一个较宽的保护范围，但在说明书给出的实施方式中仅给出了通过yy内容实现xx特征，所属技术领域的技术人员难以预见该上位概念所概括的除本申请实施方式之外的其他方式以解决其技术问题，因此，此条权利要求得不到说明书的支持。

针对这类审查意见，申请人应该如何合宜的答复呢？笔者结合实际工作经验，总结了如下应对手段，以供读者参考。

首先，《审查指南》指出：权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变形的方式。

由上述内容可知，权利要求可以是基于说明书得到的“概括方案”，前提是所属技术领域的技术人员可以合理预测“概括方案”对应的“下位方 案”都具备相同的性能或用途。

由此，针对审查员指出的权利要求得不到说明书的支持的审查意见，笔者总结了如下答复思路：

答复思路1：在依据说明书内容或现有公开资料能够证明当前权利要求可以得到说明书的支持的情况下，可以采用不修改权利要求，直接争辩的方式进行答复。

例如，争辩说明书未公开的其他下位方案也具备与说明书中所列举的下位方案相同的性能或用途； 答复思路2：在依据说明书内容或现有公开资料无法证明当前权利要求可以得到说明书的支持的情况下，可以采用修改权利要求进行答复。

例如，基于说明书推导出一个“中位特征”，并说明本领域技术人员能够预见“中位特征”所概括的除本申请实施方式之外的其他方式以解决其技术问题，其中，“中位特征”既是审查员指出的yy内容对应的上位特征，也是本申请原权利要求记载的xx特征对应的下位特征。

以下，通过两个案例分别进行说明。

案例1 案例1在权利要求1中记载了技术特征“通过目标模型处理树木所在区域的气候信息，确定树木的生长趋势”。

审查员在审查意见中指出：目标模型概括了一个较宽的保护范围，权利要求1得不到说明书的支持。

笔者通过检索，检索到一篇公开资料，公开资料主要解释了通过数学模型计算树木在不同气候条件下的生长趋势。

进一步地，笔者将公开资料作为证据，证明了证据中的数学模型所对应的性能或用途与本申请中所列举的神经网络模型的性能或用途相同，均是根据气候信息确定树木的生长趋势，因此申请人可以将两个模型概括为“目标模型”，并由此可以证明权利要求1中的“目标模型”所对应的保护范围是适当的，权利要求1能够得到说明书的支持。

最后， 选择了答复思路1来答复本次审查意见，审查员认可了笔者的答复陈述。

如何答复功能性限定权利要求的支持问题

根据专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。

其中，“权利要求书应当以说明书为依据”（也称为权利要求书应得到说明书的支持）是指权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。

在审查实践中，常常会遇到审查员在审查意见通知书中指出某一项或多项权利要求得不到说明书支持的情况。

针对这种审查意见，笔者结合两个案例对答复思路进行了小结。

根据专利审查指南的规定：对于含有功能性限定的特征的权利要求，如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”。

在遇到权利要求中的某一特征采用功能性特征限定时，审查员经常会采用这样的理由发出权利要求得不到说明书支持的审查意见：权利要求中记载了技术特征i，而在说明书中记载了与该技术特征i相对应的具体实施例，然而，说明书中仅记载了这一具体实施例能够解决本发明所要解决的技术问题，本领域技术人员难以预期技术特征i所涵盖的除上述具体实施例之外的所有方式均能解决该技术问题，并达到相同或相似的技术效果，因此权利要求得不到说明书的支持。

针对这种审查意见，笔者提出，一种情况下，如果认为审查员的分析合理，则应根据说明书中的记载范围对权利要求中的技术特征i进行适当限缩；在另一种情况下，如果认为审查员的分析有待商榷，则笔者通常会按照以下步骤进行答复：a）根据说明书的描述，确定权利要求请求保护的技术方案所要解决的技术问题，并且结合说明书的内容具体论述为解决该技术问题，发明人所采取的技术手段；b）明确技术特征i是否是与步骤a）中所述的技术手段相对应的技术特征；c）如果技术特征i不是与步骤a）中所述的技术手段相对应的技术特征，也就是说，步骤a）中所确定的技术问题得以解决的关键并不在于特征i，则可以据此进行相应的论述；如果技术特征i是与步骤a）中所述的技术手段相对应的技术特征，则需要说明本领域技术人员基于说明书的记载所能够想到的技术特征i的其他实现方式也均能够解决上述技术问题，从而说明技术特征i的概括是合理的。

案例分析 以下笔者结合实践中的具体案例进行说明。

案例1解决技术问题的关键不在特征i审查员在审查意见中指出，权利要求中没有对控制部如何执行对位处理（特征i）进行限定，因此本领域技术人员不清楚除了本申请中所记载的具体处理方法之外的其他方法，是否也能采用本申请的图像形成装置实现将非消色调色剂与消色调色剂的对位一次性进行。

因此，权利要求没有以说明书为依据。

根据说明书的内容，本发明所要解决的技术问题是提供一种以更短的时间将不同显影剂向中间转印带的转印位置对准的图像形成装置。

为了解决该技术问题，重要的是在预定模式下，控制部以使图像形成部在片材上保留第一旋转体的圆周的长度的空白来形成第二图像的方式控制图像形成部。

本领域技术人员能够确认通过这样的方式，本申请的图像形成装置能够以更短的时间对准不同显影剂向中间转印带的转印位置。

控制部的具体构造以及具体的对位处理是本领域技术人员能够适当选择的，这些特征不是解决上述技术问题的关键。

因此将权利要求限定为说明书中的具体实施方式是没有必要的。

笔者基于上述内容进行的意见陈述，得到了审查员的认可。

案例2解决技术问题的关键在于特征i审查员在审查意见中指出，权利要求中记载了“一种由通式III表示的基于萘二酰亚胺二聚体（NDI-NDI）的分子，所述分子在400 nm至700 nm的可见波长范围内具有小于60，000 cm-1的吸收系数”（特征i），该特征是功能性表述，本申请说明书尤其是实施例仅给出了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物的吸收系数，本领域技术人员难以预见除了本申请实施例之外的所有化合物均能在可见波长范围内具有小于60，000 cm-1的吸收系数，因此该权利要求得不到说明书的支持。

然而，笔者认为，除了化合物的性质，该权利要求中还限定了基于萘二酰亚胺二聚体（NDI-NDI）的分子的结构由通式III表示，也就是该权利要求中示出了该分子的化学结构，并且权利要求已对通式III上的各取代基都进行了具体限定，因而权利要求中针对该基于萘二酰亚胺二聚体（NDI-NDI）的分子的限定并非是纯功能性的限定。

进一步而言，根据说明书的记载，本申请旨在提供一种用于光电应用的吸收层的双极性材料，即本申请所要解决的技术问题，针对该技术问题，本申请所采取的技术手段是提供一种可用作该双极性材料的在可见波长范围内具有小于60，000 cm-1的吸收系数的NDI-NDI分子。

本申请说明书中记载了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物，这些化合物的不同之处在于桥连基团R1分别取甲基、乙基、环丙基、氯乙基、苯基硫代甲基，与此对应的特征为权利要求中的特征桥连基团“R1是直链和支链烷基基团、环烷基基团、卤代烷基基团或芳基硫烷基”。

但是本发明的关键在于NDI的特定结构，而两个NDI部分之间的桥连基团不会显著影响本发明所能达到的技术效果，例如在可见波长范围内小于60，000 cm-1的吸收系数。

本申请说明书中已经证实了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物在400 nm至700 nm的可见波长范围内的吸收系数均小于60，000 cm-1，本领域技术人员能够在说明书的基础上想到其他实施方式，并且容易确定权利要求中所限定的桥连基团均能够使得通式III的分子在400 nm至700 nm的可见波长范围内吸收系数均小于60，000 cm-1。

基于上述内容进行的意见陈述得到了审查员的认可。

如何让FTO分析结果“落地”？

随着知识产权保护意识的增强，更多企业会根据产品研发进度，在研发中的关键节点用FTO防侵权检索分析来排查专利侵权的风险，以期能及时调整产品研发方向，快速扫除前行障碍。

一、通常的FTO分析已不能满足企业的实际需求通常，FTO检索分析包括确定技术方案、专利检索、专利筛选、侵权比对等流程，通过专利侵权判定原则筛选出具有侵权风险的专利。

但受市场及政策等多方因素影响，由该法得出的结论往往停留在理论层面，脱离企业实际需求，导致FTO分析结果变成“纸上谈兵”，难以“落地”。

二、更贴近企业需求的特定FTO分析为使FTO分析结论更贴近企业实际需求，需结合多重影响因素对FTO分析结果进行深入分析，得出最终结论。

因此，除了需要考量前文提到的专利“理论风险”之外，还需将企业自身技术储备、“理论风险”专利的权利稳定性、“理论风险”专利申请人或专利权人的诉讼性格、技术规避难度以及取证难度等纳入考量。

技术储备企业为了满足产品更新换代的需要，会在产品研发过程中进行系列化的试验、研究与试制，使自身在具备第一代成型产品生产能力的同时，可试制第二代产品，研究第三代产品技术，规划第四代产品方案，保持创新活力。

因此，充足的技术储备能够让企业在面临专利侵权风险时，通过备用技术方案降低侵权风险，及时扑灭“侵权火苗”。

专利稳定性在确定“理论风险”专利后，企业可通过第三方意见、专利无效等手段主动向风险专利申请人或专利权人发起挑战，迫使其失去发起专利侵权诉讼的权利基础或通过修改权利要求而缩小专利保护范围，进而消除侵权隐患。

专利权人的诉讼性格 专利权人的诉讼性格是指专利申请人或专利权人在一定时间和地域范围内对竞争对手发起的诉讼情况（一般由诉讼频率和诉讼数量等要件体现）。

这些信息可从侧面反映专利申请人或专利权人对于某专利或市场的重视程度。

除了直接发起侵权诉讼外，专利权人还会通过专利异议或专利无效向竞争对手发起攻击。

因此，在进行FTO分析时，可以将调研内容扩展风险专利的申请人或专利权人的诉讼或专利无效发起情况，充分了解其诉讼性格。

若存在“理论风险”的专利申请人或专利权人发起专利权无效或诉讼频率较高，则企业在拓展新市场时被针对性攻击的概率会明显增加。

在实际情况中，当企业在新市场生产或销售产品的“理论风险”较低、而风险专利持有人的诉讼性格却较为积极时，企业在目标市场受到各类骚扰的可能性会显著增大。

例如，除了直接发起诉讼，诉讼性格较为积极的专利权人还会在海关、展会等场合设置“路障”。

相反，若有“理论风险”的专利持有人的诉讼性格相对保守，那企业在相应市场受到“狙击”的风险也会相对降低。

技术规避难度技术规避难度是指企业目前的技术方案或其储备技术“绕开”风险专利保护范围难易。

这取决于以下两点：

首先是有“理论风险”的专利的保护范围及其被诉或无效的结果。

对于那些曾经被诉或被申请过无效后仍然屹立不倒、且仍拥有较大保护范围的风险专利，往往也是该行业较为基础的专利，对其进行技术规避的难度就很大。

其次是前述的企业技术储备。

具有充足技术储备的企业在遭遇专利侵权风险时，能够迅速进行产品技术转型，撑起防侵权“保护伞”。

取证难度取证难度及证据可用性是影响专利侵权诉讼成败的关键。

对于产品来说，原告可以通过公证购买涉嫌侵权产品的方式取证，这种方式相对容易一些；若专利技术方案涉及方法或工艺，原告通常要深入被告内部的现场近距离取证，这种方式明显较难实现。

因此，对于涉及工艺或方法的有较高“理论风险”的专利来说，受取证难度的影响，企业的实际侵权风险反而并不会很高。

三、政策风险，不考虑也不行对目标市场整体风险的评估结论离不开政策风险的影响。

对此，应充分了解目标市场的知识产权保护环境，根据目标市场对同类产品的判罚案例划分目标市场的政策风险等级，再结合前文要素从多个维度分析企业技术方案在目标市场的实际风险等级，得出企业在目标市场面临的整体法律风险。

企业可结合该结论判断目标市场整体法律风险，调整发展和竞争战略。

综上所述，在复杂的市场竞争环境下，为企业开展FTO检索分析，不应仅停留在常规的理论层面，还应综合考量多种影响因素，根据企业的实际特点做出更紧贴客户需求的FTO分析结论，让分析工作真正“落地”，切实为企业战略决策提供参考依据。


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