如何避免撰写的申请被认定为非正常专利申请？如何避开PPH实务中的雷区？

今天，乐知网律师 给大家分享： 如何避免撰写的申请被认定为非正常专利申请？ ，如何避开PPH实务中的雷区？

如何避免撰写的申请被认定为非正常专利申请？

国家知识产权局于2022年3月28日发布18份专利代理惩戒决定书，正式开启治理专利代理中的非正常专利申请的行为，此次惩戒涉及多个业内知名的代理所的数百件申请，惩戒结果包括责令停止承接新的专利代理业务12个月，重至撤销专利代理机构注册证。

该规定中所称非正常申请专利的行为是指：

（一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请； （二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请； （三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请； （四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请； （五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请； （六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

一切只为追求受理通知书、专利授权证书等，最终为追求政策红利、骗取自主的申请都是非正常申请，并且该非正常申请具有如上一至六款所示出的特征。

针对上述特征，笔者进一步分析这六款中涉及的情况（已参考国知局条法司解释）：

第一款，同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请 同一单位或者个人可以为发明人，也可以为申请人。

例如，某公司提交了多件内容明显相同的专利申请，对应的这多件专利申请的发明人可以相同，也可以不同；再例如，F公司、H公司以及K公司三个公司分别提交了一件专利申请，这三件专利申请的内容明显相同，并且发明人有部分相同。

其中，内容明显相同包括两种情况：

第一种，内容完全一致，即记载的文件完全一样。

例如，两个专利申请的权利要求1都是：一种电路，包括放大电路、滤波电路以及开关器件。

从权也完全相同。

第二种，内容仅作简单的变化，实质是相同的。

例如，权利要求1都是：一种获取产品信息的方法，包括：获取产品的二维码；解析二维码，得到所述产品的相关信息。

其 个专利申请的权2为：所述相关信息包括以下至少之一：生产日期、产地、保质期。

另一个专利申请的权2为：所述相关信息包括以下至少之一：生产日期、保质期。

第二款，同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请 其中的同一单位或者个人与第一款情况的定义一样，这里就不再赘述。

明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请，可以包括完全抄袭、拼凑抄袭和替换式抄袭三种情况。

其中，完全抄袭就是和现有技术或者现有设计完全一致，比较好理解，此处就不举例了。

拼凑式抄袭就是专利申请抄袭了至少两个现有技术或者现有设计，例如，现有技术1中公开了，太阳能电池包括依次叠置的第一电极、衬底、钝化层、第一掺杂层、减反射层以及第二电极。

现有技术2公开了一种太阳能电池，且具体公开了：钝化层包括氮化硅和碳化硅的至少一种。

某申请公开了：太阳能电池包括依次叠置的第一电极、衬底、钝化层、第一掺杂层、减反射层以及第二电极，其中，钝化层包括氮化硅和碳化硅的至少一种。

替换式抄袭就是对现有技术中的某个特征进行简单替换，例如：现有技术：一种显示模组，包括背光模组和显示面板，其中背光模组的光源为LED 。

某申请：一种显示模组，包括背光模组和显示面板，其中背光模组的光源为OLED。

第三款，同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请 这一款包括不同材料的简单替换或者拼凑、不同组分的简单替换或者拼凑、不同配比的简单替换或者拼凑、不同部件的简单替换或者拼凑这些情况。

对于不同材料的简单替换或者拼凑，举一个简单替换的例子，某人提交了三件专利申请，其中，第一件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Co固定层、MgO绝缘势垒层以及Fe自由层。

第二件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Fe固定层、Al3O2绝缘势垒层以及Co自由层。

第三件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Al3O2固定层、Al3O2绝缘势垒层以及Co自由层。

对于不同配比、不同部件的简单替换或者拼凑与材料的替换或者拼凑类似，只是将对应的材料替换为组分、部件或者配比而已。

第四款，同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请 例如，某公司提交了多个专利申请，均为防紫外材料，各种防紫外材料中都包括硬化涂料、紫外线吸收剂和紫外线反射剂，只是这三种材料的重量含量不同。

每个申请的说明书中都包括多个实施例，这些实施例中，防紫外材料均仅仅由硬化涂料、紫外线吸收剂和紫外线反射剂组成，但是，这三种材料的重量含量加起来都不是100%，有的大于100%，有的小于100%。

第五款，同一单位或者个人提交多件利用计算机技术随机生成产品形状、图案或色彩的专利申请 例如，某公司提交了多个外观设计申请，包括多种产品，有水杯、椅子、桌子等产品，这些产品的图案均为不同颜色的矩形，圆形、三角形形成的图案。

第六款，帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请 例如：王五将多件明显相同的专利申请重复出售给多个其他人，联系人均为王五。

如果专利申请属于上述六款中的任一款中的情况，后续就可能收到非正常专利申请初步确认意见通知书，后续一旦被认定为非正常申请，就会受到相应的处理或处罚。

所以，在实际的工作中，代理师有责任及义务为客户的专利布局和专利挖掘提供专业的意见，避免出现上述任意一种或多种非正常申请专利的情况。

那么，作为一名严格遵守《专利代理条例》，按照规范的专利代理行为执业的专利代理师应该如何避免收到非正常专利申请相关的通知书呢，笔者归纳以下几点与各位探讨：

1、目前的非正常申请很多是同一个申请人同天递交同一领域的大批量案件，因此，对于发明点不相关但是为同一个申请在同一个领域中的案件，代理人尽量避免同一时间大批量递交，并且及时提醒申请人。

2、对于一个技术主题下的围绕核心专利的多个专利，或者针对技术改进不大的多个专利申请应该在和客户充分沟通新创性的前提下，告知非正常专利申请的可能，以提前应对。

3、撰写过程中，应该核实实施例中的实验数据等，避免相互矛盾的情况。

4、避免大量分案，尤其是从保护作用方面而言没有必要的分案。

如何避开PPH实务中的雷区？

专利审查高速路（简称PPH）可加快专利申请的审查过程、并进而降低申请成本，因此，越来越多的申请人会利用其在其他国家的申请的有利审查结果而采用PPH请求的方式加快中国同族专利申请的审查。

审查员对PPH请求的形式审查非常严格，并且专利代理师会遇到对应申请为不同国家或地区的各种专利文件，因此在处理PPH的实务操作中，往往会因为文件不符合要求而遇到很多“雷区”。

踩到“雷区”，PPH请求就可能会被驳回。

在实际操作中如何绕开“雷区”是需要专利代理师重点关注的。

笔者总结了自己在提交PPH请求的实际操作中的经验和教训，跟读者们分享一下如何避开这些“雷区”，提交符合要求的PPH请求。

一、确认对应审查局与中国专利局之间是否启动了PPH项目 1、举例一：

客户提供了经由荷兰专利局审查授权的对应申请，那么要求了该申请的优先权的中国申请是否能基于该荷兰专利提交PPH请求？ 目前不能。

因为荷兰专利局和中国专利局之间没有启动PPH项目，因此，不能基于荷兰专利局的审查结果来提PPH。

所以，在客户提供了PPH请求的相关文件后，代理师需要首先判断该外国对应申请是否可以作为PPH请求的基础。

2、举例二：

申请人所在国为荷兰，然而该申请在美国提交、由美国专利商标局审查并授权，其他提PPH请求的条件均满足，中国申请能否基于该申请提PPH？ 能。

因为该中国申请是基于美国专利商标局作出的正向审查意见提交的PPH请求，而美国专利商标局和中国专利局之间存在PPH项目。

换言之，提交PPH请求的基本要求与外国对应申请的提交和审查国相关，而与申请人所属国并无关系。

二、确认本申请与对应申请关系 1、对于五局（欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）、中国国家知识产权局（SIPO）和美国专利商标局（USPTO））申请，基本原则是中国申请与对应申请拥有共同的最早日。

举例三：

对应申请为——美国申请，其要求了一意大利申请的优先权，并且该美国申请经美国专利商标局审查后具有可专利性。

中国申请同样要求了该意大利申请的优先权，那么中国申请是否可以基于该美国申请的审查结果提交PPH请求？ 能。

对于对应申请是美国申请的情况，当中国申请和对应申请都要求来自第三国（意大利）的申请的优先权时，如果对应美国申请具备可专利性，则本中国申请可以基于对应美国申请的工作结果，根据IP5的PPH请求的流程来提交PPH请求。

对应申请是日本申请、韩国申请、欧专局申请的情况与之类似。

2、对于非五局申请，本申请与对应申请之间的关系要求相对更严格。

举例四：

对应申请为——英国申请，其要求了一意大利申请的优先权，并且该英国申请具备可专利性。

本中国申请同样要求了该意大利申请的优先权，那么该中国申请是否可以基于该英国申请的审查结果提交PPH请求？ 不能。

本申请并不能基于对应的英国申请的工作结果提交常规的PPH请求。

即，对于对应申请是英国申请的情况（非五局申请的情况），当本申请和对应申请都要求来自第三国（意大利）的申请的优先权时，即便对应申请具备可专利性，本申请也不能基于对应申请的工作结果来提交常规PPH请求。

3、请求表中填写本申请与在先申请（OEE申请）的关系 对于五局申请，能够提PPH的原则是本申请与对应申请拥有共同的最早日。

因此，在PPH请求表中填写“本申请与OEE申请的关系”时，需要明确写出本申请和OEE申请分别与具有最早申请日的申请的关系。

举例五：

本申请A基于美国对应申请C提PPH请求。

本申请A和对应申请C的关系为：本申请A要求了美国临时申请B的优先权，而临时申请B是对应申请C的临时申请。

在填写本申请A与对应申请C的关系时，除了写明本申请A要求了美国临时申请B的优先权，临时申请B是对应申请C的临时申请，还需明确写出对应申请C也要求了美国临时申请B的优先权。

也就是说，需体现出本申请A与对应申请C拥有共同的最早的优先权日。

举例六：

本申请A是PCT申请B的中国国家阶段的申请，对应申请C是该PCT申请B的美国国家阶段申请，该PCT申请B要求了申请D的优先权。

本申请A想要基于对应申请C提PPH，那么，在填写本申请A和对应申请C的关系时，除了需要写出申请A和申请C与PCT申请B的关系以外，还需明确写出本申请A与对应申请C均要求了申请D的优先权。

举例七：

本申请A基于多个对应申请（例如对应申请B、对应申请C）提请PPH时，需要分栏分行逐个填写，而不应在一栏中填写申请A与对应申请B和对应申请C的关系。

三、确认权利要求对应性 中国申请与对应申请的权利要求应当充分对应，其具体含义是指：中国申请的权利要求与对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求有相同的范围；或者中国申请的权利要求比对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求范围小。

对于修改了中国申请的权利要求使其比对应申请的权利要求范围小，或者修改了中国申请的引用关系等形式问题并做出了对应性的解释的情况，通常情况下，所做的对应性说明可能无法得到审查员的认可，而一旦审查员不接受该对应性解释并且申请已经错过了主动修改时机的话，PPH请求将被驳回。

因此，在实务中通常建议保持中国申请与对应申请的权利要求一致，即，将本申请的权利要求修改为与对应申请的权利要求在形式和内容上均完全一致。

另外，需要注意，在基于国际工作结果（包括：国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）、国际初步审查报告（IPER））提请PCT-PPH时，构成PCT-PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII栏记录有意见时，则不能基于这样的国际工作结果提交PCT-PPH，但当该意见属于下述情形者，可以提交PCT-PPH请求：

1、该意见不涉及向SIPO提出PPH请求所对应的权利要求； 2、该意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。

对于存在上述两种情形的情况，申请人在提交PPH请求时，需在请求表E栏“说明事项”第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第VIII栏提交情形的理由。

举例八：

进入中国国家阶段的申请A在其国际审查结果（例如国际检索单位的书面意见）中指出权利要求1-20均具有新颖性、创造性和实用性（如下图3所示），然而在该国际审查结果的第VIII栏中指出权利要求19存在形式缺陷（如下图4所示）。

在这种情况下，需要删除权利要求19及其从属权利要求20，然后基于该国际审查结果提请PCT-PPH。

因为，权利要求1-18具备新创性，而第VIII栏中也不涉及权利要求1-18的意见，从而符合了上述第1种情形的规定。

此时，需要在请求表E栏“说明事项”第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第VIII栏提交情形的理由，例如解释如下：

3 特殊项的解释说明：

在国际检索单位的书面意见的第V栏中指出，权利要求1-20均具有新颖性和创造性，而在第VIII栏中对权利要求19-20提出了意见。

因此，申请人删除了权利要求19和20，仅对权利要求1-18提出PPH的请求，符合相关规定。

” 四、确认在先审查局工作结果副本名称 1、各通知书的作出时间应填写其通知书的发文日，在发文日无法确定的情况下允许申请人填写其通知书的起草日或完成日。

例如，在基于国际初步审查报告提交PCT-PPH请求是，会遇到发文日（Date of mailing）与报告完成日（Date of completion of this report）不同的情况，此时，应当以发文日作为该通知书的作出时间。

2、各通知书的名称应使用其正式的中文译名填写。

各通知书规范的中文译名可参见专利局出版的“向SIPO提交PPH请求时应附各局通知书一览表”。

需要注意的是在基于IPRP（international preliminary report on patentability （Chapter II of the Patent Cooperation Treaty ））提请PCT-PPH时，其正确中译名为：可专利性的国际初步报告（PCT第二章），在实务中可能会错写成可专利性的国际初审报告。

实际上，该报告就是由国际初审局作出的国际初步审查报告，因此，为了防止名称译文错误，可以将该报告直接写成国际初步审查报告。

五、填写在先审查局工作结果引用的文件副本名称 在填写引用文件时，只需根据对应申请在审查过程中所引用的对比文件进行填写即可。

需要注意的是，在对应申请是美国授权专利时，美国专利商标局审查过程中引用的对比文件数量可能会非常多。

笔者从业过程中多次遇到美局引用文件数量超过1000项的情况，这些对比文件的公开/公布号或申请号需要逐条手工录入电子专利申请系统，非常地耗时耗力！如果该中国申请需要针对首次PPH驳回意见对申请文件进行修改，则需要考虑录入这些庞大数量的引用文件所需要的时间，以免错过主动修改时限。

如何阅读专利申请技术交底书？

首先，交底书里一般都有什么？答：可以但不限于包括：技术领域，背景技术，存在问题，解决方式，有益效果和替代方案等。

那么，要从这些内容里看出点儿什么呢？怎样抓住方案的重点呢？图1是根据以往经验总结的看出点儿什么流程图，如图1所示，总共分五步：

第一步，要做啥 对方案的理解没有偏差是最最基本的要求。

要想没有偏差，首要的就是把握住大方向，也就是说，这个方案是在哪个领域干了件什么事儿，这个内容可以在交底书的题目和技术领域的部分找到，有时也需要到具体方案中提炼。

比如：是要做图像检测，还是通过图像检测要控制设备操作。

第二步，都咋做 对于目前的科技发展来说，绝大部分的发明创造都是对现有技术的改良，就好像当年的电话、电灯、蒸汽机，从无到有的技术少之又少。

那么，既然是改良，就要有改良的基础，要找出在这个领域中目前的技术是如何做这件事儿的。

这里找出的现有技术，最好不是总结和概括，而是详细的操作流程或者结构构造，这样才能够更好的比对出其与本方案的区别所在。

第三步，啥问题 既然要改良，就说明目前操作的方式还有些进步空间，这些进步空间就可能是本方案希望解决的问题。

有时，在讲背景技术的时候可能会给出多个现有的操作手段，对于这种情况，就需要结合本方案确定出一个与本方案最相关的现有技术中存在的问题，这个问题一定是其他的现有技术解决不了的，或者采用的解决方式又引出了其他问题。

比如：做图像检测的方案，现有技术A采用的是肉眼检测的方式，存在效率低的问题，现有技术B采用的是特征检测算法的方式，存在准确度低的问题，那么，我们方案所针对的现有技术和技术问题就是现有技术B，因为现有技术A的问题已经被B解决了。

第四步，咋解决 一般来说，在交底书中都会用大篇幅给出解决问题的具体方案，怎么在这些内容中找出重点，再把重点概括归纳提炼出来就成了接下来要处理的关键。

对于处理方法的技术方案，首先要整理出符合逻辑的操作流程，再考虑流程中每个步骤的作用，然后就要看每个步骤为解决问题做出了多大的贡献，或者说每个步骤的执行需要克服多大的困难。

比如：图像检测的方案，针对采用特征检测算法的现有技术B，本方案采用了一个现有的AI模型进行图像检测。

如果这个AI模型本身就是进行图像检测的，那么用这个AI模型进行图像检测就不需要克服多大的困难，本方案的重点就不在这里，也许是在于对模型使用数据的改进。

如果这个AI模型原本的使用不是在图像检测方面，那么将这个AI模型运用在图像检测上本身就是难点，本方案的重点很可能就在于怎么将这个现有的模型运用在图像检测上。

对于结构构造的技术方案，则可以先整理出每个部件的作用，再把部件按照功能划分成几个组合，然后就是类似于上面的考虑方向，这几个部件实现这个功能要克服多大的困难，从而找到方案中解决问题的核心部分。

第五步，为啥 这部分在我看来是精髓，也是在工作的过程中逐步培养出的。

早些时候看交底书其实跟在学校上课差不多，老师讲什么就知道什么，老师说能解决问题就觉得能解决问题。

但从来不会考虑为什么这样做，为什么能解决问题。

所以下课后看着围着老师问问题的同学总是一脸疑惑“老师不都讲了么”。

现在的我，已经过了那个说啥是啥的年纪，遇到什么都喜欢问上一问为什么凭什么。

那么，在阅读交底书的时候，也会问问自己：为什么这样做就能解决问题了？为什么加上这个步骤或者信息里携带这些内容就能达到效果了？为什么不是这个领域的AI模型能够用在这个领域上？是对模型做了什么改进么？还是对数据做了什么变动？
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