我的外观设计为什么不符合审查意见？商标局严厉打击恶意商标注册行为

今天，乐知网律师 给大家分享：我的外观设计为什么不符合审查意见？商标局严厉打击恶意商标注册申请行为讲解 。

我的外观设计为什么不符合审查意见？

近期，随着“提高外观设计审查质量”的劲风愈吹愈猛，外观设计申请收到的非补正类审查意见变得越来越多。

在这些审查意见中，以外观设计不符合专利法第二条第四款规定而下发意见的是尤为常见的。

我们很少看到发明或者实用新型以不符合专利法第二条第二款或第二条第三款下发审查意见的，所以当外观设计收到“不符合专利法第二条第四款”这样的审查意见时自然会满脸疑惑。 如何理解“专利法第二条第四款”在审查意见中的引用？ 在大多以“外观设计不符合专利法第二条第四款”下发的审查意见中，具体的理由通常是，图片中所示的外观设计属于该产品所属领域内的司空见惯的形状和图案的结合，属于此类产品的常规设计等。

根据专利法第二条第四款规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

可见，审查意见中的“常规设计”是与专利法第二条第四款中的“新设计”对立的。

根据《专利审查指南》中的说明，专利法第二条第四款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义，而不是判断外观设计是否相同或实质相同的具体审查标准。

在审查中，对于要求保护的外观设计是否满足新设计的一般性要求，审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断。

由此可见，即便在外观设计的初步审查原则下，审查员仍可以结合一般消费者的常识对外观设计是否符合授权条件进行类似实质性的审查。

既然如此，作为外观设计申请人的代理师也只能见招拆招，考虑如何提供答复策略了。

针对“专利法第二条第四款”审查意见的答复策略是怎样的？ 通过上面的分析可以容易地理解以“专利法第二条第四款”下发审查意见的实质含义是什么，也有助于我们帮外观设计申请人找到合适的答复方式和角度。

结合实战经验，笔者分享以下几条答复策略供探讨。

1。在简要说明中注明设计要点 外观设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。

当涉案设计的设计要点的部位比较明确时，可以在简要说明中明确指出设计要点具体在产品的哪个部位，方便审查员直观地注意到所在部位的具体设计特点或风格，从而将整个设计与常规设计区分开。

2。在意见陈述中列举新的设计特征 申请人可以在答复意见中列举出涉案设计的一个或多个新的设计特征，陈述这些新的设计特征对于整体视觉效果的影响。

当这些设计特征对整体视觉效果具有显著影响时，即已经说明其并不属于常规的设计，而是完全符合关于新设计的要求。

3。利用现有设计说明常规设计 申请人可以在答复前对现有外观设计做简单检索，基于检索到的现有设计的基本状况说明涉案设计所示产品所在领域的常规设计及其特点，并列出涉案设计与具备这样的特点的常规设计的区别。

4。客观分析一般消费者的知识水平和认知能力 在根据专利法第二条第四款对涉案设计进行评价时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。

不同种类的产品具有不同的消费者群体。

相比于发明或实用新型，从外观设计的角度来看，不同产品的领域之间的差异性更加突出，这也就表现出，审查员往往不可能作为某一特定领域的一般消费者而对涉案设计所在产品领域的常规设计以及涉案外观设计与常规设计的区别有足够清楚的认识。

在答复审查意见时，申请人可以结合涉案外观设计所示产品的用途、使用环境甚至设计空间来说明一般消费者容易注意到的部位或对某些外观设计特征的辨别能力，从该角度分析涉案外观设计的设计特征在视觉效果上的影响。

商标局严厉打击恶意商标注册申请行为讲解

2022年2月27日，商标局发布了《商标局严厉打击恶意商标注册申请行为》。

经查询，除了文中提到的“火神山”、“雷神山”、“钟南山” 外，新申请的与此次疫情相关的商标还有 “风月同天”、“瑞德西韦”，甚至连“封城”都被作为商标进行申请注册。

商标局上述两篇发文的标题已经给出了答案，这样的行为给社会带来了“不良影响”，属于一直以来被严厉打击的“恶意商标注册申请行为”。

类似的案件还有很多，只不过这次的情况有所不同，在全国人民齐心协力对抗疫情的艰难时期，这些抢注者打起“商标”的主意引起了公众的关注。

无论是否属于知产圈的人，都对这样的行为表示强烈的谴责。

从商标局的发文来看，与此次疫情相关的商标应该都会被驳回。

那么，企业在运营过程中发现自己享有权利的商标被其他人抢注了该如何做呢？ 商标，作为一个企业的标志，代表着企业所提供的商品或服务的商誉；对于消费者来说，商标是识别商品来源的特征之一。

当企业发展到成熟阶段，商标已经不仅是单独的一个商业标志，它更是企业的一笔无形资产。

所以，当一些主体企图通过“搭便车”的形式抢注他人商标，从而获取不当利益，除了对消费者造成混淆误认，对于被抢注者往往也会造成十分不良的影响。

关于商标专用权的确认和取得，我国依据的是“注册原则”，而非“使用原则”。

在该制度框架下，商标抢注者对于已经在先使用并且通过使用获得一定知名度的商标的所有人带来了不少困惑。

一个商标从诞生到使用，到流入市场的销售者，再落入消费者的手中，最终形成较高的口碑，这一过程是需要其所有人倾注大量精力和财力的。

如果第三方知晓权利人并未将其商标进行注册，抢先向商标局提出该枚商标的注册申请，并最终获得核准注册，这样的行为就属于商标抢注。

抢注的对象还包括具有一定知名度的商品名称、包装、商号等。

由于网络技术的发达和商标注册申请的便捷，恶意抢注商标的行为甚至成了一些人的专门职业，在损害被抢注人权利的同时，还影响了正常的商标管理和社会经济秩序。

因此，面对恶意注册商标的行为应当如何完善应对措施十分重要。

专利申请相对于优先权文件的修改

优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》，按照巴黎公约第四条的规定，已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人，或其权利继承人，在其他国家就相关内容再次提出申请时，可以自在先申请提出之日起12个月（对发明专利和实用新型申请）或6个月（对外观设计申请）内应享有优先权。

优先权的意义在于使得申请人有充裕的时间完善自己的申请，并有时间考虑自己还要在哪些国家再提申请，选择其他国家的专利代理人等等。

可见，优先权制度的设立是完全有益于申请人的。

一个申请在审查过程中涉及优先权认定的问题，这类问题并不是很常见，但是很具有代表性 。

本申请的权利要求1要求保护一种耐火材料，其限定了各组分（A、B、C和D）的类型及相关参数，并且限定了其中组分A的内部结构。

本申请根据巴黎公约要求一项优先权，该优先权是外国首次申请，且符合在12个月内的要求，然而该优先权文件在全文中均未提及组分A的内部结构。

根据专利审查指南第二部分第八章第4.6。2节“优先权核实的一般原则”中的规定，“判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中”，“如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。

由于本申请在权利要求1中增加的特征“组分A的内部结构”未记载于优先权文件中，审查员认定本申请的优先权不成立，并且以另一件在本申请的申请日和优先权日之间公开的专利申请（对比文件1）评述了本申请的权利要求1不具备创造性。

如果本申请的权利要求1中不包含特征“组分A的内部结构”，那么优先权将会是成立的，并且对比文件1的公开日在优先权日之后，无法作为现有技术评述创造性。

根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和使用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

在该情况下，本申请的原说明书和权利要求书即申请人在申请日向中国专利局提交的说明书和权利要求书，而优先权文件不能作为本申请的修改依据。

而且，根据专利审查指南第二部分第八章第5.2。1.3节“答复审查意见通知书时的修改方式”中的规定，以下修改方式不予接受：“主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不予接受”。

这么一来，想通过删除权利要求1中的特征“组分A的内部结构”来使优先权成立这条路也被堵死了。

至此，可以看到，本申请已经难以通过修改解决优先权不成立的问题。

虽然申请人争辩专利法的宗旨是“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”（专利法第一条），且本申请的删除式修改符合申请人的本意，但是在专利法和专利审查指南中已有上述具体条款的情况下，申请人的修改和争辩难以被接受。

本申请的问题是相对于优先权文件所做的不适当的修改造成的。

尽管优先权制度有益于申请人，但申请人在按照优先权制度完善自己的申请时，其完善的程度必须符合上述“优先权核实的一般原则”。

申请人在利用该规则时，应当注意该规则的界限。

如果难以判断是否符合规则，可考虑依照以下两点：

1、申请文件的说明书包含优先权文件的说明书的所有内容，且在后补充的说明内容或实验数据与优先权文件的内容不矛盾； 2、申请文件的权利要求与优先权文件的权利要求的保护范围一致，在此基础上再增加需要修改的其他权利要求。

即使增加的其他权利要求不能享有优先权，也不会影响那些未改变保护范围的权利要求继续享有优先权，避免由判断失误而导致的缺陷。


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关键词： 申请专利 发明专利申请