拟上市公司的知识产权风险预防与应对讲解，发明专利申请如何确定名称？

今天，乐知网律师 给大家分享： 拟上市公司的知识产权风险预防与应对讲解，发明专利申请如何确定名称？ 。

拟上市公司的知识产权风险预防与应对讲解

企业在上市（即首次公开募股，IPO）过程中遭遇的知识产权问题日渐增多，众多公司因知识产权问题堵在甚至倒在了IPO的路上，知识产权几乎成了IPO企业的梦魇。

一、相关法律规定及风险源 企业IPO活动涉及到的法律法规、部门规章主要有《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等。

从上述法律法规的具体内容来看，与知识产权问题相关的规定主要包括两个方面，也可以说企业IPO过程中的知识产权风险源大致概括为两大类。

第一类是信息披露真实性的风险，常见的引发原因有披露的知识产权无效、权属不清晰等；第二类是持续盈利能力的风险，常见的引发原因有知识产权纠纷。

二、IPO企业涉及的知识产权风险类型和防控措施 2022年中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审委”）的审核结果公告中询问了知识产权问题的企业共有16家，如按知识产权的类型划分，其中专利8家、著作权1家、商标5家，商业秘密多与专利问题同时发生，而单独涉及商业秘密事项的有2家。

由此看来，专利是IPO企业知识产权问题的焦点。

进一步结合往年的相关案例分析，IPO过程中企业的知识产权风险类型可划分为非诉型和诉讼型两大类。

非诉型风险主要是指发行人自行触发的问题，如信息披露不真实、知识产权交易活动不规范等等，因此其主要的防控措施是加强知识产权的基础管理。

诉讼型风险主要来源是侵权诉讼，部分会涉及商业秘密、权利归属等问题，因此其需要在IPO前进行针对性的侵权风险识别和防控，核心就是关键产品和技术的FTO检索。

三、知识产权的基础管理 知识产权基础管理的内容繁多，贯穿知识产权的创造、运用、保护和管理各个环节。

针对常见的风险情形，应至少开展以下工作。

1。 知识产权的日常维护 知识产权的日常维护是知识产权管理的基础，最基本的内容就是正常缴纳年费，并定期对权利状态进行排查，如是否存在质押、转移、许可、无效、终止等情况。

2010年，恒久光电公司招股书中公开的5项专利因未缴年费已处于终止状态，导致其在上市前夕因披露信息不真实被监管部门紧急叫停。

2。 核心技术/产品的知识产权排查 2022年，发审委发现西点药业核心产品的关键专利没有与专利权人签订正式的专利许可协议，该专利的使用存在重大不利变化的风险，可能影响持续盈利能力，IPO未获通过。

可见，对于企业的核心产品和技术，从研发或引入之初，就应对知识产权保护进行系统规划，采取科学的保护策略，及时申请专利或办理相关权利手续。

还应当定期对相关知识产权进行排查，及时填补当前保护策略的漏洞。

3。 研发活动的记录保存 研发能力作为持续盈利能力的重要支撑，发审委除了考察发行人是否拥有相关专利外，还会进行深入的询问。

如2022年，杭州天元宠物用品股份有限公司被发审委要求说明设计研发模式、设计研发团队、设计研发支出等内容，以证明“设计研发”为其核心竞争优势之一。

深圳市德方纳米科技股份有限公司被要求说明相关专利研发需要的研发场地、设施和人员等条件情况，以证明发行人披露的相关专利来源于独立研发。

[4] 这一系列的问题无一不需要企业对“当年”研发活动记录的妥善保管，如立项报告、研发计划、实验记录、图纸、研发会议记录、成果验收报告等等。

4。 核心团队成员的知识产权背景调查 2022年，在中简科技股份有限公司和云南震安减震科技股份有限公司的审核结果公告中，发审委提出发行人的实际控制人、股东及部分核心技术人员曾在同业公司任职，且部分核心技术系从同业公司受让取得。

因此被要求说明核心技术的来源，相关技术人员在前任单位任职期间技术成果的权利归属、是否存在违反竞业禁止义务等问题。

这两个都是典型的因人员和技术来源于同业公司，而被质疑存在纠纷风险的例子。

要避免这些风险的出现，就需要在引进核心人员，尤其是核心技术人员、带有相关技术成果的人员时，对其知识产权背景进行充分调查，如是否签订有竞业禁止协议、保密协议、所携带技术成果的权利归属情况等。

5。 专利交易活动的规范 2022年江苏卓胜以650万元的价格从关联公司——卓胜上海购入专利权。

2022年，发审委在审核公告中要求江苏卓胜说明，前述专利权转让的具体内容、采用的评估方法、关键假设和重要参数，以及专利权购入后是否存在减值的情况。

这一案例提示我们，当专利交易金额较大，尤其是涉及关联方的交易活动时，必须规范交易活动的流程，尤其是要开展独立、真实、科学的专利评估活动，以避免被质疑通过专利交易进行利益输送或其他违法违规活动等。

四、侵权风险的识别和防控 侵权诉讼是企业IPO中的另一大类风险，事件触发的主动权往往在竞争对手手中，不可预知性更强。

如2022年号称“共享单车第一股”的永安行公司，发行前夕被诉侵权，导致其暂缓上市路演[7]。

2022年，信利光电股份有限公司和鸿合科技股份有限公司都被发审委询问了关于所涉专利纠纷的相关情况。

专利侵权诉讼在各类侵权诉讼中的数量最多、威胁最大、处理最为复杂。

因此对于IPO企业来说，侵权风险最有效的防控措施就是提前对核心产品和技术开展自由实施分析，即FTO检索分析。

一方面评估风险等级，另一方面了解具体的风险点，提前着手准备，收集风险专利的无效证据，针对风险专利权人制定应对预案等。

五、危机应对 风险的暴露、危机的出现往往出现在正式进入IPO过程后，最常见的是侵权诉讼和伴随而生的负面消息和报道。

2022年，鸿合科技股份有限公司于专利诉讼争议中获批上市引起了广泛关注，从发审委关于鸿合科技股份有限公司的审核结果公告中可以看出，鸿合科技针对涉案专利迅速提出了专利无效请求，并提出相关专利不涉及核心技术，己方核心技术已采取了技术秘密的形式进行保护。

鸿合的成功“上岸”，表明企业在IPO时遭遇专利诉讼，发审委已不再是“一刀切”的不予通过，而是会深入分析评估其是否会影响发行人的持续盈利能力。

对于IPO企业来讲，面对诉讼危机时，应对的核心就是要降低对持续盈利能力问题的负面影响，关键就在于反应快速措施积极。

如侵权可能性较低，可采取提出专利无效、证明非核心技术侵权等手段；如侵权事实清楚，则应通过积极协商谋求快速解决；而对于恶意诉讼，则可通过反诉、确认不侵权之诉等方式予以抵制和反击。

同时，通过及时、充分的信息披露，对负面消息和报道进行快速反应，降低负面影响。

IPO是企业获取更为充裕的资金、更为广阔的发展空间的关键环节。

在知识产权作为重要市场竞争手段的今天，IPO中的知识产权问题也日益凸显，并逐渐复杂。

为了更好地规避和应对IPO中的知识产权风险，拟上市的企业必须从日常的知识产权管理做起，在IPO前做好专利布局等自身实力的充实和FTO检索分析等情报收集工作，并以此为基础做好预案，以便在面对危机风险时快速地做出恰当的应对。

电子烟的专利讲解

近年来，“电子烟”成为了饱受争议的新兴事物，一方面有人认为它是传统烟草的理想替代品，另一方面也有一些反对声音认为它的安全性存在很大疑问。

准确地说，电子烟特指通过雾化手段将烟油变为烟气的产品，是新型烟草制品的一个细分品类，与之并列的还有加热不燃烧产品和无烟气烟草制品。

其中，电子烟和加热不燃烧烟是国际上发展最为迅猛的两类新型烟草。

一、电子烟 提起电子烟，就不得不提到韩力。

韩力于2002年开始研究烟草替代产品，他认为吸烟成瘾原因在于尼古丁，但对人体伤害最大的是焦油等有害的燃烧产物，如果能够去除这些有害物质只保留尼古丁，吸烟的危害将大大减少。

基于此种构思，韩力设计了一种通过超声振动将尼古丁溶液雾化成烟雾的吸入器，并于2003年申请了实用新型专利（名为“一种非可燃性电子雾化香烟”，已于2013年届满）。

2005年，韩力的电子烟产品“如烟”上市。

然而，逐渐有媒体质疑如烟的安全性，与此同时，如烟产品也被其他厂商大量仿制，其市场占有率从接近垄断迅速降至5%。

2013年，如烟被帝国烟草公司收购，收购内容包括电子烟专利、权利以及可能提起的专利侵权诉讼的收益，至此，如烟品牌离开历史舞台。

虽然如烟失败了，但电子烟技术还在不断演进，除了超声波雾化方式外，市场上还出现了高压气体雾化、微波加热雾化、电阻加热雾化等多种雾化技术。

在国内的超声波雾化电子烟领域，领军企业当属湖南中烟。

2011年，湖南中烟开始在超声雾化技术上投入大量研发资源，目前，湖南中烟持有90%以上的国内超声雾化电子烟专利。

2022年底，湖南中烟将产品推向国际市场——在英国推出了第一代U-SONICIG电子烟，彼时，湖南中烟累计申请电子烟专利242件，其中国外专利37件。

可见，湖南中烟无论在国内还是国外，均提前进行了专利布局，实现了全球范围内的技术保护。

二、加热不燃烧烟 如果说电子烟是身处聚光灯下的明星产品，那么，加热不燃烧烟正躲在暗处闷声发大财。

2022年，全球加热不燃烧烟草产品销售额102亿美元，为2022年的整整两倍。

加热不燃烧领域的龙头产品是菲莫国际旗下的IQOS，至今已经推出到第四代，全球用户总数约1460万。

2022年3月，菲莫国际的IQOS产品通过了美国食品药品监管局（FDA）的PMTA（Premarket Tobacco Product Application）审核，基本清除了在全球多个主要市场的政策障碍。

与之形成鲜明对比的是，时至今日，仍未有电子烟品牌通过PMTA审查。

IQOS大热的根本原因在于其口感十分接近传统卷烟，其将烟草加热至350摄氏度左右，既能产生含有尼古丁和特定香料的烟气，又可以减少甚至消除了卷烟在更高温度燃烧时所产生的焦油、一氧化碳、重金属和放射性物质等有害成分。

相较于业内同类产品，IQOS的技术优势主要体现在三个方面：

① 特制的再造烟叶：IQOS所用的再造烟叶与传统卷烟使用的再造烟叶差异极大，菲莫国际使用了一套专门设计的制备工艺生产IQOS的再造烟叶。

② 挥发性香味物质：IQOS采用的挥发性香味物质由烟叶提取，是构成IQOS品牌风格的重要特征，其配方是烟草企业的核心保密技术。

③ 电加热器：IQOS的电加热器仅适用于菲莫国际自家烟弹，电加热器的加热功率曲线根据自家烟弹的热解属性进行定制，以实现最优的使用体验。

IQOS的这些技术优势源自菲莫国际对于IQOS等新型烟草产品长期的技术研发投入和专利保护。

自2008年起，菲莫国际已经累计投入超过45亿美元用于低风险烟草产品的研发和科学检验，其中很大一部分应用于IQOS等新型烟草产品。

菲莫国际同时对研发成果进行了充分的专利布局，截至2022年，菲莫国际仅在我国的专利申请就已接近2000件。

利用这些专利，菲莫国际已在深圳和杭州等地针对多家企业提起了专利诉讼。

由此可见，打破菲莫国际等国际龙头企业的专利壁垒，是国内企业在新型烟草市场取得突破的关键一步。

实际上，许多国内企业已经通过专利无效等方式对菲莫国际的专利展开进攻。

例如，菲莫国际持有的加热不燃烧产品核心专利“用于气雾产生装置的提取器”已经过3轮无效请求，部分权利要求已被无效。

发明专利申请如何确定名称？

而在专利申请中，发明专利申请为最主要的一类专利申请，发明名称是发明专利申请中的主要著录项目之一，同样也是申请人较为关注的一个方面，那么对于发明专利申请，拿什么确定“名称”？ 提及发明名称，则需要回归到专利审查指南中对于发明专利申请的发明名称的规定。

在 专利审查指南第1部分第1章4.1。1规定：“请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。

发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型”。

因而，为了符合上述规定，通常是将主要的各个独立权利要求的主题进行组合来确定发明名称的，但前提是保证发明名称的字数不能超过规定的字数要求，例如，一般不得超过25个字，特殊情况下（化学领域的某些申请），可以允许最多到40个字。

需要注意的是，专利审查指南中仅规定了发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型，换言之，只要向公众展示要保护技术方案是何物，属于何领域即可，并没有对发明名称表明发明点或技术效果进行限定，通过上述将主要的各个独立权利要求的主题进行组合，来确定发明名称容易形成一个比较上位的发明名称，而通常有的申请人会有类似于这样的疑问：“我想要保护一套方法，其中使用到的关键方法是我想要体现出来的，将发明名称上位化，看不出来我的技术与现有技术的区别在哪里，也体现不出我的技术方案的亮点，会不会导致其被审查员直接驳回？答案是否定的，各个独立权利要求的主题是可以限定发明专利申请的专利权的保护范围的，也会在侵权阶段与侵权产品进行比对过程中起着重要作用，而发明名称包括了各个独立权利要求的主题，因而，发明名称在一定程度上可以起着与独立权利要求的主题相同的作用，然而，对发明专利申请的审查还主要是基于权利要求所限定的具有实质性的技术特征是否与现有技术有区别，以及在解决技术问题时是否为本领域技术人员的惯用技术手段或者容易想到来进行审查的，并非仅仅是通过发明名称来决定发明专利申请的驳回或授权。

另外，如果发明专利申请已经公开，无论发明专利申请是正在审查中还是已经授权，申请人为了达到对发明专利申请进行有效的宣传效果，通常是将与核心发明点相关的主要技术特征体现在发明名称中，使得公众更加便捷地了解发明专利申请的核心发明点，但不得使用人名、地名、商标、型号或者商品名称等，也不得使用商业性宣传用语。

在这种情况下，如果采用上位化的发明名称，则宣传效果将会大打折扣，而这并不是申请人真正想要的结果。

然而，上述将与核心发明点相关的主要技术特征体现在发明名称中，会至少存在以下弊端：

（1）容易让申请人的竞争者仅通过发明专利申请的发明名称，而不用检索权利要求书和说明书就能轻易地规避其技术方案； （2）审查员在审查时也会优先选择检索发明名称，就会有更大的几率检索出与核心发明点相近的对比文件，进而影响专其新颖性或创造性； （3）专利法实施细则21条规定：“独立权利要求应当包含前序部分和特征部分，而前序部分要求写明发明创造的主题、与现有技术共有的必要特征”，如果将核心发明点体现在权利要求的主题中，则会使人容易理解为其为现有技术，从而与事实相悖； （4）由于发明名称可以是通过各个独立权利要求的主题来确定的，如果将核心发明点体现在权利要求的主题中，而在特征部分再限定核心发明点的技术特征，则会造成权利要求书不简要的缺陷，从而不符合专利法第26条第4款的规定。

另外，在发明专利申请文件已经递交到国家知识产权局的情况下，如果申请人基于不同的目的想要修改发明名称，例如，申请人为了达到对发明专利申请有效的宣传效果，想要将代理人为其包装的上位化的发明名称修改为包含核心发明点的发明名称，这该如何操作呢？申请人不用担心，这也是有径可循的。

在正常情况下，在申请人提出发明专利申请以后，发明专利请求书中的发明名称和说明书中的发明名称是一致的，是不能随便更改的，但由于发明名称是发明专利申请中的主要著录项目之一，如果需要更改，则需要对发明专利请求书中的发明名称进行著录项目变更手续，申请人可以向国家知识产权局局提交著录项目变更申报书，在其中填明变更的项目及变更前后的情况，并附具意见陈述书，说明变更理由，经审查员同意进而办理变更手续，这不涉及著录项目变更的费用。

由于发明名称既是上述发明专利请求书中的一部分内容，也是发明专利申请文件中的一部分内容，上述是针对发明专利请求书中的发明名称的变更，而对于发明专利申请文件中的发明名称，由于其不涉及说明书的实质性部分，是可以进行主动修改的，这便涉及主动修改的时机，也即，对于发明专利申请而言，申请人可以在提出实质审查请求时，或者在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，进行主动修改。

对于发明名称的修改，并不是根据申请人的想法而任意进行修改，还仍然受限于专利法第33条的规定，使得发明名称的修改并不那么容易，也即，发明专利申请的修改不得超出原专利申请文件所记载的范围，这是需要遵守的根本原则，其中，原专利申请文件所记载的范围包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或图形明确表达的内容，也包括所属技术领域人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接明确推导出的内容。

如果申请人欲更改后的发明名称无法在原专利申请文件中找到修改依据，则会由于违反专利法第33条的规定，而无法得到审查员的认可。

因而，这便要求在原专利申请文件中需要充分地记载专利申请的技术方案，以便成为后期不时之需的修改依据。


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