答复专利审查意见中对技术方案的整体考虑讲解，欧洲专利申请答复方式讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 答复专利审查意见中对技术方案的「整体考虑」讲解，欧洲专利申请答复方式讲解 。

答复专利审查意见中对技术方案的「整体考虑」讲解

我国现行的《专利审查指南》 第二部分第四章中规定的三步法的流程如下：

确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题包括：1）比较发明的方案与对比文件方案的差别；2）判断发明方案在对比文件的基础上有哪些技术贡献。

判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见包括：判断要求保护的发明方案是否显而易见，而不是只看区别技术特征是否显而易见，回到专利申请日前，由本领域技术人员在现有技术基础上进行判断。

由此可知，在对三步法的运用中，对本发明的方案和现有方案均需要整体考虑。

01、对本发明技术方案的整体考虑 在对本发明技术方案的整体考虑中，不应脱离技术方案对其 个技术特征进行单独分析，应考虑技术特征在整体方案中所起的作用以及与其他技术特征之间的关系。

整体方案包括技术方案、所属的技术领域、所解决的技术问题以及产生的技术效果。

例如，案例（申请号：201310416694.2）提供了一种麦序控制方法，包括：服务器将用于指示参与第一语音会话的第一客户端由待发言状态切换至可发言状态的第一消息发送给所述第一客户端，其中，所述第一客户端与所述服务器在时间轴上同步；所述服务器将所述第一客户端对应的下麦时间通知给所述第一客户端或者包括所述第一客户端在内的参与所述第一语音会话的所有成员，用于指示所述第一客户端在达到所述下麦时间时由所述可发言状态切换至所述待发言状态，其中，所述下麦时间为所述时间轴上的由所述服务器指定的时间点。

最接近的现有技术对比文件1（CN101159946A）公开了用户终端发言完毕，PoC服务器向用户终端发送发言结束指令，断开用户终端的发言通道的方案。

本申请权利要求1与对比文件1的区别包括：区别技术特征1“所述第一客户端与所述服务器在时间轴上同步，所述下麦时间为所述时间轴上的由所述服务器指定的时间点”；区别技术特征2“所述服务器将所述第一客户端对应的下麦时间通知给包括所述第一客户端在内的参与所述第一语音会话的所有成员”。

在确定本申请实际要解决的技术问题时，如果单独确定上述每个区别技术特征所解决的技术问题（区别技术特征1解决了如何确定客户端的下麦时间，区别技术特征2解决了如何通知客户端下麦时间），割裂了两个区别技术特征之间的关联。

综合区别技术特征1和区别技术特征2，本申请实际解决的技术问题是：如何准确的对客户端的下麦时间进行控制。

由此可知，当发明所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，需要考虑这些区别技术特征之间是否存在关联，相互作用，综合判断它们在发明的整体技术方案中所起的作用，整体上考虑申请所解决的技术问题，以及作出的技术贡献。

此外，在本案中，如果孤立的看区别技术特征1和区别技术特征2均是本领域中的技术人员所容易想到的，如服务器指定下麦时间，服务器将下麦时间通知至客户端。

如果综合本案实际要解决的技术问题、要求保护的技术方案、技术效果，可以确认其技术贡献在于：通过区别技术特征1（服务器指定时间点）与区别技术特征2（下麦时间的下发）的共同作用，解决了准确的对客户端的下麦时间进行控制的问题。

02、对现有技术的整体考虑 从最接近的现有技术（对比文件1）和发明实际要解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

对对比文件1的整体考虑，包括考虑对比文件1的技术领域、技术问题、技术方案以及技术效果，特别需要判断对比文件1与本案实际要解决的技术问题是否相同，若不相同，则通常本领域技术人员不会产生对其进行改进的动机，或本领域技术人员没有动机将对比文件1朝着本发明的方向进行改进的动机。

如上述案例中，对比文件1实际要解决的技术问题（增加Poc业务的控制）与本案实际要解决的技术问题（确的对客户端的下麦时间进行控制）并不相同，即本领域技术人员并没有对其进行服务器指定时间点、服务器控制下麦时间的下发的改进动机。

此外，在判断其他现有技术（对比文件2）中是否公开了克服最接近的技术缺陷的技术手段，或给出相应技术启示的意见时，仍需要考虑对比文件2所记载的技术手段及其所解决的技术问题，与本发明的区别技术特征、发明实际解决的技术问题之间的关系。

即需要从技术领域、技术问题、技术手段、技术效果对该其他现有技术进行整合考虑。

例如，在对比文件2公开了上述区别技术特征1和区别技术特征2的情况下，如果上述区别技术特征1和区别技术特征2在对比文件2中的作用、所解决的技术问题与本发明中相应特征的作用、所解决的技术问题不同，则根据对比文件2并不能获得将其与对比文件1结合获得本发明权利要求1的技术启示。

欧洲专利申请答复方式讲解

一、欧洲专利申请的审查流程 首先，对于已提出的欧洲专利申请（例如，PCT国际申请的国家阶段），申请人会收到主动修改的通知书（Communication pursuant to Rules 161 and 162）。

对于该通知书，申请人可以按照需求对申请文件进行主动修改。

如果申请人认为不需要对申请文件进行修改，则可以提交立即启动检索程序的请求。

需要注意的是，申请人可以预先放弃上述主动修改的机会，从而在一定程度上加快了欧洲专利申请的审查流程。

当然，对于以PCT方式进入欧洲的专利申请，部分申请人会参考国际检索单位的书面意见给出的结论对权利要求进行缩限式修改，但是笔者通常不建议申请人进行上述操作。

因为欧洲专利局的审查员会在检索阶段对申请文件进行重新检索，通常其采用的对比文件不会与国际检索单位的书面意见给出的对比文件完全一致。

如果申请人在欧洲专利局的审查员进行检索前就已经主动缩小了范围，会直接影响最终授权的专利申请文件的保护范围。

因此，还是建议申请人等到欧洲专利局的审查员进行检索后，再考虑是否对权利要求书的保护范围作出相应的修改。

正如前面所说的，当主动修改时机结束后，欧洲专利局的审查员会对申请文件进行检索，进入检索阶段，而后再进入实质审查阶段。

不论是检索阶段还是实质审查阶段均会下发对应的通知书，且申请人需要有针对性地对通知书中的内容进行答复，以克服申请文件存在的缺陷。

在检索阶段，欧洲专利局通常会发出补充检索报告，补充检索报告中会指出专利申请文件存在的实质性缺陷或形式缺陷。

仅部分申请文件不会被指出上述缺陷，但仍然会收到补充检索报告，报告中会指出并未发现相关缺陷，若进一步检索后发现相关缺陷会再指出。

此时，申请人也需要答复是否需要继续进入实质审查阶段或确认是否继续进行实审。

不论是补充检索报告还是实审阶段正式发出的审查意见通知书，审查员的评判标准都是一致的，因此，完全可以将补充检索报告认为是“第一次审查意见通知书”，从而有效地利用每一次的答复机会。

二、补充检索报告中常见的法律条款和答复建议 （一）Article 84 EPC（不清楚条款） 笔者总结了几种常见的不清楚方面的问题：

1、 权利要求的表述不清楚，导致方案无法理解； 答复建议：此时，需要结合说明书中的记载以及附图，明确权利要求是否存在表述错误的问题，通过调整表达方式或修改技术术语以更加清楚的限定权利要求的范围，从而克服不清楚的问题。

2、 技术特征的用词本身含义不清、技术特征采用功能性名词、仅在权利要求中定义几个功能性技术特征之间的连接关系或者位置关系，而导致根据权利要求的记载，根本无法明确其是如何实现技术效果的； 答复建议：此时，同样需要结合说明书中的记载以及附图，明确权利要求记载的技术方案以及技术特征的含义。

对于用词本身含义不清的技术特征，通过修改其他更为清楚的词语表达，可以克服不清楚的问题；而对于技术特征采用功能性名词进行限定的情况，可以通过进一步限定该技术特征的具体结构，通过其下位概念而对该功能性进行解释，从而克服不清楚的问题；同样地，对于仅简单的记载几个功能性技术特征之间的连接关系或者位置关系而导致权利要求不清楚的问题，同样可以通过进一步增加对技术方案的限定，从而克服不清楚的问题。

3、 权利要求中若记载有环境技术特征，可能会导致不清楚的问题； 审查员可能会针对权利要求中记载的环境技术特征与保护主题中包含的技术特征之间存在连接关系或作用关系，从而认为权利要求存在不清楚的问题。

此时，审查员不清楚当前的保护主题是否同时包括该环境技术特征。

答复建议：通过修改表达方式以明确哪些特征是环境技术特征，通常采用“be configured to” 引出环境技术特征，从而克服不清楚的问题。

4、 权利要求的记载与说明书或者附图的记载不一致时，也会存在不清楚的问题； 答复建议：需要结合说明书中的记载以及附图，明确权利要求的记载是否存在问题，如果没有问题，则建议参考说明书和附图与权利要求的关系进行解释说明。

如果存在问题，建议及时修改权利要求的内容，从而克服不清楚的问题。

5、 权利要求中冠词“a/an”和“the”的问题； 需要注意的是，权利要求中首次出现的可数的技术特征要用冠词“a/an”，如果其引用的在先权利要求中并未出现该技术特征，而该技术特征首次出现时使用了冠词“the”，就会引缺乏引用基础而导致不清楚的问题。

答复建议：根据情况，调整使用的冠词，从而克服不清楚的问题。

6、 援引加入部分的最后一句话“在此将其全文引入作为参考”也会导致不清楚的问题； 答复建议：建议删除援引加入部分的最后一句话“在此将其全文引入作为参考”。

（二）Article 54(1) (2) EPC（新颖性条款） 在检索阶段，审查员通常会给出一篇对比文件作为最接近的现有技术来评价本申请的新颖性问题，并写明本申请的权利要求的技术方案相对于该接近的对比文件是否有区别，通过技术特征对比的方式，说明本申请的权利要求的技术方案是如何被对比文件公开的。

答复建议：申请人应针对审查员给出的特征对比，详细考虑缺乏新颖性的意见是否合理。

若补充检索报告中仅给出较为宽泛的理由，而没有进行详细的特征对比，这就需要申请人主动根据对比文件公开的内容，重新审视本申请的权利要求的技术方案与对比文件存在的实质性区别。

无论是参考补充检索报告中的特征比对还是申请人自己做出的特征比对，申请人可以根据比对的结果，考虑是采用“修改权利要求+基于修改后的权利要求进行争辩”的方式，还是采用“基于原有的权利要求进行争辩”的方式进行新颖性的答复。

需要注意的是，在进行特征比对和特征争辩时，需要充分理解审查意见中的含义，特别是，审查意见中对权利要求中的名词特征的理解通常较为宽泛，例如，对于特征“智能手机”，审查意见通常会理解成“终端”，虽然申请人可以争辩对比文件中的终端不是“智能的”，但仅基于该区别点进行争辩，通常较难于说服审查员。

（三）Article 56 EPC（创造性条款） 在检索阶段，审查员通常会给出一篇对比文件作为最接近的现有技术，并结合该对比文件与其他对比文件或公知常识来评价本申请的创造性问题，其中，补充检索报告中通常会指出本申请的权利要求相对于最接近的对比文件的区别技术特征，并进一步针对上述区别技术特征，给出审查意见说明这些区别技术特征被其他对比文件公开，或属于本领域的公知常识。

答复建议：申请人应针对审查员给出的特征对比，详细考虑缺乏创造性的意见是否合理。

若补充检索报告中仅给出较为宽泛的理由，而没有进行详细的特征对比，这就需要申请人主动根据对比文件公开的内容，比对引用的对比文件中的特征与本申请的权利要求中的特征，在比对的过程中，需要对比文件之间的特征是否具有结合启示。

无论是参考补充检索报告中的特征比对还是申请人自己做出的特征比对，申请人可以根据比对的结果，考虑是采用“修改权利要求+基于修改后的权利要求进行争辩”的方式，还是采用“基于原有的权利要求进行争辩”的方式进行创造性的答复。

需要注意的是，在进行特征比对和特征争辩时，需要充分理解审查意见中的含义，特别是，审查意见中对权利要求中的名词特征的理解通常较为宽泛，例如，对于特征“智能手机”，审查意见通常会理解成“终端”，虽然申请人可以争辩对比文件中的终端不是“智能的”，但仅基于该区别点进行争辩，通常较难于说服审查员。

另外，对于权利要求的修改，通常可以采用的修改方式包括：1）补入审查员并未详细评述的从属权利要求中的全部或部分技术特征，或者2）补入说明书中记载的技术特征。

在对权利要求进行修改之后，还需要指出修改后的权利要求所要解决的技术问题，实现的技术效果，以及与引用的对比文件之间的区别。

必要时候，可以提供参考附图，以便直观地进行特征对比。

（四）Article 123（2）EPC（超范围条款） 为了避免不清楚的问题或者克服新颖性和创造性的缺陷，申请人通常会对申请文件进行修改，其中，修改的内容包括但不限于对权利要求的修改、对附图的修改、对说明书内容的修改等。

但是不论哪种修改，都要避免修改超范围的问题。

案例一：为了避免不清楚的问题，申请人会对权利要求中的and/or的方案进行拆分，但是需要提醒申请人的是，在进行技术方案的拆分时，除了需要避免遗漏技术方案，还要考虑是否引用该权利要求的从属权利要求与其所构成的技术方案在原始申请文件中具有记载。

如果and/or的存在不会对技术方案的理解造成困扰，建议无需在进入国家阶段时对申请文件进行修改，待审查员在补充检索报告中提出存在不清楚的问题时再进行答复和修改也是可以的。

答复建议：通常这种由于修改导致的超范围问题，申请人通过放弃修改，退回原申请文件的记载就可以克服修改超范围的问题，但是同样还需要考虑是否退回原始申请文件的记载后，仍存有其他缺陷，尽量进行全面的考虑。

（五）Rule 42(1) (b）EPC 要求申请人将部分对比文件的内容在申请文件的背景技术中进行披露。

答复建议：建议按照审查员的要求将对应的对比文件补充到申请文件中的背景技术部分。

（六）Rule 42(1) (c）EPC 要求申请人在发明内容部分明示其范围与修改后的权利要求的范围一致。

答复建议：建议按照审查员的意见进行修改。

可以选用的表达方式“The invention is set out in the appended set of claims”和“The invention is as defined in claim X”。

（七）Rule 43(1) EPC 要求申请人根据最接近的对比文件，对独立权利要求的范围进行两段式撰写，通过使用“characterized in that”对前序部分和特征部分作出明确的区分。

答复建议：在答复补充检索报告的阶段，申请人可以考虑暂缓对独立权利要求的内容进行两段式区分，这种情况主要是申请人并不确定此次答复的理由是否足够充分或能被审查员接受，因此想等到下发实审通知书后再有针对性的进行修改。

当然，如果申请人认为此次的答复足够充分，且申请文件具有正向的授权前景时，为了避免耽误授权的时机，可以在此次的答复中直接对独立权利要求进行两段式的撰写，或者，争辩原有的独立权利要求已满足两段式撰写的要求。

三、实质审查意见通知书中常见的法律条款和答复建议 （一）Article 123（2）EPC 针对补充检索报告的答复意见，如果申请人在修改申请文件时进行了超范围的修改，审查员会下发修改超范围的审查意见。

答复建议：申请人同样需要根据说明书及附图所示的内容进行详细的解释和论述，说明修改不超范围的理由。

同时，申请人还需要考虑，是否在上一次的修改中，的确存在修改超范围的问题。

特别是在答复补充检索报告时，申请人为了获取更大的保护范围，仅将某一从属权利要求中的部分技术特征补入权利要求1中，或者跳过前述引用的权利要求直接以说明书为修改的依据，将部分技术特征直接补入权利要求1中时，可能会导致审查员认定此种修改方式存在修改超范围的嫌疑。

对此，申请人可能要谨慎考虑是否需的确存在修改超范围的问题，通过进一步限定克服该问题。

（二）Article 84 EPC 通过上一次对补充检索报告的答复，申请文件中的不清楚的问题通常已经被解决了。

如果审查员还是针对某一个或几个问题指出不清楚，申请人应该考虑通过变换解释方法或者通过引用说明书和附图的记载向审查员进行详细的解释。

当然，更应该思考应该通过怎样的修改克服这种不清楚的问题，不要自说自话，而是尝试用审查员的理解和语言去思考如何解答审查员的疑问。

在此阶段，审查员可能会指出“说明书最后一段声明与本申请相似的变形方式也包含在本申请的保护范围内”的说法，导致本申请的保护范围不能清楚的界定。

答复建议：建议将说明书的最后一段删除。

需要指出的是，通常在实质审查意见中继续答复不清楚的问题时，申请人需要考虑是否申请文件的技术方案的表述是否完整，是否需要依赖说明书或者从属权利要求中的下位特征来解释上位概念，才能够使得技术方案被解释清楚，此时需要通过对技术方案的进一步限定才能够让审查员容易接受申请人的观点。

（三）Article 54(1) (2) EPC、Article 56 EPC 在答复补充检索报告后，实审过程中审查员有可能替换最接近的对比文件，对此，审查员仍会根据新的对比文件与本申请修改的权利要求1的技术方案进行对比分析。

同样的，对于从属权利要求的创造性，需要申请人根据对审查意见通知书的分析考虑是否需要进一步缩小权利要求的保护范围，合理的利用每一次的答复机会。

其答复标准，与答复国内的审查意见通知书的标准是类似的。

同样的，在答复实审通知书时，建议在意见陈述中增加参考附图，并与对比文件的附图进行对比示出，从而对区别技术特征或者双方的争论点、矛盾点进行充分分析和解释，以方便审查员理解，从而推进审查程序。

答复预审案件要注意哪些事项？

但在答复预设案件的时候，需要注意以下几点。

期限问题由于预审案件的审查分为两个阶段，每个阶段的审查期限都不相同，所以我们在答复时，一定要注意期限问题。

预审案件在北京保护中心的审查中，如果存在可以克服的缺陷的问题，北京保护中心会下发预审通知书，答复期限为两个工作日，仅一次答复机会。

如果错过答复期限，或者是答复未克服缺陷的，转为普通案件处理。

预审案件在正式提交到国家知识产权局，进入快速审查通道之后，第一次审查意见通知书的答复期限为发文日+10个工作日，第二次审查意见通知书的答复期限为发文日+5个工作日。

如果错过答复期限，或者是在对第二次审查意见的答复未克服缺陷的，转为普通案件处理。

上述中的期限是不是有种错过答复期限就错过了一个亿的感觉。

在收到审查意见通知书之后，要第一时间进行答复，以免错过答复时间，影响案件的进展。

答复问题 面对预审案件比较短的审限，代理人和审查员同样都是时间紧任务重。

如何在最短的时间之内确定出最佳的答复方案，变得尤为重要。

北京保护中心在下发的专利申请须知中指出“申请人可以主动向专利局审查员提出电话讨论或会晤的请求，优选电话讨论形式。

电话讨论或会晤后，需要申请人重新提交修改文件或做出书面意见陈述，原定答复期限不变”。

由此可见，电话沟通可以作为主要的沟通方式，特别是在答复北京保护中心下发的预审通知书时，面对仅一次的答复机会，在与审查员电话沟通的过程中，明确答复方式尤为重要。

如果条件允许，代理人、发明人和审查员之间的三方会谈效果是最好的。

条件不允许的条件下，代理人在与审查员电话沟通的过程中，在对国知局下发的审查意见中的实质性问题答复时（比如，新创性的问题），尽量取得审查员的倾向性意见。

如果审查员没有给出倾向性意见，我们可以把预先做出的答复思路与审查员讨论，最终讨论出最佳答复方式。

此外，我们在做答复时，如果独立权利要求记载的方案与对比文件的区别较小，或者基本属于公知常识、常用技术手段，尽量在第一次答复意见中对独立权利要求进行修改（奔着授权去），以节省审查次数，毕竟预审案件的审查次数比较少。


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