背景技术中的特征是否可用来争辩专利创造性？ 如何提高专利无效宣告成功率

今天，乐知网律师 给大家分享： 背景技术中的特征是否可以用来争辩专利创造性？ 提高专利无效宣告成功率的注意事项。

背景技术中的特征是否可以用来争辩专利创造性？

在撰写过程中，会接把申请人提供的部分材料作为背景技术的主要部分，然后，在此基础上加以细化和完善。

在答复审查意见的过程中，这样处理的方法通常会导致审查员把背景技术中的内容认定为现有技术（即使这部分内容为权利要求中的特征），从而增加了争辩创造性的难度。

这通常是基于这样一种惯性思维，即一般来说，会认为本申请中背景技术中公开的特征为现有技术，不能用来争辩创造性，但是实际情况真的是这样么？ 例，某专利申请背景技术中记载了：

权利要求1包括：

对比文件1中，公开了触摸屏依次包括感应层、基板、屏蔽层以及显示面板，很显然，与本申请的“依次包括基板、感应层与显示面板”不同，对比文件2至4没有公开有关“基板、感应层以及显示面板”的技术方案。

这种情况中，由于不确定该特征是否属于现有技术，所以不确定写在背景技术中的特征“电容式触摸屏依次包括基板、感应层和显示面板”是否可以用来争辩本申请的创造性。

那么，该如何判断同时记载在背景技术和权利要求书中的特征（以下简称背景同步特征）是否属于现有技术呢？ 专利审查指南中的第二章的2.2。3中记载了：发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

引证文件还应当满足以下要求：

所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

由上述审查指南的记载，可以得出以下结论：

1、在背景同步特征为引证文件的特征的情况下，可以根据该引证文件的类型以及国家来判断该背景同步特征是否为现有技术：

1）、当引证文件为非专利文件和外国专利文件时，该引证文件肯定为现有技术，那么，其中的背景同步特征也为现有技术，这时不能用该背景同步特征争辩创造性。

2）、当引证文件为中国专利文件时，由于该引证文件的公开日可能在本申请的申请日之前，也可能在本申请的申请日之后，具体要根据该中国专利文件的公开号或者申请号确定其公开日，其公开日在本申请的申请日之前的情况下，可以确定该引证文件为现有技术，这时不能用该背景同步特征争辩创造性；在公开日在本申请的申请日之后，就可以确定其为抵触申请，这时可以用该背景同步特征争辩创造性了。

2、在背景同步特征并不是任何引证文件的特征的情况下，需要代理人根据自己的经验或者进行进一步检索来判断该特征是否为现有技术。

当根据经验以及检索判断该特征不是现有技术时，这时就可以用该背景同步特征争辩创造性了。

这种情况下，实际代理人也不能确定该特征一定不是现有技术，只是依据知晓的内容从代理人的角度认为其不属于现有技术，在代理人利用该特征进行争辩答复后，审查员会根据答复内容进行进一步的判断。

因此，关于背景技术中现有技术的判断，如果相关特征为引证文件中的特征，则根据审查指南关于引证文件的认定来判断。

如果相关特征并不是引证文件中的特征，则依据本领域普通技术人员的判断或者根据进一步的检索来确定该技术是否属于现有技术。

经检索后并没有发现存在公开这一背景同步特征的相关文献，所以将该特征列为区别技术特征进行了创造性的争辩。

上述案例对于专利代理师在撰写背景技术的启示是，如果背景技术中涉及的部分特征需要写入权利要求书中，则应该和申请人进一步确认，该特征是否属于现有技术，如果不是，则尽量不要将这一部分内容写入背景技术中。

提高专利无效宣告成功率的注意事项

根据《专利法》第四十五条的规定，自国知局公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

在专利实践中，针对一项专利权发起的无效宣告请求通常能归为以下两种情况：

由于该专利权的存在，在某技术领域或某技术产业内构成了专利壁垒，同行业的竞争对手为了自己的产品能够进入市场而主动发起无效宣告请求； 专利权人率先发起侵权诉讼，诉讼中的被告采用无效宣告请求作为抗辩手段。

在这两种情况下的无效宣告请求的策略既有共通点，又有差异性。

1 夯实证据，准备充分 在无效宣告请求案件的准备过程中，请求人和专利代理师将会同时面对多项并行展开的工作，这其中最为重要的一项工作笔者认为是证据的搜集和使用。

在证据搜集阶段，检索的质量非常重要，可以说决定了未来案件的走向。

专业的检索机构和本行业内的技术专家的配合对于从浩瀚的技术资料中找出最有力的证据而言至关重要。

在检出多份能够用作证据的资料之后，证据的使用应贵在“精而透”，而不应求多。

以一、两份对目标专利威胁最大的证据为基础，结合几份其它证据，充分说理，论述透彻，其效果往往比罗列大量证据却缺乏侧重点甚至相互弱化要理想。

另外，由于无效宣告请求中的“一事不再理”审理原则的存在，对证据的合理、高效使用也为后续可能存在的第2次甚至多次无效宣告请求留有余地。

2 组合使用多种无效宣告理由 当前，无效宣告请求人以专利三性作为专利无效请求的突破口的情况占了无效宣告案件的大多数。

但实际上，根据专利法第45条和专利法实施细则第65条的规定，专利三性仅是专利无效宣告理由中的一部分。

在实践中，专利代理师与请求人通过深入研究案情以及类似头脑风暴式的研讨，多角度寻找无效宣告理由有时能够起到意想不到的作用，带来事半功倍的效果。

例，专利申请前的使用公开和销售公开的证据、说明书中存在的不符合专利法第26条第3款的瑕疵、专利确权过程中专利权人进行的不符合专利法第33条规定的修改等等。

多样化的证据组合，能够有效地提高专利无效宣告的成功概率。

3 力拼首战 如果将提起无效宣告请求以及后续可能发起的行政诉讼一审和二审看作前后相互关联的三个战役的话，最为重要的一战肯定是第一战。

首先，从近年来专利行政诉讼案件的审理结果可以看出，一审法院推翻国知局专利复审和无效审理部作出的无效决定的案件不超过两成。

换言之，与其等收到一个不理想的无效决定结果之后再去寄希望于在行政诉讼阶段花大力气反转案件走向，不如在最初的无效宣告请求阶段就充分准备，争取旗开得胜。

其次，相比于法院的诉讼程序，无效宣告请求阶段的审理程序相对而言更为纯粹，更接近于专利确权程序中的审理环境，对技术方案的关注度更高，受其它因素的干扰也更少。

4 “打掉”不是唯一目的 在实践中，无效宣告请求人往往以是否将目标专利完全无效和部分无效作为判断专利无效宣告请求是否成功的标准。

然而，获得授权的专利（尤其是发明专利）在确权阶段都经过了专利审查部门严格而漫长的审查程序，想要直接“打掉”目标发明专利并不是一件容易的事情。

但是，“打不掉”专利权不一定意味着达不到无效宣告请求人的无效宣告目的。

如果把一项专利权的保护范围看作“跑马圈地”的话，圈地“篱笆”的牢固程度往往取决于其中的一、两项关键技术特征。

在无效宣告请求审理程序中，无效请求人和专利权人的争辩点往往也就集中在对于这一、两项关键技术特征的比对和阐述上。

因而，即便最终无效宣告请求的结果是维持专利权有效或宣告部分专利权无效，但若能够迫使专利权人在无效宣告程序中对这一、两项关键技术特征做出限缩性的修改或者是关于其保护范围的限制性解释，这对于无效请求人而言都是有利的结果。

由于“禁止反悔原则”的存在，专利权人做出限缩性的修改或限制性解释会使专利权原本可能模糊的保护范围边界变得清晰且明确。

毫无疑义，无论是对于绕过该专利权构成的专利壁垒还是对于在侵权诉讼中明确不侵权认定进而扭转局面，这都是非常有利的。

因此，在无效宣告请求案件的准备阶段，请求人和专利代理师可以根据实际需求和案情设定多种策略，力求“打掉”，“打不掉”也可以退而求其次，找出可接受的底线。

5 合理采用“稻草人”策略 在专利无效程序中，如果不是因被诉侵权而发起的无效宣告请求，真正的无效请求发起人可以采用以无利害关系的第三方作为名义上的无效请求人。

一般情况下，采用这种“稻草人”的策略对背后的无效宣告发起人是有利的，能够达到隐藏自己的目的，进而在以后可能出现的多种局面下进可攻退可守。

如何提高专利质量

随着企业对专利方面的认知提升和资源投入，不少企业都积累了一定数量的授权专利。

有不少企业利用这些授权专利进行诉讼，用以在市场竞争保持优势。

在诉讼过程时，会发现专利质量对于诉讼的成功率有较大影响，低质量的专利被无效的风险较高，只有高质量的专利才能经得起考验，起到打击竞争对手，保持竞争优势的作用。

高质量专利应该能够经受后续程序的“考验”，实现打击竞争对手的诉求。

从这个角度来说，除了需要满足注重独立权利要求的保护范围、说明书的充分公开和支持权利要求等基本要求以外，还需要注意：从属权利要求的保护范围的合理性、权利要求的易理解性及技术效果的完整性等方面，而这些方面在高质量专利的构建中往往容易被忽视。

一、如何提高从属权利要求的保护范围的合理性 申请文件的权利要求书包括独立权利要求和从属权利要求，在撰写时会分别构建独立权利要求和从属权利要求。

由于独立权利要求是保护范围最大的权利要求，属于权利要求书中最核心的部分，所以撰写时常常会出现重视独立权利要求而轻视从属权利要求的情况。

但是，在后续的无效程序中，常出现的情况是需要缩小独立权利要求范围以与现有技术进行区分，由于无效程序的修改限制，此时能够采取的策略是采用并入从属权利要求中的全部附加技术特征或者部分附加技术特征的方式进行修改。

因此，从属权利要求中构建了怎样的范围，是否进行了保护全面就显得尤为重要。

从属权利要求根据其附加技术特征的内容一般分为两类，一类为限定型从属权利要求，另一类为追加型从属权利要求。

限定型从属权利要求是对独立权利要求或者在先的从属权利要求中出现过的技术特征进行进一步限定；追加型从属权利要求是在之前出现的所有技术特征以外，增加新的技术特征。

根据实践来看，在构建从属权利要求时，需要注意以下几个方面：

1、从属权利要求的保护范围是否全面。

（1）对发明点相关技术特征是否进行细致描述。

以结构类案件举例来说，常见的发明点是在原有的结构上增加新的部件，在构建独立权利要求时，会对上述新的部件进行上位概况。

对于从属权利要求，一方面需要给出上述新的部件的具体实施例，也同时需要注意限定它与其他部件之间的位置、它的形状特点等，如果为运动机构，还需要限定出其具体的运动形式。

（2）对发明点相关技术特征和非发明点相关特征之间的关联是否进行保护。

以结构类案件举例来说，如果核心发明点在于在驱动部件和执行部件之间增加了传动机构以及传动机构的具体结构。

那么，从属权利要求布局时，能够注意到的是在从属权利要求中去限定传动机构的具体结构，但是容易忽略对驱动部件和/或执行部件与传动机构的配合部件进行保护。

2、从属权利要求的保护范围是否进行概括。

以结构类案件举例来说，虽然在构建独立权利要求时，会对与发明点密切相关的部件进行上位概况，但是在构建从属权利要求时，往往会忽略进行上位概况会直接下位到具体实施例，也即忽略构建中间层。

例如，方案的发明点在于垃圾清理车新增了降尘的自旋转喷头和水管，在构建独立权利要求时，可以将自旋转喷头和水管上位成降尘组件，同时，在构建从属权利要求的布局时，可以考虑先构建中间层：喷洒结构，然后再构建出具体实施例：自旋转喷头和水管。

3、从属权利要求之间的引用关系是否合理。

在对从属权利要求布局的过程中，应遵循避免“俄罗斯套娃”式引用。

比如A结构和B结构是发明点相关结构，并且两者之间的配合也是发明点的情况下，常规撰写方式为：从属权利要求2写A结构，从属权利要求3写B结构，从属权利要求4写A结构和B结构的关系，考虑到避免缺乏引用基础的问题，会采用从属权利要求2引用权利要求1，从属权利要求3引用从属权利要求2，从属权利要求4引用从属权利要求3的“俄罗斯套娃”式引用。

上述方式会导致从属权利要求3的保护范围变小（未独立保护B结构，而是在保护B结构的同时限定了A结构）。

二、如何提高权利要求的易理解性 如果专利的权利要求涉及较为复杂的方案，需要考虑如何描述能够提高其易理解性，如果采用比较晦涩的方式来进行技术特征描述，在侵权诉讼阶段，法官难以理解技术方案，将影响技术方案与侵权产品之间的比对，带来不利的后果。

根据实践来看，需要注意以下几个方面：

（1）注意技术特征的命名。

对于本领域常规部件，尽量采用通用名称。

自定义名称时，建议采用“形状”和/或“功能”命名方式。

对于本领域常规部件，以卡钩为例，在对卡钩进行命名时，为了考虑对卡钩进行上位，可将卡钩命名为卡接件，这样可以扩大范围，涵盖到卡钩以外的其他具有卡接功能的部件。

对于自定义名称，还是以上面提到的垃圾清理车为例，垃圾清理车的发明点在于新增了降尘的自旋转喷头和水管，在对自旋转喷头和水管命名时，可根据自旋转喷头和水管的“降尘功能”，将自旋转喷头和水管命名为降尘组件。

（2）注意权利要求中技术特征的描述顺序。

为了避免权利要求因技术特征的描述顺序导致其不清楚，可考虑按特定顺序（例如由大部件到小部件，或者由外到内）对技术特征进行描述，以提高权利要求的易理解性。

以结构类案件举例来说，可以参照最能体现发明点的一张附图，首先描述装置的必不可少的大部件，然后再将上述大部件细化成小部件，细化过程中注意描述各个小部件之间的位置/连接关系。

三、技术效果的完整说明 技术效果的说明记载在专利申请文件的说明书部分，其可以放在介绍技术方案的具体组成之后，也可以在介绍技术方案的具体组成过程中进行说明。

技术效果完整有利于法官对技术方案的理解，进而会有利于诉讼阶段的侵权比对；此外，还有利于把握本专利与现有技术的差异，避免出现对本方案的创造性的低估。

继续以上面提到的垃圾清理车为例，垃圾清理车的发明点在于新增了降尘的自旋转喷头和水管。

自旋转喷头的作用为：喷头在喷水的过程中能够自动旋转，以增大喷洒面积。

若在描述自旋转喷头的作用时，仅采用技术特征+效果的方式，简单描述自旋转喷头能够提升降尘效果，则会显得自旋转喷头的效果过于简单，在后续确权阶段及维权阶段易出现对本方案的创造性的低估。


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