科创板上市专利诉讼FTO分析讲解 ，科技成果转化《科技进步法》讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 科创板上市专利诉讼FTO分析讲解 ，科技成果转化《科技进步法》讲解。

科创板上市专利诉讼FTO分析讲解

企业在上市之际遭遇专利诉讼狙击早已经不是新鲜事。

专利诉讼似乎也越来越频繁，已经有多家企业在上市的不同阶段被诉专利侵权。

考虑到科创板的“科创”属性、上市委对拟上市科创板企业的核心技术先进性的高关注和高要求，以及科创板的热度，似乎都从某种程度上说明科创板上市企业面临更大的专利诉讼风险。

作为科创板首批受理企业之一的AH科技股份有限公司（“AH科技”）被重庆JS科技有限公司和重庆JS有限公司（“重庆JS”）以专利侵权为由诉至法院，由此拉开科创板专利诉讼大战的序幕。

此后，7月19日，上海JF股份有限公司（“JF”）被XLJ技术有限公司（“XLJ”）立案起诉专利侵权，导致其原定于7月23日的上会审核被取消，上市进程被延缓。

7月29日，刚刚上市成功的深圳GF科技股份有限公司（“GF科技”）也因涉嫌专利侵权被TD电子工业股份有限公司（“TD电子”）起诉，涉案金额高达4800多万。

被诉侵权之后，各家企业也迅速做出反击，或是反诉对方“恶意诉讼”，或是也主张对方侵犯自己的专利，而最常见的手段之一则是提起专利无效。

值得注意的是，就在JF被起诉后的第四天，XLJ主张专利侵权的3件专利之一就被国家知识产权局专利局复审和无效审理部宣告专利全部无效。

经过我们查询，JF甚至早在其提出上市申请之前，在2022年1月20日就已经针对该专利提出了无效宣告请求。

很明显，JF实际上是有备而来，在充分调研的基础上，未等对方开打便先使了一招“釜底抽薪”。

FTO全称是Freedom To Operate，又称为自由实施分析，其目的在于评估一个技术方案是否能够在不侵犯他人专利权的前提下进行自由实施。

需要强调的是，FTO既不是“疫苗”，做了FTO就不会侵权，更不是“良药”，发现侵权之后能够通过FTO进行补救。

FTO的角色更像是“早期诊断”，通过对产品进行体检，发现公司可能面临的专利侵权风险，从而使公司能够及早准备合适的应对策略，避免被对手打个“措手不及”以及随之而来的巨额赔偿。

FTO分析 越早做越好，这样有利于在研发早期就了解技术方案的风险程度，并且也比较容易进行规避设计。

然而，由于FTO分析最终会涉及技术方案与专利技术特征的比对，因此做FTO的时候至少要求技术方案已经基本确定下来。

因此，一方面，如果只有产品的概念或者项目刚开始，由于技术方案还没有固定，后期可能还会经历比较大程度的优化或改进，这时进行FTO分析可能会出现大量无法判断的潜在风险专利，反而使FTO失去意义。

另一方面，如果产品已经完全成型甚至已经准备上市销售，这时进行FTO分析如果发现侵权风险，由于修改产品来规避专利侵权的代价会相当大，无疑会限制公司可选的应对策略。

最好的做法是，让FTO分析贯穿整个产品开发过程，根据产品的开发进度，在各个关键节点通过做FTO分析来排查风险，以便能够及时对产品做出调整，从而最大限度地在第一时间避免侵权风险。

而对于拟上市科创板的企业，至少应该在准备上市前进行一次FTO分析，对可能面临的专利诉讼做到心中有数，甚至及时采取应对措施，如此才能做到临危不乱，不被对手打乱上市节奏。

FTO涉及确定技术方案、专利检索、专利筛选、侵权比对等几个步骤。

确定技术方案是进行专利检索的基础。

只有对技术方案有深入透彻的理解，才能够设计合理的检索策略，进行侵权比对时才能够做出清楚明确的判断。

值得注意的是，一个项目或产品往往会涉及很多技术方案，对每个技术方案进行检索分析既不必要也不现实，一般仅对核心技术方案、公司自主研发的技术方案或有创新性特征的方案进行FTO分析即可。

专利检索是FTO分析的核心，检索的质量直接决定FTO分析的质量。

FTO分析中的专利检索的特点在于对查全率要求较高，因此需要综合运用多种检索策略。

例如，可以进行关键词检索，从问题、需求、解决方案、功能、结构等多个方面选取相应的关键词，同时考虑不同名称、同义词、近义词、上位概念和下位概念的扩展等，合理运用逻辑运算符，设计合理的关键词检索式。

此外，也可以通过分类号进行检索，从而不必依赖专利内容的表述方式。

当然，作为补充或者验证，还可以采用申请人名称、发明人名称等进行检索。

专利筛选的目的在于从海量的检索结果中排除“噪音”，选择与检索方案最相关的文件进行单独分析。

一般而言，通过阅读标题、摘要或者独立权利要求，可以排除明显与检索技术方案不相关或者相关但明显不会有侵权风险的专利文件。

只有需要对权利要求进行深入解读的专利文件才会进入到下一步的侵权比对。

侵权比对主要是将筛选出来的专利文件的保护范围与检索技术方案的技术特征进行对比，判断检索方案是否有侵犯各专利文件的专利权的风险。

这不仅涉及到对于专利文件权利要求范围的解释，例如功能性特征的解释、技术术语的解释、同一技术特征解释要保持一致等等，也涉及到侵权判断中涉及的各种原则，例如全面覆盖原则、等同原则、捐献原则等等。

FTO分析从检索到侵权比对，不仅涉及技术方面的专业知识，更需要专业的检索能力、准确解读专利文件的能力、全面的专利法知识以及对侵权判定规则的熟练掌握。

对于打算上市或已经进入上市阶段的科创板企业而言，发现侵权风险较大的专利时通过改变产品设计来规避风险可能是最好的选择。

但是，如果已经没有改变产品设计的可能，则最有效的做法是先对该专利进行稳定性分析，然后提起无效宣告请求，直接让对手丧失权利基础。

当然，从商业的角度，可以提起“确认不侵权之诉”，又或者在对方也侵权的情况下提起侵权诉讼，借此达成交叉许可或者和解，进而化解潜在的专利诉讼危机。

知识产权垄断行为《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》

当前我国的应用研究和成果转化具有明显的国家导向。

《规定》明确指出：“国家鼓励以应用研究带动基础研究，促进基础研究与应用研究、成果转化融通发展，完善共性基础技术供给体系，促进创新链产业链融合，保障产业链供应链安全，推动高质量发展”(第二十八条)，“国家促进科学技术进步与经济社会发展相结合，加强科学技术成果中试、工程化和产业化开发及应用，加快科学技术成果转化为现实生产力”(第三十二条)。

在此基础之上，对于科技成果转化过程中的知识产权安排、科学技术人员(“科技人员”)兼职、科学技术研究开发机构(“科研机构”)设立和运营、科研机构与企业的联合研发等要点问题，《规定》都进行了有针对性的规定，例如：

关于知识产权安排，《规定》第三十四条规定：对于“利用财政性资金设立的科技计划项目所形成的科技成果”，“在不损害国家安全、国家利益和重大社会公共利益的前提下，授权项目承担者依法取得相关知识产权，项目承担者可以依法自行投资实施、向他人转让、联合他人共同实施、许可他人实施或作价投资等。

” 关于科技人员兼职，《规定》第五十八条规定：“利用财政性资金设立的科学技术研究开发机构和高等学校，科学技术人员在履行岗位职责、完成本职工作、不发生利益冲突的前提下，经所在单位同意， 可以从事兼职工作获得合法收入。

技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取，视同科学技术成果转化，依照法律规定办理。

”从某种程度而言，该条规定为体制内科技人员的合规兼职提供了一定的通道，“技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取，视同科学技术成果转化”为该等奖酬金明确了合规化的渠道。

尽管如此，围绕科技人员兼职的相关要点问题，例如如何保障其参与科技成果转化工作与其本职工作不相冲突、兼职的办理和要求、如何按照关于科技成果转化所得的具体要求向科技人员发放奖酬金等，还需要结合科研机构的内部规定来处理。

后续，我们将结合部分科研机构关于科技人员兼职的规定进行进一步讨论。

根据《促进科技成果转化法》(2022年修正)的规定，高校和科研院所科技成果转化的形式通常有三种：技术许可、技术转让以及技术作价出资。

1。 技术许可 技术许可，即将科技人员在科研机构内所形成的科技成果以许可的方式许可给承接后续落地应用和商业化的主体(“转化主体”)，转化主体作为被许可方为此支付相应的费用。

倘若转化主体的诉求仅仅为将科技成果实现落地应用和商业化，技术许可可能是最为简单直接的方式，技术许可本身并未改变科技成果的权属，收益方式也较为简单，可操作性较高。

然而，倘若转化主体本身有着其他的诉求，技术许可可能难以满足相关需求。

例如，倘若转化主体旨在未来在科创板实现上市，即使是按照独家且排他的方式，技术许可也可能并不能完全满足科创板上市时对于知识产权“自主性”的要求。

《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条要求，“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力”，用于判断该等“独立持续经营能力”的一大重要指标即“资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易”。

例如，苏州某芯片行业的公司在上市的过程中，上海证券交易所在问询过程中就明确问到“若不能取得关联公司LH电子的技术授权，对发行人生产经营的具体影响，并结合该影响说明是否对LH电子存在技术依赖”。

因此，倘若有上市需求的转化主体采用技术许可的方式获取了核心技术，后续将有可能难以在技术依赖方面形成很好的解决方案。

2。 技术转让 技术转让，即将科技人员在科研机构内所形成的科技成果完全转让给承接后续落地应用和商业化的主体。

技术转让的优势在于产权结构清晰，对企业知识产权运营以及后续IPO等造成的不良影响最低。

但考虑到科技人员形成的科技成果，其知识产权实质上是由其所属的科研机构所持有，因而往往带有国有资产的属性，在转让过程中的合规要求较高。

例如，对于拟转让的技术是否需要进行资产评估是需要特别注意的话题之一。

根据原有《事业单位国有资产管理办法》(2022年修正)和《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》(2012年)的相关规定，事业单位在进行资产的转让前需要进行评估手续。

在过往上市企业的案例中，不乏明确表明完成了相关评估手续的案例，例如停车企业W公司就在其IPO进程中明确表示，其在2011年自某高校受让共有专利时履行了资产评估手续。

尽管如此，2022年3月份财政部对《事业单位国有资产管理暂行办法》进行了修订，修改后的第39条规定：“国家设立的研究开发机构、高等院校将其持有的科技成果转让、许可或者作价投资给非国有全资企业的，由单位自主决定是否进行资产评估”。

在财政部2022年10月11日发布的《关于进一步加大授权力度促进科技成果转化的通知》中，上述规定又一次得到了重申。

该等规定似乎是对仅涉及成果转让的情形开了一道口子，将是否需要进行资产评估的决定权交给了部分特定的事业单位自身。

《草案》第三十九条规定，“国家培育和发展技术市场， 鼓励创办从事技术评估、技术经纪等活动的中介服务机构，引导建立社会化、专业化、网络化、信息化和智能化的技术交易服务体系，推动科学技术成果的推广和应用。

”可见评估本身很可能还是大趋势，但是在评估备案的具体层级等方面可能存在一定灵活调整的空间。

3。 技术出资 技术出资，即项目团队以科技成果作为出资条件，依法设立企业、与他人共同设立企业或参股已有企业。

近年来，通过技术出资创设项目公司进行科技成果转化的做法也越来越普遍，比较常见的模式是由科研机构以作价投资的方式成为新成立的项目公司的股东，再根据《促进科技成果转化法》以及科研机构相关内部规定，按照一定的比例将其获得的部分股权以奖励的形式授予对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的科技人员(通常为项目团队科研带头人)。

我们在前序的“科技成果转化丨高校和科研院所：”技术投资人“的角色定位”一文中针对技术出资的情境下，较为典型的科技成果转化所形成的项目公司的架构以及科研机构作为“技术出资人”的特点进行过详细的解析。

科技成果转化难在哪？

近年来已经在我国科技成果转化的版图中占据越来越重要的位置。

2022年6月29日发布的《中国科技成果转化2022年度报告（高等院校与科研院所篇）》（以下简称“科技成果转化报告”） 显示，近年来以作价出资方式进行科技成果转化有较快速度的发展，从2022年到2022年项目平均合同金额增长率达到32.4%，转化项目对应的合同金额占所有转化方式总金额比例达到32%，但与此同时作价出资的转化合同占全部科技成果转化合同数量的比重仅为2.3%。

所以，以作价出资方式转化科技成果的平均合同金额在所有转化方式中是最高的，达到直接转让方式的27.5倍，许可方式的12.1倍。

我们认为这个数据一方面体现了作价出资方式在科技成果转化方面的优势和潜力。

从企业的视角出发，我们把这种科技成果转化模式称为“设立转化公司模式”，这一模式的典型结构如下：

1。 高校或其他科研院所（以下简称“成果完成单位”）中形成科技成果的科研人员（以下简称“成果完成人”）组建项目团队、并由高校下属平台与科研人员共同创设项目公司； 2。 通过作价出资的方式，科技成果转化为项目公司资产，成果完成单位持有项目公司股权且将其中的一部分根据相关规定通过奖励的形式授予成果完成人，从而使得成果完成人成为项目公司创始股东，同时根据实际情况亦可能持续为项目公司的核心技术助力； 3。 项目公司后续持续进行科技成果的产品化、迭代升级和市场推广，并形成自身独立的知识产权和研发能力，同时项目公司逐步引入外部投资人，实现资本化运作并走向资本市场。

相比于科技成果以转让或许可方式进行转化的模式，设立转化公司模式的优势在于成果完成单位和成果完成人以技术出资的方式持有项目公司股权，在科技成果本身发生权属和性质转化的同时，成果完成单位和成果完成人也都成为了项目公司的创始股东。

这就使得对于科技成果具有最深入理解的成果完成人得以在企业平台上以创始人身份长期、持续的陪伴科技成果的产品化、市场化进程；而项目公司本身则有机会同步实现外部融资资本加持，并最终走向资本市场，从而实现科技成果的商业价值最大化。

另外，成果完成人还通过这种模式打通了自身在基础研究和应用研究方面的桥梁。

尽管如此，从我们的实务经验来看，当前我国的设立转化公司模式仍然面临着许多突出的问题。

本文以下部分就从转化项目公司发展的三个核心要素：核心技术、技术人员以及外部资本方面分析设立转化公司模式项下科技成果转化尚待解决的难点。

结合高科技公司未来发展的常规情况，我们理解在设立转化公司模式项下，项目公司的发展壮大有赖于如下三个核心要素，即（1）核心技术；（2）技术人员；以及（3）外部资本。

转化项目公司的核心技术至少在初期来源于成果完成单位的科技成果转化，这是项目公司得以发展的初期基石；项目公司中的重要技术人员也往往是项目核心技术的发明团队，是科技成果持续迭代走向市场化的关键保障；而外部资本的加持则是转化项目公司得以快速发展壮大的催化剂。

在我国当前科技成果转化的语境下，转化公司模式项下的项目公司在这三个核心要素方面都面临着一些难点问题。

以下我们对此作出逐一分析：

在设立转化公司模式下，科技成果转化的起点是科技成果通过作价出资方式转化为项目公司的资产。

在这一转化过程中的重点和难点包括：

(1) 出资主体问题 在我国科技成果转化长期实施的传统模式之下，成果完成人研发形成的科技成果均属于职务发明，其所有权属于成果完成单位，因此在设立转化公司模式下向项目公司出资并相应取得项目公司股权的直接主体也是成果完成单位。

由成果完成单位取得项目公司股权后，再根据相关规定将部分股权奖励给成果完成人，从而使其也取得创始股东的身份。

但是在这一模式下，可能存在着各种问题，例如除了通过科技成果作价出资的路径之外，成果完成人是否可以同步以现金一并进行出资？究竟应该是由成果完成人自身还是成果完成单位主导这一过程？以及，科技成果作价出资所形成的股权在比例等方面是否需要受到任何限制？ 针对上述问题，科技部、发改委、教育部等多部门于2022年5月9日联合发布了《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》 ，针对科技成果转化推出了赋权试点。

该实施方案第二条规定，试点单位可以将本单位拥有的职务科技成果所有权赋予成果完成人（团队），试点单位与成果完成人（团队）成为共同所有权人，或者赋予科研人员不低于10年的职务科技成果长期使用权。

科技成果转化的“赋权模式”，在上海交通大学、复旦大学等首批试点单位中进行试点。

根据我们目前在首批试点单位中了解的情况，赋权模式确实激发了科研人员参与科技成果转化的积极性，主要原因在于在项目公司成立的初期阶段，获得赋权的成果完成人可以更为灵活、自由地对科技成果进行转化。

特别是在部分案例中，成果完成单位并不需要作为项目公司设立初期的股东，而仅由成果完成人作为项目公司的创始股东。

需要注意的是，赋权模式下成果完成单位对于科技成果出资过程的控制力确实可能有所减弱，亦有可能引发国有资产流失等相关风险。

我们理解该模式首先通过试点模式进行试验也是出于探索受益风险平衡之道。

目前部分试点单位赋权模式的试点期已经结束，按流程各试点单位将各自形成总结并进行上报。

赋权模式能否在我国进一步推广应用，我们拭目以待。

(2) 出资评估问题 我国科技成果转化始终面临高校院所作为政府设立的事业单位，其所拥有的职务发明成果具有国有资产属性导致转化流程复杂的难题。

在设立转化公司模式下，这一难题体现为科技成果作价出资时的出资评估问题。

我国相关法律在科技成果转化场景下允许高校自主决定科技成果转化是否评估 ，但是在作价出资的模式下，需注意公司法二十七条规定非货币财产作价出资应当评估作价，不得高估或者低估作价。

因此在设立转化公司模式下，进行评估是较为规范的做法。

然而从目前的实践来看，尽管已经形成了一定的操作规范，专业机构和人才的相对缺乏、知识产权经济价值所固有的不确定性、未来收益难以预测、风险较难量化、可比交易案例难以选择等问题使得知识产权评估在实际操作中仍然存在一定的困难，还需要通过更多的理论创新和实践形成更为成熟的体系。

对于具有高科技属性的项目公司而言，除了在项目公司成立阶段通过科技成果作价出资的方式提供基础技术之外，成果完成人及其团队还很有可能需要通过合理的方式持续助力于项目公司的科研工作。

换言之，除了作为项目公司的创始股东之外，成果完成人还需要通过合法合规的方式实现从单纯的成果完成单位教职工到项目公司技术顾问的身份转化，而在现实中这样的转化面临着如何协调高校本职工作与项目公司创业工作之间的冲突问题。

当前，对于本职工作在高校等科研机构的人员参与科技成果转化企业的研发工作，我国相关实践中主要有以下几种形式：

(1) 到企业挂职或者参与横向技术合作 这种模式下，成果完成人及其团队保留了与高校和/或其他科研机构（以下简称“雇主单位”）的人事关系，而不与项目公司形成劳动关系，其本人与项目公司的合作主要基于雇主单位和项目公司之间的技术合作进行（即惯常所称的“横向合作”）。

在这种模式下，成果完成人及其团队在项目公司形成的新的科技成果的归属取决于雇主单位和项目公司之间的合作协议中针对知识产权达成的安排。

需要注意的是，在典型的横向模式结构中，在对合作过程所形成的知识产权权属进行划分时，作为雇主单位的高校和/或其他科研机构往往难以同意将该等知识产权全部归于项目公司独有。

这对未来项目公司走向IPO时面对审核机关对于核心技术自主性、完整性和独立性的要求会存在不利影响。

因此，如何需要结合具体的情况设置相关的条款从而保障项目公司知识产权角度的自主性、完整性和独立性至关重要。

(2) 兼职或者在职创办企业 这种模式下，成果完成人及其团队一般保留其在雇主单位的劳动关系，同时通过兼职的方式和项目公司形成兼职关系，且其雇主单位对于成果完成人及其团队在项目公司的兼职予以认可。

需要注意的是，根据我们的经验，该种模式下雇主单位往往会要求科研人员在项目公司的兼职以保证履行岗位职责和本职工作为前提，从而会在相关规定中针对科研人员在项目公司所投入的时间和精力等进行限制，而基于该等限制所安排的兼职很有可能较难满足市场化的投资人对于企业创始人对企业投入度的要求。

(3) 离岗创业 通常而言，“离岗创业”是指：雇主单位的科研人员，携带科研项目和成果，在一定的时间内，在保留其在高校等科研单位人事劳动关系的前提下，离开本职岗为创办科技型企业，或是到企业开展创新创业工作。

根据目前相关高校的规定 ，通常而言，高校体系内允许的离岗创业期限一般为3年，因特殊需要或可延长，但一般不超过6年。

在项目公司对接资本市场的过程中，相对而言，这一模式往往更容易满足IPO过程中，围绕核心技术人员所提出的稳定性、投入度等要求。

尽管如此，根据我们的经验，相较于兼职或者在职创办企业，一方面，科研人员离岗创业通常需要经历雇主单位内部较为严格的审核，且对于科研人员而言，是否愿意为了科技成果转化而在一定的时间内放弃其在雇主单位的本职工作也是一个关键要素；另一方面，相关科研人员未来是否还能顺利回归高校，也会存在不确定性，倘若在离岗创业期限届满之后，科研人员选择回归雇主单位，是否会对项目公司未来的技术发展产生不利影响，倘若科研人员选择留在雇主单位（即放弃在原雇主单位的科研工作），是否有可能对高校原本的科研发展产生不利影响都是值得考量的问题。


更多关于 科创板上市专利诉讼FTO分析讲解 ，科技成果转化《科技进步法》讲解 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 如何申请专利 专利代理