专利侵权「赔偿数额」认定的特殊情形，专利侵权判定之“禁止反悔原则”讲解

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专利侵权「赔偿数额」认定的几个特殊情形

长期以来，在我国专利侵权纠纷司法实践中，普遍存在着损害赔偿数额难于计算、判赔金额明显偏低的问题。

据统计表明，我国专利侵权赔偿金额远低于专利申请的技术投入，即侵权成本低于研发成本，这对于鼓励创新是极为不利的。

因此，如何解决对专利侵权损害赔偿数额进行合理认定的难题，在司法实践中是非常急迫的。

2022版《专利法》规定对恶意侵权人适用“惩罚性赔偿”，将其设定为通常赔偿额的1-5倍[1]，并将“法定赔偿额”提高到“三万元至五百万元”[2]，同时在权利人完成尽力举证的情况下，将确定赔偿数额有关的“举证责任”转移给了被控侵权人[3]。

这些措施有利保障了专利权人的合法权利，但在司法裁判中还会存在一些法条适用及解释的不同情形。

本文以裁判案例为例，对赔偿数额的认定进行分析，以期探寻侵权判定的规律，为从业者提供一些借鉴。

01以侵权人对外宣称的经营业绩作为计算损害赔偿的依据[4]某案中，被诉侵权产品是被诉侵权方积极推广的第三代点挂安装技术产品配件，被诉侵权方在2022年宣称其累计施工面积已达200万平方米以上，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，被诉侵权方副总经理在2022年2月24日仍通过 朋友圈对第三代点挂施工工程进行宣传展示。

最终，法院对权利人主张的250万元赔偿数额予以全额支持。

从最终的赔偿数额来看，法院肯定是考虑了被诉侵权方所宣称的累计施工面积已达200万平方米这一事实，再综合考虑权利人所主张的每平方米需被诉侵权产品约为5根，专利产品平均销售单价在3元以上，据此按照权利人主张的250万元赔偿额计算出的利润率8%左右在合理范围内。

虽然，被诉侵权方按其所说有夸大宣传的可能，但因其未能提供有效反证证明其实际施工量，故法院肯定是认可了其对外宣称的经营业绩，并以此作为计算损害赔偿数额的基础依据。

再综合考虑被诉侵权方的生产经营规模、侵权时间长短、侵权应用范围、侵权意图的主观倾向等因素，作出全额支持权利人250万元赔偿数额的判定，符合法律相关规定和审判逻辑常理。

在此需要提醒企业注意的是，对外宣传还是实事求是为好，过分的夸大宣传可能会带来更好的经营业绩，但同时也存在着经营风险，稍有不慎就会成为竞争对手可利用的证据，可以说是一把双刃剑。

02酌定赔偿数额应公平合理特殊情况可不受法定赔偿最高或者最低限额的限制[5]在另一案中，上诉方以一审判决[6]确定的赔偿金额低于法定赔偿最低限额，不符合《专利法》第六十五条的规定为由提起上诉，请求改判赔偿数额为法定赔偿最低限额的一万元[7]。

但最终二审法院认为，按照侵权人因侵权所获得的利益为基础酌定两千元赔偿数额并无不当，驳回上诉，维持原判。

通过分析具体案情可以看出，二审法院是综合考虑了侵权人销售侵权产品利润微薄、侵权时间不长、侵权人主观过错不大、侵权情节较轻、当地经济发展水平不高等因素，两千元的赔偿数额是符合实际情况的，也符合法理的要求。

虽然，《专利法》规定了法定赔偿额的最高和最低限额，但这限额不会成为法官判案的限制。

在认定赔偿数额时，首要还是以权利人的实际损失、侵权人的侵权获利为准，在利益难以确定时才会适用法定赔偿额。

而特殊情况下，如果按照法定赔偿额的最高和最低限额进行判案，往往会限制住法官的手脚，作出的判决将会有失偏颇。

如果按照法定赔偿额来判案，批量起诉零售商所获取的总利益可能远远高于起诉源头制造商的利益，由此给权利人带来了巨额收益；反观经济实力较弱的终端零售商，由于其销售额低但判赔额高，出现了明显的不合理情形，而且还会导致社会不稳定因素增加。

因此，综合考虑这些情节，不能机械地执行法定赔偿数额，它可能会造成更多的其他问题。

从以上两个裁判案例来看，在认定侵权赔偿数额时，需要根据专利权的创新程度、侵权行为情节轻重等因素，合理确定保护范围和保护强度，以与其创新高度和贡献程度相适应，从而达到鼓励创新，制裁故意侵权，维护公平有序的市场竞争秩序的目的。

专利侵权判定之“禁止反悔原则”，你用对了吗？

禁止反悔原则，也称“禁反言（estoppel）”，主要指专利权人在专利授权确权过程中，若为了满足授权要求而对权利要求的范围进行了限缩性修改或陈述，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

该原则是对专利侵权判定的另一原则“等同原则”的重要限制，即法院在适用在“等同原则”判定是否侵权时，应当先适用该原则，目的在于“敦促当事人在诉讼活动中诚实守信，避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。

通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，可以合理地确定专利权的保护范围，维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡”。

禁止反悔原则是专利侵权判定过程中普遍适用的法律规则之一，属于国际通行规则，例如在英、美、日、德等国家的专利侵权诉讼中均有对应的适用此规则的法律规定。

在中国的相关法律法规中也对其做出了具体的规定，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

” 禁止反悔原则如何适用？ 那么是不是只要是在授权确权程序中专利权人对权利要求进行了限缩性修改或陈述，就一定会导致在后续主张权利过程中适用禁止反悔原则呢？下面我们通过一个具体案例来更好的理解禁止反悔原则在侵权诉讼案中的适用。

选取此案例中与禁止反悔原则适用问题相关的主要部分。

专利权人天津联力化工有限公司（以下简称联力公司）诉被告浙江福瑞德化工有限公司（以下简称福瑞德公司）侵害发明专利权纠纷一案，北京知识产权法院认定被诉侵权产品落入权利要求1的保护范围，判决被告福瑞德公司赔偿联力公司经济损失880万元。

被告福瑞德公司不服一审判决，向北京高院提起上诉。

北京高院二审支持了一审判决，同时认为福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响，因此，在本案中不适用禁止反悔原则。

被告不服北京高院的判决，向最高院申请再审。

最高院对福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张能否成立进行了审查：

本案中，联力公司在涉案专利授权前，对权利要求1进行了修改，在其中增加了技术特征“料位开关”。

福瑞德公司主张该修改方式导致涉案专利被维持有效，应适用禁止反悔原则，不能在侵权诉讼中再就“料位开关”适用等同原则，即不应将技术方案A中用压力检测来判断铝粉是否已经排空的技术特征，认定为与“料位开关”等同的技术特征。

最高院认为：

首先，在发明专利授权确权程序中，专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。

专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征，并主张修改后的技术方案是非显而易见的，是专利审查实践中的常见情形。

虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围，导致权利要求的保护范围发生变化，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。

如此，会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，导致权利人与社会公众的利益失衡。

这样既与禁止反悔原则的目的不符，也与专利法保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的立法目的不相适应。

其次，关于禁止反悔原则的举证责任问题，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

根据该规定，在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下，在认定是否适用禁止反悔原则时，应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案，而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。

因此，被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形，以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。

而权利人主张“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。

本案中，二审法院以“福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响”为由，认为“在本案中不适用禁止反悔原则”，适用法律有所不当，最高院予以纠正。

本案中，虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”，涉案专利权最终被维持有效。

但在无效程序中，并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述，放弃了对通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。

因此，对于福瑞德公司有关本案应适用禁止反悔原则，不能再认定“料位开关”与技术方案A中的压力检测构成等同的主张，最高院不予支持。

专利侵权纠纷中的专利无效策略

随着中国知识产权保护法律体系的日臻完善，越来越多的中国企业也实现了从追求专利申请与授权的数量到运用专利维权的跨越。

另一方面，在中国这个巨大的全球制造与消费市场，国内企业与欧美日韩企业之间技术引进、合资、贴牌生产等日趋活跃，相关知识产权纠纷也与日俱增。

体现在专利侵权诉讼方面，即使是在新冠病毒肆虐的2022年，仅最高人民法院知识产权法庭受理的发明与实用新型专利侵权诉讼二审案件，即达到1189件[１]，仍比2022年增长了72.8%。

在专利侵权纠纷中，作为被诉侵权的一方，可以有多种应对途径与选择。

既可以向作为原告的专利权人方支付一定的许可费来平息纠纷；也可以从自己产品未落入对方专利权保护范围而作不侵权抗辩；或者以使用现有技术为由来进行抗辩。

但是，支付许可费可能对方开价不菲；不侵权抗辩可能难度较高，因为原告方是有备而来；而想用现有技术进行抗辩，则可能被诉方没有那么幸运，刚好能找到涉案专利申请日前与自己产品一样的现有技术。

而将原告方的涉案专利无效掉，成为彻底性解决侵权纠纷的最有效途径。

01通过无效涉案专利可以彻底解决一审、二审中的专利侵权纠纷 原告方为欧洲某机械制造公司，诉国内某上市公司生产销售的一种大型养路设备侵犯其发明专利权，并通过当地法院前往该上市公司作了证据保全。

律师团队在接受国内被诉方委托代理后立即启动了专利无效程序，请求国家知识产权局专利复审委（以下简称国知局）宣告欧洲公司的专利无效。

检索查阅了大量的国内外专利与非专利文献资料，从中找出强有力的能影响涉案专利新颖性与创造性的数百页现有技术证据，提交至国知局。

在国知局公开口头审理该案后，欧洲公司顾忌其涉案专利很可能因不具备创造性被宣告无效而紧急请求与国内公司和解，最终该案以双方各自撤回法院的侵权诉讼与国知局的专利无效案而和解[２]。

即使是专利侵权诉讼法院一审后被判侵权成立并承担赔偿责任，只要在法院二审过程中成功将涉案专利无效，被诉方同样能彻底摆脱侵权纠纷。

最典型的例子莫过于北京握奇公司诉恒宝公司关于其电子密钥发明专利侵权案，该案一审中恒宝公司被判专利侵权成立，并承担包括合理支出在内的共计5000万元经济赔偿。

然而原告方北京握奇公司在赔偿上最终却是颗粒无收，原因就在于案件二审期间，北京握奇据以诉恒宝公司侵权的专利权利要求被国知局宣告无效，据此北京市高级人民法院在二审中作出了驳回原告起诉的裁定。

02专利无效的目的不一定是要无效掉对方的专利 在专利侵权纠纷案件中，被诉方启动专利无效程序的目的并不一定要将目标专利的权利要求无效掉。

有些情况下仅需要利用专利无效程序，迫使专利权人对其专利权作出缩小保护范围的解释，从而利用禁止反悔原则，赢得侵权诉讼案。

在深圳创格公司和马希光诉康柏公司实用新型专利侵权案中，康柏公司巧妙地利用了专利无效程序，迫使专利权人为保其专利权有效，而在面对国知局的专利无效程序中，将权利要求１中的特征“可替换”解释为“可互换”，也即其技术方案中的部件“座槽”是可互换的。

因此特征，专利权被维持有效。

康柏公司在法院审理的侵权诉讼中主张己方的“座槽”不是可互换的，巧妙地利用了专利权人在无效宣告程序中的解释，从而成功利用禁止反悔原则在侵权诉讼案中获胜。

03如何通过多种途径找到能无效目标专利的现有技术证据 在专利侵权纠纷案件中，充分运用专利无效程序，特别是在将对方专利的权利要求基础全部无效掉的情况下，能起到斧底抽薪的作用，可以彻底解决侵权纠纷。

而专利无效成功与否的关键，在于能否检索到影响涉案专利新颖性与创造性的强有力证据。

大部分案件中，专利无效的请求人方都是通过专利数据库来查找现有技术证据，实践工作中也可以从互联网平台中公开的科技论文、电商平台发布的新技术与产品、图书馆收藏的书籍与期刊杂志中寻找现有技术证据。

还有一种需要注意的途径就是，从专利权人处挖掘出无效其专利的证据。

04侵权诉讼中运用专利无效程序还需要注意把握好时机 根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。

因此，遭遇上述情形时，被诉方在侵权诉讼中应当在规定的15天答辩期内，及时向国知局提起专利无效请求，以中止法院侵权诉讼案的审理。

同时利用现行专利法规规定的一个月补充证据期限，再去检索查找强有力的现有技术证据，以期能无效掉涉案专利，从根本上解决侵权诉讼纠纷。

当然，在日益激烈的市场竞争中，企业也可以在未发生侵权纠纷之前未雨绸缪，通过检索是否存在对自己制造、销售的产品构成法律风险的有效专利，做好专利侵权风险预警工作，并提前布局专利无效准备、产品规避设计等项工作。


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