专利发明人如何与专利代理人沟通 ，当保护范围遇上必要技术特征

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利发明人如何与专利代理人沟通 ，当保护范围遇上必要技术特征 。

专利发明人如何与专利代理人沟通

老同学说产品A在设计之初便得到了公司领导层的一致认可，并指派老同学作为领头人带领一个小团队去完成产品A的项目。

终于，在老同学领导的小团队的努力下，产品A终于要投入市场，正说到兴起之时，老同学却又开始惆怅。

老同学所在的公司对于产品A十分重视，在产品A的项目刚刚开启时，就找到专利代理公司B为产品A申请了专利，而老同学作为最了解产品A的人，自然也是当仁不让成为了产品A的专利发明人，但作为一个专利小白，对如何与代理师进行有效的交流，犯起了愁。

代理师在与发明人交流时可能会问到的地方，比如说通常代理师会基于发明人撰写的技术交底书，对书中每一项技术细节都进行确认，遇见不理解、或者理解模糊的地方，还需要发明人以举例的方式进行更直观的讲解，这样做的目的在于，防止代理师对技术的理解出现偏差。

此外，代理师还会进行适当的拓展，例如产品A的实现技术是技术1，那么代理师就会拓展到技术2，但这一拓展的前提首先是技术2可以实现产品A，因此就需与发明人进行技术上的确认，以明确代理师的拓展是合理的。

代理师在询问产品A除了技术1可实现外，是否还能通过技术2实现，就好像在询问鱼（产品A）除了红烧（技术1）之外，还能不能清蒸（技术2）。

如果只能红烧（技术1），那菜（专利申请文件）的食客（保护范围）就局限于爱吃红烧鱼的食客；反之如果鱼还有其他很多做法，无论是清蒸还是其他，那菜（专利成品）的食客（保护范围）就能扩大到爱吃鱼的吃众。

反过来说，如果我们撰写专利时只还原技术1的实现，那么根据专利侵权判定过程中的“全面覆盖原则”，产品至少需要包含独立权利要求中的全部技术特征，进而如果其他公司按照技术2甚至技术3、4、5等来仿造产品A，维权的难度就大大增加了。

代理师可能还会向发明人了解产品A的竞品情况，比如产品A和竞品相比的区别是什么，并且这些区别能解决这些竞品所存在的哪些客观存在的技术问题等。

无论这店里说这锅包肉有多么正宗多么好吃，客人闻名而来，如果味道不对，那肯定要失望而去。

这就好像在审查员（客人）眼里，只认与相关技术相比产品A客观存在的区别技术特征，如果该区别技术特征没有达到授权高度，那么专利申请被驳回也是理所应当的。

因此，代理师在询问产品A和竞品的比对时，主要是为了了解产品A所在的场景中的相关技术，只有对相关技术充分了解，在布局产品A的专利申请文件时，才能用最合适的保护范围既满足审查过程中所要求的新创性，还对后续可能出现的侵权比对提供有力武器。

原以为自己交了技术交底书，剩下的直接交给代理师就完事大吉了，现在看来，一个好的专利申请文件，不仅需要认真负责的代理师进行撰写，还需要发明人提供足够充足的技术支持。

当保护范围遇上必要技术特征

专利法实施细则，第二十条规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

《专利审查指南》指出：必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

发明人给出的一份完整的交底书，往往会包括一个解决相关问题的最佳技术方案，专利文件可将之称为最佳实施例。

最佳实施例一般都是由具体的技术特征构成，也就是专利里的下位概念。

从发明人的角度考虑，最佳实施例是其给出的解决相关技术问题的最佳技术方案，其包括的技术特征也就会被认为是必要的技术特征。

但是，最佳实施例一般都包括多个技术特征，且技术特征相对下位，如果将最佳实施例直接放入到独立权利要求中，则申请人就只能获得最佳实施例以及与其等同的技术方案的保护范围。

其实，从《专利审查指南》中对于必要技术特征的解释我们可以看到：在撰写独立权利要求时，只要保证独立权利要求中包括了能够解决此技术问题的技术特征即可，而不要求必须包括最佳的实施例。

针对上述提到的问题，由于发明人与代理人的认识存在较大的差别，从而也就直接导致二者给出的独立权利要求存在较大差别，现以交通网为例说明独立权利要求书撰写； 背景技术：现有技术中未包含有任何地铁线路，公交线路人流量较大，现有的公交车无法满足乘客需求，从而造成公交站台客流无法及时疏散，对此发明人给出了下图的地铁线路。

对于此处需要解决的技术问题，发明人与代理人的认识不存在任何分歧，即解决公交站台客流无法及时疏散的问题：对此，发明人与代理人给出的独立权利要求如下：

发明人想象中的独立权利要求：

1。 一种交通设施，其特征在于，包括：

地铁轨道，所述地铁轨道铺设在北京市且经过； 列车组，所述列车组可移动地设置在所述地铁轨道上，且在所述地铁轨道上可暂停地设置； 其中，所述列车组在所述可暂停地设置。

代理人撰写的独立权利要求：

1。 一种交通设施，其特征在于，包括：

地铁轨道，所述地铁轨道铺设在北京市且经过海淀区； 列车组，所述列车组可移动地设置在所述地铁轨道上，且在所述地铁轨道上可暂停地设置； 其中，所述列车组至少在所述海淀区可暂停地设置。

从发明人的角度分析，为了解决公交站台客流无法及时疏散的问题，则此交通设施必须要在经过且在停车，从而保证客流离开，即列车组在经过且在可暂停地设置为必要技术特征，即发明人将最佳实施例确定为最终的独立权利要求。

然而，代理人给出的独立权利限定了一个相对较大的范围，即地铁轨道只要经过海淀区且在海淀区可暂停地设置即可，至于经过海淀区的那个位置并未做出任何限定。

考虑到海淀区包括了，所以，第二种独立权利包括了第一种独立权利要保护的范围。

对于地铁轨道未在停止或根本就未经过能否解决上述声称的技术问题往往是发明人质疑的关键。

对此，代理人认为，即使列车组不在停车，但当其在海淀区的其他位置停车时，则人流可以从步行到附近的站点进行乘车，或者转乘任意可以到达此地铁停车站点的车辆进行换乘。

由于其它站点有了此列车组则需要在转乘的人流就无需在换乘，一定程度上也可以解决公交站台客流无法及时疏散的问题，即此独立权利要求包含的技术方案可以间接地解决上述技术问题，也就不会存在缺少必要技术特征的问题。

此外，在确定技术方案中解决的技术问题时，为了能够扩大保护范围，代理人也会根据技术方案中技术特征的重要程度重新确定所要解决的技术问题，即在保证独立权利要求中包括了必要的技术特征的基础上，能够尽可能地减少包含在独立权利要求中的技术特征。

就如上述提到的解决公交站台客流无法及时疏散的问题，为了扩大保护范围，而且独立权利中的技术特征又能直接体现解决的技术问题，我们完全可以将公交站台客流无法及时疏散的问题改为北京市客流无法及时疏散的问题。

针对此技术问题，可以得到以下独立权利要求：

1。 一种交通设施，其特征在于，包括：

地铁轨道，所述地铁轨道铺设在北京市； 列车组，所述列车组可移动地设置在所述地铁轨道上，且在所述地铁轨道上可暂停地设置。

显然，上述权利要求书，至少可以包括下图中给出的各个线路方案。

由于在侵权判定时，全面覆盖原则是判断一项技术方案是否侵犯发明或者实用新型专利权的基本原则。

故，在能够获得一个较大保护范围的时候，我们完全可以进行二次确定解决的技术问题。

针对上述独立权利要求，只是单纯地从必要技术特征方面进行了说明，并未考虑最终能够获得授权的技术方案。

但是，当首次提交的独立权利包括了一个较大的保护范围时，后续可以根据审查意见更加有针对性地修改权利要求书。

如何撰写疾病诊断相关「技术方案」的权利要求

在医学领域，疾病的诊断也是医药或医疗器械厂商着力想要在专利申请中保护的方面，但我国专利法对于疾病的诊断方法有着「严格」的限制。

本文将针对疾病诊断相关的技术方案，主要从授权客体角度、兼顾新颖性和创造性，提供该方向专利申请的权利要求的撰写思路。

我们在阅读发明人提供的技术交底书后，通常会先判断技术方案的核心改进点，然后基于核心改进点对权利要求进行撰写和布局。

对于疾病诊断相关的技术方案，我们也同样应当「首先」判断该技术方案的改进之处是什么，「然后」再考虑以何种主题予以保护。

同时，我们「还要了解清楚」技术方案的技术目的是什么，其目的是否仅仅局限于疾病的诊断结果，然后再根据情况对权利要求做出合理布局。

1 如果技术方案的改进之处在于诊断所采用的试剂，权利要求书中至少可包括一组产品权利要求和一组制备用途权利要求。

专利法「第25条」虽然排除了用于诊断疾病的方法权利要求，但不限制产品权利要求；而制备用途权利要求，不属于疾病的诊断方法，其属于制备方法类型的用途权利要求，是专利审查指南明确允许的主题。

因此，上述两组权利要求在授权客体角度考虑，均符合专利法第25条的规定。

例1：现有技术采用抗体A诊断胃癌，本发明发现并证明了抗体A与抗体B的组合可用于特异性诊断胃癌，其诊断准确性更高。

本发明通过对诊断试剂做出改进（由现有技术的抗体A改变为抗体A与抗体B的组合），实现了提高胃癌诊断准确性的技术效果。

为了争取较大的保护范围，我们首先可以请求保护产品，例如：

一种用于诊断胃癌的组合物，包括抗体A和抗体B。

一种用于诊断胃癌的试剂盒，包括抗体A和抗体B。

但是，由于上述“用于诊断胃癌”的限定对于产品（组合物、试剂盒）本身没有带来影响，在判断产品的新颖性和创造性时，该用途限定不起作用。

一旦现有技术在任何其他应用领域中公开了含有抗体A和抗体B的组合物，那么上述产品权利要求的新颖性和创造性将会受到影响。

所以，在权利要求布局时，我们建议增加一组瑞士型制备用途权利要求，例如：

抗体A和抗体B的组合在制备用于诊断胃癌的试剂盒中的用途。

根据中国「专利审查实践」，在药剂制备用途权利要求中，药剂有待治疗或诊断的疾病（这里是“胃癌”）对于权利要求起到限定作用。

因而，即使现有技术在其他应用领域（如肝炎治疗领域）公开了抗体A和抗体B的组合物，本发明胃癌相关的制备用途在新颖性/创造性方面也不会受到影响。

需要注意的是，对于制备用途权利要求，专利审查指南明确规定了“仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性”。

在撰写制备用途权利要求时，应尽量避免将区别特征撰写为“用药”特征，相反，应尽可能地将“用药”特征转化为“制药”特征。

举一个「反例」，如果将上述制备用途撰写为“抗体A在制备用于诊断胃癌的制剂中的用途，其特征在于，所述抗体A联合抗体B一起用于诊断胃癌”，该权利要求中抗体A和B的联合诊断特征会被认定为“用药”特征，对于制备用途没有限定作用，这种写法可能会使权利要求丧失新颖性。

2 如果技术方案的改进之处不在于诊断所采用的试剂，而是在于诊断过程中的特定处理、检测和/或分析步骤，权利要求书中至少可包括一组诊断设备（或虚拟装置）权利要求，如果诊断过程可通过计算机控制实现，权利要求书还可包括一组计算机程序存储介质权利要求。

无论是诊断设备、虚拟装置，还是计算机程序存储介质，它们都属于产品类型的权利要求，在授权客体角度考虑，均符合专利法第25条的规定。

例2：本发明提出一种用于测定血管硬化度的方法，包括：将激光照射于生物体；检测通过了生物体的激光；基于激光的检测结果，采用公式A和公式B计算得到血管的硬化度。

很明显，本发明不涉及特定的诊断试剂；其改进之处在于采用激光进行检测并按照特定的公式对激光检测结果进行运算，从而可以无创地、高精度获得血管的硬化度。

由于血管硬化度直接反映了生物体的健康状况，上述测定方法会被认为属于疾病的诊断方法。

在撰写权利要求时，我们可以将上述方法转化为一种测定设备，将其中的激光照射和检测步骤转化为硬件部件，将基于公式A和公式B的计算步骤转化为虚拟的运算部。

例如：

一种用于测定生物体的血管硬化度的设备，包括：

激光发光部，设置为将激光照射于生物体； 激光检测部，设置为检测通过了所述生物体的所述激光； 运算部，设置为基于所述激光的检测结果，采用公式A和公式B计算所述生物体的血管硬化度。

还可以将诊断方法直接转化为存储有用于执行该方法的计算机程序的可读介质，例如：

一种存储介质，所述存储介质上存储有计算机可执行的程序代码，其特征在于，所述程序代码被计算机系统的一个或多个处理器执行时，所述计算机系统执行一种测定生物体的血管硬化度的方法，所述方法包括以下步骤：

将激光照射于生物体； 检测通过了所述生物体的所述激光； 基于所述激光的检测结果，采用公式A和公式B计算所述生物体的血管硬化度。

在上述两种产品权利要求中，方法步骤已经转化为功能性特征或计算机程序代码，对产品起到了限定作用，在新颖性和创造性判断中，这些特征也应当被考虑在内。

目前，受益于既往病例的大数据分析，出现了大量的基于计算机技术的诊断分析方法，这些方法往往仅涉及对检测数据的分析、比较和算法。

对于这类诊断方法，可以将其转化为虚拟装置和存储介质权利要求。

对于虚拟装置的撰写，可考虑按照功能模块的撰写方法来处理。

例如：

一种检测与胃癌相关的基因突变的装置，其特征在于，所述装置包括：获取模块，用于获取待测样本的测序数据；第一判断模块，用于判断所述待测样本的测序数据中是否存在SNP突变；第二判断模块，用于判断所述待测样本的测序数据中是否存在缺失突变”。

3 在生物领域的专利实践中，经常会遇到这样一些情况，虽然发明涉及的检测方法在最初是针对疾病的诊断而提出的，但在撰写时，需要从该方法实际改进的技术点及其潜在的应用场景来判断，该检测方法是否仅限于疾病诊断这一特定的目的或应用场景，是否还存在其他目的或场景应用的可能性。

换句话说，该检测方法的目的可能不局限于疾病的诊断结果。

这类情况下，权利要求书可以包括由疾病诊断方法转化而来的适当类型的权利要求，同时还可包括一组涉及其他目的、不属于疾病诊断方法的方法权利要求。

例3：「技术交底书」描述了一种检测基因突变的方法，检测对象提到了人体和动物体。

此时，我们需要分析：

① 本发明的核心点是否在于发现了特定基因突变与某疾病的关联性。

在人体和动物体中，若检测的基因突变与特定疾病直接相关，则依据该方法获得的基因突变检测结果，可直接得到待测样本所对应个体的患病风险程度或直接获得疾病的诊断结果，那么本发明则涉及疾病的诊断方法。

② 如果检测方法的效果侧重于方法本身的改进效果，比如缩短检测时间、减少试剂用量等方面，且检测方法并非特异针对某种疾病，这种情况下，我们认为本发明的基因突变检测方法所涵盖的应用领域相对更广，甚至可以考虑该方法是否同样适用于检测植物体或微生物体的基因突变，若可以，那么检测植物体或微生物体中的基因突变则不属于疾病的诊断方法。

也就是说，发明的检测方法涵盖了与疾病诊断相关的检测方法，也涵盖了与疾病诊断无关的检测方法。

对于上述两种情况，应考虑采用不同的方式撰写权利要求。

对于第①种情况，即，发明直接涉及了疾病的诊断方法，发明不涉及其他目的或场景应用的可能性：如前述，若方法涉及算法的，可转化成虚拟装置和计算机程序存储介质权利要求；若涉及试剂的，则可转化为试剂产品和制备用途权利要求。

对于第②种情况，即，发明涵盖了相对更广的应用领域（不局限于疾病的诊断）：从获得较大保护范围的角度出发，我们可以直接采用“一种检测基因突变的方法”的写法。

当然，为了构成充分的支持，说明书中除了涉及人体和动物体检测的实施例之外，还应当包含检测植物体和/或微生物体的实施例，以对该检测方法的适用范围进行合理扩展，使说明书整体上支持一种相对普适的检测方法。

在「实质审查」阶段，如上述检测方法被认为涉及疾病诊断方法，可以利用说明书中的内容尝试争辩本申请的方法并未特异指向疾病诊断，再结合植物体和/或微生物体的实施例，论述本发明的目的仅仅是获得各类生物体中基因突变的检测结果，不属于疾病的诊断方法。

如果审查员在考虑上述争辩后仍然认为本发明涵盖了以疾病诊断为目的的检测方法，那么我们可以顺应审查员的思路，将上述检测方法拆分为涉及不同目的的两部分技术方案：一部分涉及疾病的诊断目的，另一部分与疾病诊断无关。

我们在修改权利要求时（或者在起初撰写权利要求时），可以将这两部分区分开来。

具体来说，可以将涉及疾病诊断目的的技术方案转化为虚拟装置和计算机程序存储介质权利要求（如果改进之处涉及基因突变的检测试剂，可以转化为试剂产品和制备用途权利要求）；而将涉及其他目的的方法明确限定为：

“一种非疾病诊断目的的检测基因突变的方法”；或者“一种在植物体或微生物体中检测基因突变的方法”。

「专利审查指南」中对于疾病的诊断方法有着明确的定义，即，“以有生命的人体或动物体为对象；以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”，上述的“非疾病诊断目的”或以“植物体或微生物体”为对象的方法权利要求不属于疾病的诊断方法，符合专利法第25条的规定。


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