专利权的稳定性讲解，专利权评价报告制度设计讲解

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专利权的稳定性讲解

专利权的稳定性通常是指专利申请在授权后对抗无效请求的能力。

部分申请人会认为在审查过程中申请人与审查员是对立的双方，并认为能够说服审查员就是胜利。

事实上，对于审查员来说，其工作的目标是公正地对待专利申请，既对申请人公正，也要对公众公正。

也就是说，审查员要基于相关的法规和现有技术的情况，对专利申请是否授权以及可授权的保护范围做出合理的判断。

对于申请人而言，如果授权的权利要求范围过小则不利于维权，但如果过大就可能有遭受无效的风险，不但需要付出应对无效的精力和费用，还可能因为专利被全部无效或部分无效而最终无法保护自己的利益。

从这个角度来看，审查员的审查工作对于专利权的稳定性是有帮助的，申请人应当客观地考虑审查员的观点，并做出必要的修改和陈述。

如何增强专利权的稳定性：

1、充分检索和分析现有技术 在审查过程中，审查员会出具检索报告，但申请人不能仅以审查员引用的文献作为判断基础。

尽管审查员能够具备相应技术领域的知识，但申请人对本领域的现有技术通常会有更精深的理解，也熟悉本领域竞争对手的研发情况。

因而，申请人应当充分检索并客观分析这些现有技术，而且这样的检索和分析工作最好在提交申请之前，以便于针对性地撰写权利要求书，有层次地对核心内容做出保护。

此外，在允许主动修改的时机，例如在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，也可以针对性地修改或增加权利要求。

2、客观理解审查意见 审查员或者合议组对于相同的问题可能存在不同的理解和判断。

因而，针对审查意见通知书中指出的问题，客观理解并做出应对才更有利于最终专利的稳定性。

申请人应当具备专利审查的相关知识或者借助于有经验的专利代理机构。

3、高水平的撰写与修改 在无效阶段的修改一般仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修正四种方式。

“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

在无效阶段的修改一般不允许加入说明书中的内容，尽管有特殊案例，但仍难以普遍适用。

因而，申请人要有提前准备，以应对无效阶段对修改方式的特别限制。

首先，有层次且合理保护的从属权利要求是专利权的稳定性的后盾，申请人应当重视申请的撰写和每一次修改时机，针对现有技术和申请中的问题做出合理的布局和修改。

其次，对于存在争议的修改方式要慎重对待。

申请人有时会面对不可预料的对比文件，可能不得不做出在原有的布局之外的修改。

虽然通过努力争辩，申请人说服了审查员接受该修改是“直接地毫无疑义地确定”的，但在无效阶段，合议组可能与审查员的观点不同。

在这样的情况下，该修改所涉及的权利要求会被无效。

因而，在做出此类存在争议的修改方式时，应当考虑权利要求书中是否存在可供备用的其他权利要求或特征。

4、对于快速授权的申请 有的专利申请可能仅需克服简单的形式问题就被授予专利权，甚至在申请后被直接授予专利权。

对于此类情况，应当重新审视权利要求书在应对可能的无效时是否存在风险，有必要时可以考虑提交分案申请，在分案申请中设计不同形式的权利要求对相关的技术方案做进一步地保护。

专利权评价报告制度设计讲解

一、专利权评价报告的重要性 2022年新修改的《专利法》在第五十条和第六十六条都规定了出具或提供专利权评价报告的要求。

第五十条规定：专利权人就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。

第六十六条规定：专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国知局对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。

该两条均为此次修法的修改之处，而且专利权评价报告均涉及其中，可见专利权评价报告的重要性不言而喻，一者是作为提出开放许可声明的要件，另一者是作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

并且在专利侵权纠纷中从之前的只有专利权人、利害关系人可以申请出具专利权评价报告增加至被控侵权人也可申请出具专利权评价报告，可见专利权评价报告在专利侵权纠纷中的地位也在提升。

专利权评价报告从专利审查程序原理上讲，是为了弥补实用新型和外观设计专利只经过形式审查未经过实质审查就授权，导致的专利权可能不稳定的缺陷而设计的。

这样的制度设计在总体上可以平衡前期授权时缩减审查周期、提高审查效率与后期实现专利权价值时确保权利基础稳定之间的关系。

所以专利权评价报告相当于对已经授权的实用新型和外观设计专利再回头实质审查一次。

而且根据《专利审查指南》的规定，专利权评价的内容几乎涵盖了所有决定是否授予专利权的条款，是名副其实的实质审查。

在专利权人就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明时，专利权评价报告作为要件被要求提供，可是目前尚未有相关文件对如下的情况作出规定，即如果专利权评价报告的结果是负面的，国知局是否予以公告，实行开放许可。

从国知局要求提供专利权评价报告的目的来看，应该是评估实用新型或者外观设计专利权的稳定性。

因此，在专利权评价报告多数情况作为唯一用于评估实用新型或者外观设计专利权的稳定性的证据的情形下，如果专利权评价报告的结果是负面的，国知局大概率是不予公告的，因为如果专利权不稳定会给后续的专利许可实施带来巨大风险和隐患。

理论上，在实用新型或外观设计专利侵权纠纷中，一份负面的专利权评价报告在法律效力上不会当然地宣告涉案专利权无效，专利权人仍有权利启动维权。

但在实践中，专利权人在提起侵权诉讼时必然要考虑诉讼结果，一份专利权评价报告的结果正面与否，可能直接影响专利权人决定是否提起诉讼。

即使在进入诉讼后，如果出现负面的专利权评价报告，专利权人很可能会撤回诉讼，或者法院要求其撤回诉讼。

因此，涉案专利权评价报告的结果在实质上影响着整个诉讼的走向，可谓是对诉讼双方当事人利益攸关。

二、关于专利权评价报告制度设计的思考 对于如此重要的专利权评价报告，目前的《专利审查指南》规定“专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼”。

如果有错误，只能通过作出专利权评价报告的部门的内部复核来更正。

这样对当事人来说，如果不服专利权评价报告，可能缺少有效的外部救济途径，不能很好地保障当事人的程序权利。

鉴于国知局对实用新型专利或者外观设计专利进行的专利权评价相当于实质审查，并且专利权评价报告在实践中具有行政决定的效果，那么专利权评价报告就应像对发明专利在实质审查后作出的驳回决定或授权通知一样赋予其正式的法律效力，成为行政决定。

具体而言，专利权评价报告的结论可以分为两种，即如果经过检索、分析和评价后发现实用新型专利权或者外观设计专利权的授予不符合专利法及其实施细则规定的授权条件，直接宣告该被评价的专利权无效。

如果符合授权条件，则作出维持有效的决定。

后续如果当事人不服该无效宣告决定，可以启动类似专利复审的行政复议程序和针对行政复议程序的行政诉讼程序。

如此设计的好处是，一方面，可以理顺专利权评价报告制度与其他专利审查制度、行政复议制度和行政诉讼制度的关系，同时给予当事人充分的外部救济途径，保障其程序权利；另一方面，由于很大一部分专利权评价报告是在提起专利侵权诉讼或行政投诉前由专利权人或利害关系人申请的，专利权人或利害关系人如果对专利权评价报告不服，则会在诉讼或投诉前针对专利权评价报告进行行政复议和行政诉讼，直至专利权的稳定性有最终结论再起诉或投诉。

如此由于起诉或投诉时所依据的实用新型专利权或外观设计专利权已经具有较高的稳定性，可以减少依据那些稳定性低的实用新型专利权或外观设计专利权起诉或投诉对司法资源和行政资源造成的浪费，促进诉讼程序或行政查处程序高效进行。

三、一些相关问题的探讨 有的观点认为，由于实用新型专利或者外观设计专利的价值较发明专利的偏低，上述将专利权评价报告赋予行政决定的效力和后续救济程序的制度设计，会浪费行政资源和司法资源，不利于社会效率的提高和侵权纠纷的快速解决。

关于实用新型或外观设计专利的价值，一方面，实用新型或外观设计专利的价值并不一定比发明专利的低；另一方面，就需要作出专利权评价报告的实用新型或外观设计专利而言，已经到了需要实现其价值的时候，即开放许可或专利维权，至少说明专利权人根据市场情况或被侵权情况评估认为涉案专利是具有一定市场价值的，否则市场上不会有实施专利的需求和被人模仿的可能。

关于提高社会效率和快速解决侵权纠纷，如果赋予专利权评价报告以行政决定的效力，明确宣告那些不具备新创性或创造性很低的实用新型和外观设计专利无效，将会节省众多关于该专利的交易、许可、融资、维权等活动，反而可能会提高社会效率和避免一些不必要的侵权诉讼活动。

专利法第33条讲解

最高人民法院关于“修改超范围”的问题，共审理了11件案件，其中，在（2011）知行字第69号中，申请人将原权利要求中记载的“对信息进行检测、判断、分析、分类处理”，“通过相应设备以被叫用户名义进行接续服务”修改为了“对收到的所述原被叫用户信息进行检测、判断、分析、分类处理”，“通过坐席终端、或拨号服务器、或语音系统分配服务器、或交互式语音管理服务器、或电子邮件服务器以被叫用户名义进行接续服务”，说明书中关于上述技术方案并未有其他新的记载，对于上述权利要求的修改，专利复审委员会和最高人民法院给出的结论均是修改超范围，其中，最高人民法院的路由具体如下：修改后的内容没有记载在原申请文件中，并且不能从原说明书和权利要求文字记载的内容即说明书附图直接地、毫无疑义第确定，因此修改超范围，可见，申请人在对申请文件进行修改时，应当充分考虑修改后的技术方案是否能够“从原申请文件中直接毫无疑义的确定”的考量标准。

1、 主动修改过程中的修改超范围问题 申请人可以在提出实质审查请求的同时，或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书起的3个月内对申请文件进行主动修改。

基于很多考虑，申请人会在申请文件递交到专利局后对申请文件进行主动修改，一般有以下几种常见情况：

1） 申请文件与标准不对应； 专利先行策略保证了专利会先于标准提案申请，但与此带来的一个问题是：申请人无法保证先于标准提案申请的专利一定会与标准对应，为了对应标准，申请人需要对申请文件的权利要求书进行修改，但需明确的一个规则是：修改后的权利要求的整体技术方案应当在原申请文件中有记载，例如，在先申请的权利要求1记载了：基站向终端发送请求信息。

为了对照标准，需要将“请求信息”修改为“连接信息”，但如果原申请文件中仅记载了“连接信息”这个技术特征，没有完整的记载“基站向终端发送连接信息”的技术方案，那么将“基站向终端发送请求信息”修改为“基站向终端发送连接信息”，这样的修改应当是修改超范围的。

因此，笔者建议发明人在撰写交底书时，可以将可能写入标准的技术方案均完整的体现在交底书中。

2） 权利要求撰写出现偏差 基于多种原因，最终递交到专利局的申请文件的权利要求书有可能不是申请人想重点保护的技术方案，因此，申请人后续想对申请文件进行主动修改，笔者建议可以从以下角度考虑修改是否超范围：修改前的版本认作是技术方案A，修改后的版本是技术方案B，如果技术方案B相对于技术方案A具备新颖性，或技术方案A相对于技术方案B具备新颖性，那么将技术方案A修改为技术方案B的操作就应当修改超范围。

因此，笔者建议代理师将发明人交底书的技术方案充分体现在申请文件里，另，可以在说明书部分从多个角度撰写多套权利要求，以便后续修改。

2、 针对通知书所指出的缺陷的修改超范围问题 申请人在答复审查员下发的补正通知书，审查意见通知书等时，经常会为了克服审查员指出的缺陷，需要对申请文件作出修改，例如，审查员指出当前记载的权利要求1不具备创造性，申请人为了克服这个缺陷，在权利要求1中添加技术特征，此处，需要留意的是，修改后的权利要求1所记载的整体技术方案如果在原申请文件中有记载，那么上述修改就应当是不超范围的；例如，审查员指出权利要求书中某一技术特征不清楚，且该技术特征又不是本领域的公知术语，因此，需要对该技术特征进行解释，但如果原申请文件中没有针对该技术特征的描述，那么针对该技术特征的解释就很有可能修改超范围。


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