专利查新检索能否代替专利侵权风险排查？专利案开庭十项准备八项注意

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专利查新检索能否代替专利侵权风险排查？

根据《中国知识产权保护状况》白皮书，2022年全国地方各级人民法院新收知识产权一审案件550263件，审结515861件，其中新收专利案件31618件，相较于2022年，这三项数据分别同比增长24.1%、16.5%和10.8%。

随着“加强知识产权保护”的大趋势，有理由相信在刚刚过去的2022年，这些数据还会持续保持高速增长。

这些不断增长的知识产权案件数量，反应了全国创新主体对于知识产权保护制度的认可度、以及对于利用知识产权保护自主创新成果的积极性不断提高。

这也就意味着，当一项产品即将推向市场时，市场主体就更加有必要问自己一句：我的产品有没有侵犯别人专利权的可能？我有没有采取适当的措施预防专利侵权风险的发生？ 举例来讲，X公司研发了一种新型保温杯，“发明点”在于保温杯上设置了能够容纳药物的空间（药物仓）和药物释放按钮，用户根据需要，点击药物释放按钮，可以将药物仓中的药物添加至保温杯，在保温杯中形成药物冲剂。

X公司的老板A先生跃跃欲试：我司的这个保温杯简直是后疫情时代调理身体、养生保健的利器，要尽快推向市场；并且，我们对这个方案申请了专利，并且在专利申请前对这个方案进行了充分的查新检索，查新结果足以证明这个方案是我司研发人员的优秀智慧成果，足够“新”，这么新的技术方案，应该不会有侵权风险了吧？ 这种疑问很普遍，但很遗憾，A先生可能还需要听我一言、并且多做一点工作。

如果使用查新检索代替侵权风险排查，或者使用查新检索的思路进行风险排查，有很大的可能会误判侵权风险，导致未经过充分风险排查的产品仓促投入市场，受到竞争对手的阻击。

查新 vs 找全 查新检索，顾名思义，就是要通过专利检索得出某个技术方式是否是“新”的结论，也就是针对技术方案的新颖性、创造性进行检索，以判断技术方案的授权前景。

查新检索是在进行专利申请之前的常规步骤，尽可能避免将不具备新颖性或创造性的技术方案提交至专利局，造成资源浪费。

因此，查新检索主要是针对技术方案中“发明点”进行的检索，一般不会覆盖所有有关的技术方案。

具体到这个保温杯的例子，查新检索只是证明了在“药物仓”这个创新点上，没有其他人与X公司想到一块去，这个思路是独一份的，我们需要给X公司的创新思路点赞。

然而，保温杯不仅仅具备药物仓这一个部件，保温杯的整体结构设计、保温材料、保温杯盖等等，也是保温杯必不可少的组成部分，这些技术方案往往在查新检索中难以涉及，但是在这些方面，也许正潜伏着危险的专利。

查新检索只涉及了X公司保温杯技术方案的制高点——第三级台阶上的内容，但是对于构成第三级台阶基础的第一级和第二级台阶，往往覆盖不足。

如果X公司的竞争对手Y公司对于保温杯盖的设计申请了一项专利，且这项专利恰巧与X公司保温杯的杯盖设计相同，那么这项专利实际上就构成了对X公司这件产品的障碍专利，X公司会存在侵权风险，但是这个风险并没有在查新检索中得到有效的识别。

因此，在进行专利侵权风险排查时，我们的目的不是“查新”，而是“找全”。

我们会将产品的技术进行充分的拆解，尽可能对构成这件产品的所有技术角度的相关专利全部找到，然后逐个专利地排查是否会产生侵权风险。

只有经过了较为全面的侵权风险排查，了解竞争对手拥有的专利武器有哪些，才能判断在产品推向市场时，是否可能受到竞争对手的阻击。

在完成排查工作之后，如果识别到了已经存在的侵权风险或者可能产生的潜在风险（如未授权专利），则可以提早进行风险的预防和规避。

只有全面的专利侵权风险排查，才可以为企业产品的参展、推广、上市、出海等市场行为提供可靠的保障。

专利案开庭十项准备八项注意

无论是专利无效还是行政诉讼或民事诉讼，尤其对于争议较大的案件，口审或开庭往往是决定案件走向的关键环节，同时，开庭也是体现代理人专业性的重要舞台，专业的知识和态度能够带给客户更好的体验。

开庭时恰当的陈述当然是影响庭审效果的主要因素，然而所谓“台上一分钟，台下十年功”、“功夫在戏外”，好的庭审效果更有赖于代理人庭前庭后细致而大量的准备工作以及对一些细节问题的把握。

十项准备之一：手续文件核对 核对委托书等文件的原件是否已提交法院或复审委，委托书的委托权限等。

庭审中此类文件的核实在庭审开始阶段进行，如出现错漏，往往会给法官或审查员留下不好的印象，甚至会影响代理人参与庭审。

笔者曾参与的一专利无效案件中，对方代理人存在转委托的情况，但委托书中却未记载有转委托权限，因此被转委托的主要发言人无法出庭，一定程度上影响了对方的当庭应对。

十项准备之二：补充提交证据 核对证据原件是否准备好，或者需要其他补充证据，补充证据通常要准备多份，应确保打印足够的份数以便庭审时各方均能够看到，另外，给法官的证据最好将相关部分做好标注，以便于法官在庭审时或撰写判决书时查阅。

十项准备之三：PPT或实物演示 涉及专利技术较为复杂的情况下，为了便于法官尽快理解对于己方有利的技术事实，有时进行PPT 或实物演示是非常有效的方法，PPT演示最好多用直观的图示，少用文字。

如准备演示，则需要与法院或复审委提前沟通，以便对方提前准备好相关的演示设备。

十项准备之四：证人或专家辅助人出庭 对于所涉技术高度复杂或专业性很强并且案件事实认定存在较大争议的专利案，例如生化医药、复杂电路等领域案件，请相关领域的权威专家出庭对相关技术事实进行解说往往会有较好的效果。

如需请专家证人等出庭，则应事先对证人进行相关的出庭培训及演练，避免陈述与争议点无关事实。

十项准备之五：梳理己方证据 庭前对己方所提证据应进行仔细梳理，对支持己方论点的事实在证据中的出处了然于心，事先对证据进行相关标示，以便需要时可以及时找出相关部分。

尤其对于专利民事案件，往往涉及大量的侵权证据以及赔偿证据，若在庭审时再翻阅，不能迅速找到相关证据或证据相关部分，往往会影响法院和客户的对代理人的专业印象分。

十项准备之六：整理质证意见 “打官司就是打证据”，证据是法官进行法律适用的事实基础，没有证据证明的事实在判决中是不能作为定案依据的，因此证据的重要性不言而喻。

如果能在质证阶段挑出对方关键证据存在的问题，进而导致其不能被采纳，则案子极可能因此而胜诉。

质证是件细活，主要是针对对方证据的“三性”（真实性、合法性、关联性）进行仔细分析，对不同类型的证据根据其特点进行“挑刺”。

例如首先要核对证据原件确认真实性，其次，看对方证据三性方面是否存在自相矛盾问题、证据形成过程是否存在瑕疵、是否形成完整的证据链等。

十项准备之七：庭审提纲 对于复杂的专利案件，建议根据提交的诉状或是答辩意见准备开庭陈述提纲，总结争议焦点及其相关的陈述或者是答辩思路，或者是准备一份详尽的庭审意见陈述，以备庭审陈述时提醒自己陈述的要点，避免庭审时因紧张或突发情况遗漏重点问题。

十项准备之八：相应法律法规准备 一般案件通常不需要准备相应的法律法规，但对于法律适用可能存在争议和不确定性的案件，最好是把相关的法律法规均查阅和整理出来带上，以备庭审陈述或辩论需要时引用相关的法律法规。

十项准备之九：案例检索、提交 庭审的关键是说服法官接受己方观点，因此，从法官撰写判决书的角度去准备，庭前对类似案例进行检索，明确法官的思路，若能检索到情形类似对支持己方观点的案件，庭审时提交给法官，会减少法官的工作量，往往能够对判决结果及尽早判决起到很积极正面的作用。

十项准备之十：提交庭审代理词 庭审结束并不是开庭这件事的真正结束，无论法官是否要求，作为诉讼代理人，都应该在庭审结束后针对庭审中的争议焦点问题提交一份代理词。

因为法官在庭审中可能注意力并不能一直集中，尤其对于技术事实比较复杂的案件，可能存在漏听对己方有利意见陈述的情况，而且专利案法官的案件处理量大，判决书通常都是在开庭后几个月甚至更长时间之后才能撰写，因此，一份完整的书面代理词可以帮助法官很好的回顾对己方有利的意见陈述。

八项注意之一：不要迟到 开庭时一定要提前到庭，尤其是针对在客户也参与或旁听的案件，一来有需要跟客户当面确认的事情可以跟客户进行最后确认，二来需要在开庭前填写代理人的相关信息给书记员进行录入，再者迟到也会给法官/审查员或客户留下不好的印象。

八项注意之二：勿照本宣科 记得听一位法官讲课时法官提到要象对待客户一样对待法官，开庭相当于会见客户，显然，照本宣科会导致法官的“客户体验”较差。

尤其经验不足的新代理人，可能会只顾埋头读稿件。

陈述时要不时抬头关注法官的反应，与法官进行眼神交流，埋头照本宣科陈述20分钟可能还不及与法官5分钟有眼神的交流的陈述更能让法官听得进并记得住己方的意见。

八项注意之三：不与对方直接争论 因庭审主要目的是说服法官支持己方观点，因此，应避免不经审查员或法官的同意直接对对方进行发问或者争论，而是礼貌的向法官说明和请求针对对方的观点发表问题或意见。

八项注意之四：忌人身攻击 驳斥对方的论据和观点，避免对对方进行人身攻击，一方面不够专业，另一方面也会伤及自己。

笔者旁听的一个专利无效案中，专利权人一方邀请了一位大学教授对涉案技术方案的关键部分进行说明，而对方代理人中有一位也是该技术研发方面的专家，对于教授对某些技术事实的解释驳斥的同时，也提了一些诸如教授研究理论但不懂产品研发实际问题方面的言论，而教授也针对该技术专家的言论进行了反击。

合议组对双方均进行了制止和训诫，并表明如再发生类似情况禁止发言。

八项注意之五：禁止反悔原则 专利案件尤其是涉及专利侵权诉讼的专利无效案件，有时虽然对方明知提起的专利无效或或许行政诉讼胜诉可能性不大，但却为了其他目的而提起。

代理人在陈述意见时尤其需关注禁止反悔原则的要求，即对于当庭对方或者法官提出的问题，如涉及对己方权利进行解释或限定，需要谨慎表态，以防止对方在相应的侵权诉讼中利用禁止反悔原则规避侵权。

八项注意之六：忌滔滔不绝 鉴于开庭主要是为了调查清楚案件事实，因此开庭陈述意见时应避免滔滔不绝的长篇论述法律适用方面的内容或对案件事实进行长篇大论的陈述，而是尽量简明扼要的重点陈述与案件相关的证据和事实。

八项注意之七：控制陈述语气及语速 庭审陈述时需要注意控制语速，不可过快或过慢。

尤其是对于涉及复杂技术内容的案件，语速过快可能会导致书记员无法完整记录己方的意见，也可能影响法官对技术事实的理解，从而影响庭审效果。

语速过慢则可能会给人以准备不充分的感觉。

语气的把握努力做到平和而抑扬顿挫，能够突出重点陈述内容。

八项注意之八：与书记员电话沟通 庭前庭后通常有一些事项要与书记员电话沟通，例如参加旁听客户为外籍的情况下，需要与书记员提前沟通，在电话沟通时注意避免书记员午休时间打电话。

如遇书记员情绪不佳时可换时机再进行电话沟通。

专利法实施细则部分修改条款简介

在《专利法实施细则》第三十一条之一中新增了“未在专利法第二十九条规定的期限内向国知局就相同主题提出专利申请的，发明或者实用新型专利的申请人可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。

申请人请求恢复优先权的，应当提交恢复优先权请求书，说明理由，并缴纳规定的费用。

未按上述规定办理恢复手续的，视为未要求优先权。

”在《专利法实施细则》第三十一条之二中新增了“未在申请的时候提出优先权书面声明或者请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号、原受理机构名称的，发明或者实用新型专利的申请人可以自优先权日起16个月内或自申请日起4个月内，请求增加或者改正优先权要求。

”这两个条款尽管在专利法修改中并没有涉及相关修改，但是明确规定了在实操中何种情况下以及何种期限内可以恢复、改正和增加优先权的情形。

同时，与PCT申请进入中国国家阶段的申请相配套，在《专利法实施细则》新增第一百一十条之一中新增了“国际申请要求了优先权，且国际申请日在优先权期限届满之后2个月内的，在国际阶段申请人未请求恢复优先权的，或者提出了恢复请求但受理局未批准的，申请人可以自进入日起2个月内请求恢复优先权。

在国际阶段受理局已批准恢复的优先权，视为已经满足了本细则新增三十一条之一的要求。

优先权要求在国际阶段视为未提出并经国际局公布该信息的，申请人可以自进入日起2个月内请求恢复优先权。

该条款明确规定了，在实操中，对于PCT申请进入中国国家阶段的申请可以恢复优先权的情形和相关期限。


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