专利申请“一案两申”如何操作，专利申请说明书对权利要求的解释要注意什么

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利申请“一案两申”如何掌握正确操作方式？ 专利申请中说明书对权利要求的解释要注意什么？

专利申请“一案两申”如何掌握正确操作方式？

《专利法》第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

由此引出“一案两申”的概念，也就是说，在同时满足“同一申请人”、“同日（指申请日）”以及“同样的发明创造”三个条件的前提下，既申请实用新型专利又申请发明专利的这种情况通常被称为“一案两申”。

在一定程度上来说，“一案两申”看似是在“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定之外的“特例”。

“一案两申”之所以能够得到申请人的青睐，主要是因为其具有如下益处：

（1）众所周知，实用新型专利申请在提交后只经过初步审查，而不经过实质审查，因此相比于发明专利申请，实用新型专利申请的审查周期短，授权快，而且其在授权之后在行使权利方面与发明专利没有实质区别，因此采取“一案两申”的方式进行申请可以帮助申请人快速取得专利权以保障其权利行使。

（2）虽然实用新型专利申请授权快，但其保护期限相对较短，仅为10年（发明专利为20年）。

如果申请人又想获得较长时间的专利保护，此时采取“一案两申”的申请方式就能够很好地解决利用单一的实用新型专利尽早地获得专利保护与保护期限短之间的矛盾。

（3）“一案两申”的申请策略为专利权的最终获得提供了双重保证。

允许同样的发明创造申请两次，这使得最终获得专利权的可能性增加。

（4）有利于专利权的稳定性。

同样的发明创造通过同时以实用新型申请和发明申请这两种方式进行申请，得到了两次审查机会，因而能够更好地克服申请文件中的缺陷，尤其是在后授权的发明专利因为在实质审查期间经过了新颖性和创造性等的审查和/或修改，从而使得最终获得的专利权更加稳定。

（5）“一案两申”为申请人提供多选择多层次的专利保护方式，为申请人确定最终的专利保护策略提供缓冲。

先获得的实用新型专利权可以使申请人尽早地行使专利权，使得专利产品能够得到法律保护，更好地占领市场、尽快投入市场并获得法律保护。

之后若申请人想获得更长的保护期限则可以选择放弃实用新型专利权而只保留发明专利权；但当然，若专利产品属于更新换代快的技术领域，则为了减少不必要的专利开支，申请人也可选择保留实用新型专利权而放弃发明专利权。

而且，先行使的实用新型专利权也使得申请人能够在行使权利过程中发现专利权利要求撰写上的某些不合适的方面，能够对尚在审查的发明申请进行合理的修改，以获得期望的最终权利。

在此还需提醒申请人注意，由于当前实用新型专利申请数量较多，国家知识产权局对于实用新型的审查有从严趋势，对于同日申请发明和实用新型的案件，相应的发明申请的实质审查可能会延迟。

在专利申请阶段“一案两申”的具体操作方式。

《专利法》第四十一条第二款规定，同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

基于该条款，“一案两申”的申请人在提交发明专利请求书和实用新型专利请求书时，应当在两个请求书上都勾选表明“一案两申”的相应选项，如下图：

若未勾选，则按照专利法第九条第一款的规定处理。

《专利法》第四十一条第四款还规定，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国知局应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。

申请人声明放弃的，国知局应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。

申请人不同意放弃的，国知局应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

在实际操作中，在已经获得的实用新型专利权尚未终止的情况下，当审查员发现发明专利申请具有授权前景时，会发出审查意见通知书，通知申请人采取相应措施以避免重复授权。

此时，申请人通常可选择如下三种处理方式：

（1）放弃已获得的实用新型专利权。

如果申请人选择放弃已获得的实用新型专利权，则应当在答复该发明申请的审查意见通知书的同时针对实用新型专利权提交由全体专利权人和代理人签章的《专利权放弃声明》，并声明放弃理由是为了克服重复授权的问题。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

（2）若申请人不想放弃已经获得的实用新型专利权，同时又想获得发明专利权，则可以对发明专利申请进行修改，以使其要保护的权利要求在保护范围上与已授权的实用新型专利的权利要求的保护范围区别开，从而避免重复授权。

（3）撤回尚未被授予专利权的发明专利申请，以保留实用新型专利权。

综上，对于申请人来说，为了最大限度地保障利益，可以采取“一案两申”的申请方式，而且只要最终避免重复授权的问题即可。

另外值得注意的是，由于PCT国际申请进中国国家阶段时只能以一件申请进行提交，而且在提交时只能选择以发明类型或者以实用新型类型进入中国国家阶段，因此“一案两申”的专利申请方式不适用于PCT国际申请，而只适用于依据巴黎公约提出的专利申请。

专利申请中说明书对权利要求的解释要注意什么？

对于一项专利而言，专利保护范围由权利要求的内容所决定，这是从业者甚至公众所熟知的。

然而，在为了确定专利保护范围而对权利要求进行准确理解的过程中，说明书和附图对权利要求的解释作用实际上在复审或无效审查阶段以及在司法审理阶段，都是至关重要的。

专利法第五十九条规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

而且《审查指南》第二部分第二章的3.2。2条款规定：每项权利要求所确定的保护范围应当清楚；权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。

一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。

在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。

但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义。

从上述的相关规定中不难看出，专利法和《审查指南》均明确了说明书对权利要求中出现的词语具有解释作用。

但是同时也提出了权利要求的表述要尽可能是直接地清楚的，含义明确的，以避免出现理解上的不清楚或不确定。

下面，笔者通过一个实际工作中的案例来说明这种情况。

在申请号为202210587695.2且发明名称为“具有旋转的初级齿轮和旋转或固定的次级齿轮的液力机器”的专利申请的审查过程中，在对权利要求1是否具备创造性进行审查时，对于其中出现的词语“夹紧”的解释产生了争议。

在该权利要求1中限定了一种具有旋转的初级齿轮和旋转的或固定的次级齿轮的液力机器。

该液力机器包括具有封闭体的封闭装置，封闭体具有通道，在通道中引入封闭芯，封闭芯借助于可在预定温度下熔化的熔化件这样地直接和封闭体或和密封地引入封闭体中的中间件相连接，从而对通道进行密封以防止工作介质通过，封闭芯的外直径相对于通道的内直径这样减小地设计，即避免在通道中夹紧所述封闭芯。

在对于该权利要求1的技术方案创造性的认定中，审查员认为通过权利要求1本身的文字记载可以理解“夹紧”指的是，在密封状态下出现在熔化件与封闭芯之间的夹紧状态，且因此认为该技术特征已经被现有技术公开。

而专利申请人认为，权利要求1中的“夹紧”不应当按照其字面意思理解，而应当结合说明书具体描述来特定地理解。

具体地，在说明书中记载有：封闭芯具有这样一种相对于将该封闭芯引入其中的通道的内直径而减小的外直径，即如果封闭芯在轴向方向上穿过通道运动，则在熔化件熔化之后不可能在通道中夹紧封闭芯；特别地，这样地减小外直径，即当封闭芯在通道内部倾斜时，在封闭芯和封闭体之间或在封闭芯和中间件之间也不出现夹紧状态。

根据说明书中的这些记载，本领域技术人员能够清楚地确定，该申请所说的“夹紧”指的是，在设置于封闭芯与通道之间的熔化件熔化以解除密封状态之后封闭芯穿过通道运动时可能由于封闭芯在通道内的倾斜而导致的封闭芯与通道之间的夹紧状态。

在该案例中可以看出，对权利要求中的词语的解释或理解的认定能够体现出其相关技术特征的完全不同的技术目的，从而在相关技术方案的创造性认定上可能会产生截然不同的影响。

在该案例中，专利申请人所指出的对“夹紧”的理解需要在本申请技术方案的特定情况或背景下具体地理解，而不能通过字面含义来理解。

如果没有说明书中对此表述的明确记载，则很难体现出其真正想要表达的含义，进而无法从技术目的及技术效果方面体现出于本申请与现有技术的区别。

由此可见，说明书对权利要求中的词语的解释在特定情况下至关重要。

因此，结合实际案件处理情况，笔者认为：虽然说明书对权利要求书具有解释作用，但是也还是应当尽可能使得权利要求的表述本身就是足够清楚和含义明确的。

正如上述在《审查指南》中所规定的，对于某些可能在一定程度上产生歧义或者像上述案例 样专门针对某种特定情况以体现特殊技术目的的词语表述，将相应更清楚详尽的解释添加到权利要求中，实际上从保护申请人或专利权人的权益的角度来看是非常必要的。

专利申请之如何撰写申请文件中的背景技术？

专利申请文件中的说明书，通常包含以下组成部分：技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。

就背景技术部分而言，不同的发明人出于不同的考虑，对专利代理师撰写背景技术的要求也不大不相同，因此，本文将其中的背景技术单独拿出，与大家进行讨论。

目前背景技术部分的撰写方式大致分为如下两种：

第一种撰写方式为：背景技术撰写时仅采用发明人交底材料提供的背景技术，不提供专利代理人案前检索到的引证文件，可能还需要对发明人交底材料中的背景技术进行删减，仅以最模糊的方式陈述背景技术部分。

第二种撰写方式为：背景技术撰写时不仅采用发明人提供的背景技术，还需要专利代理人将检索到的反映上述背景技术的文件作为引证文件写入背景技术，并针对上述印证文件进行对比分析，以详尽的方式陈述背景技术部分。

由于不同的撰写方式会对应带来不同的效果，因此笔者在此不做过多评判，而是针对背景技术部分如何撰写提出一些自己的见解和想法，希望可以抛砖引玉，为发明人撰写技术交底书、以及审核人在审核专利申请文件的过程中带来些许的启发。

首先，笔者翻阅审查指南发现，审查指南中对背景技术的内容给出以下指导性说明：发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件，此外，在说明书的背景技术部分，还应当客观的指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，限于涉及有发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点，在可能的情况下，说明存在该问题和缺点的原因以及解决该问题所遇到的困难。

因此，笔者认为目前所言的专利背景技术，其实质可以理解为广义上的专利技术背景和狭义上的相关技术背景（即背景技术），其中，专利技术背景是可以包含背景技术和现有技术的。

背景技术和现有技术，难道两者的含义还不一样吗？ 作为严谨缜密的专利打工人，对二者进行仔细分析发现，确实存在不同之处的。

撰写背景技术的目的可以用于解释技术领域的发展，解释相关关键技术，而撰写现有技术的目的可以用于解释与本发明相近的现有实现方案，简介与本发明相关的现有技术。

因此，笔者认为专利申请文件中的背景技术部分，应该包含上述背景技术和现有技术。

其次，就一件申请文件而言，由于专利代理人获知的背景技术是以发明人的认知水平或技术水平为基础的，同理，审查员获知的背景技术也是同时参考专利申请文件中的背景技术，当发明人的认知水平或技术水平高于本领域技术人员时，其可能存在将非现有技术当作现有技术写入背景技术中，间接导致专利代理人和审查员的认知错误，导致在判断专利的创造性时带来不必要的干扰并难以察觉，进而影响专利申请文件的授权。

那么，专利申请文件中的背景技术具体撰写到何种程度比较好呢？ 对此，笔者的建议是背景技术需详细介绍问题、缺陷的产生起因。

要说到为什么给出以上建议，则还需要详细分析背景技术中是否详细介绍问题、缺陷的产生起因的利弊：

其一，背景技术需详细介绍问题、缺陷的产生起因之利在于，目前我国的专利申请多以改进发明创造为主，对于改进发明创造，其实际是对现有技术的某一点或者某些组件进行改进，从而实现更优的有益效果，因此其技术方案会与某一个现有技术非常接近，若审查员在审查过程中检索到该对比文件，而本申请背景技术部分恰好没有提及该文件，则审查员可能会认定该对比文件影响本申请的新颖性和/或创造性。

如果在申请文件的背景技术部分对该现有技术进行了详细的说明，例如，提供了该现有技术的详细方案和附图，并结合附图指出了该现有技术存在的技术缺陷，则会更明确的体现本申请的改进点，使审查员可以清晰明确地了解本申请的技术方案以及实际所要解决的技术问题。

即使在后续审查过程中审查员同样检索到了该对比文件，也会使审查员有一个先入为主的初步印象，便于其在后续审查过程中根据背景技术所记载的内容充分理解本申请与对比文件的区别，使审查员更容易做出对比文件不影响本专利申请文件的新颖性和/或创造性的判断，可以使本专利申请文件更加容易授权。

其二，背景技术不能详细介绍问题、缺陷的产生起因之弊在于，不可避免的在某些情况下，背景技术中产生问题、缺陷与起因并不是本领域技术人员所共知的起因，而是申请人拨开层层迷雾，付出创造性劳动才获知的起因，但是如果该起因的本质很简单，一旦写入背景技术，就会给审查员一种“很容易想到”的暗示，这也会对判断本专利申请文件的创造性带来很大的不必要干扰，影响本专利申请文件的授权可能性，使本专利申请文件更加不容易授权。


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