从无效程序看授权专利的硬伤，专利侵权等同界定讲解

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从无效程序看授权专利的硬伤

在发明专利申请的授权阶段，通常会收到新颖性和/或创造性的审查意见，为了克服新颖性和/或创造性的意见，申请人在答复审查意见的过程中，常常会对独立权利要求进行修改，增加或限定新的技术特征，以使发明专利申请相对于现有技术具备实质性特点和显著进步。

申请人在提交分案申请时，有时会重新撰写一套或几套权利要求以覆盖母案专利未能覆盖的保护范围。

无论答复新颖性和/或创造性时作出的修改还是提交分案申请时重新撰写的权利要求，所做的修改和重新撰写都应符合《专利法》第三十三条规定，即修改不超出原始公开的范围。

但是由于不同的审查员对技术理解的不同以及对修改超范围把握尺度的不同，会使得最终授权的专利因超范围问题而使专利权不稳定。

而且通常由于独立权利要求因修改超范围问题而被无效掉，最终导致全部权利要求被无效。

本文以实际案例演绎的方式来浅议如何在授权阶段避免修改超范围的问题。

专利无效制度是对已经授权但不符合授权条件的专利权予以宣告无效的制度，其中修改超范围也是专利无效宣告理由中的一种。

2022年中国专利无效决定统计分析，其中283件被全部无效的发明专利的法律依据，修改超范围以及分案修改超范围合计有9件，根据IPR Daily发布的2022年中国专利无效决定统计分析，其中341件被全部无效的发明专利的法律依据，修改超范围以及分案修改超范围合计有13件，而且在这两年的统计数据中，以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的理由之后。

可见，一件专利如果存在修改超范围的风险，其被全部无效掉的可能性也是非常高的。

然而，在无效程序中，修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征、明显错误的修正。

因此，无效程序中专利权人无法通过修改或删除被认为超范围的技术特征来克服修改超范围的问题，除非该超范围的技术特征属于并列技术方案中之一。

这样，修改超范围问题就成了授权专利的硬伤，一旦出现独立权利要求的修改超范围问题，则可能导致全部权利要求将被无效掉，这也是以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的无效理由之后的原因。

关于修改超范围的法律依据，中国专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

中国专利法实施细则第43条第1款规定：分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

根据中国专利法第33条的规定和中国专利法实施细则第43条第1款的规定，对于普通专利申请文件，判断对专利申请的申请文件的修改是否超范围的比对基础是原始申请文件本身。

对于分案申请文件，同样以母案的原始申请文件作为比对基础。

几个案例来浅析中国专利申请的修改超范围的判断标准。

案例一 该涉案专利属于分案申请，该案的专利权人为松下电器。

该涉案专利的独立权利要求为如下：

1。一种通信终端装置，包括：

选择单元，根据测量的所述接收功率，从分别与不同的所述接收功率相关联的多个组中选择一个组，所述多个组分别包含用于开始与所述基站装置之间的通信时的初期接入的多个码；以及 发送单元，从选择出的所述组中包含的所述多个码中，随机地选择码并使用其执行用于对所述基站装置进行的初期接入的发送。

涉案专利是个分案申请，因此根据分案申请的修改超范围的比对基础，涉案专利权利要求中所涉及的特征“多个码”是否超范围的比对基础是母案的申请文件，即，该特征能否由母案申请的申请文本中直接、毫无疑义地确定。

在母案申请的原申请文本第8页最后一段中记载了“……从选定的子信道群中随机地选择1个用于发送接入请求信号的子信道”；在第9页中记载了“…作为该预定的资源例如有定时、扩频码或多载波信号的子载波等”。

在第11页及附图6-附图7中记载了该子信道可选择使用的资源有“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”。

因此，根据母案申请的原申请文本的记载，作为发送接入请求信号的子信道，可以为“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”，而并不能直接地、毫无疑义地确定出多个码，这是因为多个码不但包括上述三种形式，还可以包括其他形式的码，因此根据原始申请文件不能直接、毫无疑义地确定具有“多个码”相关特征的技术方案；因此具有“多个码”的技术方案的保护范围超过说明书记载的范围。

根据上述分析，涉案专利中定义的具有特征“多个码”的技术方案的保护范围过于宽泛，实际上，特征“多个码”是对“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”特征的上位化概念，即，特征“多个码”属于对原申请文本给出的涉及特征“扩频码、子载波和OFDM信号码元”技术方案的二次概括，无法直接由母案的申请文本中直接、毫无疑义地确定，因此涉案专利独立权利要求关于特征“多个码”的定义和限定均超出原申请记载的范围，其从属权利要求基于引用关系，同样超出原申请记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

因此，涉案专利权被宣告全部无效。

专利侵权等同界定讲解

在专利侵权判定中，经常使用的判定原则包括全面覆盖原则和等同原则。

全面覆盖原则即要求被控侵权的产品或方法“全面覆盖”了涉案专利权利要求的技术特征。

全面覆盖原则的判定一般较为清晰，也容易理解，但是等同原则会涉及到对技术特征是否“等同”的认定，而是否“等同”的界限不像全面覆盖原则那样清晰，具有一定的主观性，会对侵权判定造成困难。

在防侵权检索分析（FTO）、重点专利保护范围分析、专利维权、甚至专利撰写工作中，我们都不可避免地需要探究专利权的实际保护范围，从而往往会踏足等同原则的模糊地带。

因此，尽可能准确地掌握等同原则的适用条件和判断标准，是准确判断权利要求保护范围的重要一环，也就能使得我们在相关工作中的结论和成果更加可靠和有效。

2022年1月1日开始，最高法知识产权法庭统一审理全国范围内专利等技术类知识产权和垄断上诉案件，进一步统一和明确了在“等同侵权”判定中采用的裁判标准。

因此，本文试着从最高法知识产权法庭对等同判定的裁判要旨出发，探究在等同判定原则方面的最新动向[1]。

一、“特意排除”规则对等同原则适用的限制 涉案专利为“ZL201420474545.1”，争议的焦点在于“被诉侵权产品技术特征d与涉案专利权利要求1技术特征D是否等同（技术特征d为：在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置，技术特征D为：治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置）”。

具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后，是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。

涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，在涉案专利说明书中，也强调了该技术方案所起到的“稳固的夹持”的技术效果，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

涉案专利中的装置示意图 因此，被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。

二、“明确知晓”的技术方案对等同侵权判断的影响 涉案专利为“ZL202210202200.0”，争议的焦点是“被诉侵权产品（燃油发动机发动的宽带修剪机）是否对涉案专利（电动绿篱机）构成等同侵权”。

最高法认为，如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再主张适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

具体到本案，不管从涉案专利的主题名称（一种电动绿篱机），还是通过说明书及权利要求记载的内容（如背景技术中提及的“电动剪刀和燃油剪刀”，发明内容中提及的“环保无污染”）来看，表明专利权人在撰写专利权利要求和说明书时，都已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且专利权人基于环保效果的实现，并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

因此，在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，认定燃油发动机驱动与电机驱动不构成技术特征等同。

专利权属纠纷的裁判规则讲解

根据最高人民法院知识产权法庭公布的最新数据，法庭2022年新收的2956件民事二审实体案件中，专利申请权及专利权权属纠纷（以下合称“专利权属纠纷”）有312件，占比达10.6%，与2022年的213件相比增幅达46.5%。

随着我国科学技术的进步，创新主体对专利权属的重视程序与日俱增，这从专利权属纠纷案件数量的猛增也可见一斑。

在司法实践中，专利权属纠纷大体有两种起因，一是由员工离职引起的职务发明创造权属纠纷，另一个是由技术合作或委托完成的发明创造权属纠纷。

那么对于日益增长的专利权属纠纷案件，如何掌握这两类案件的裁判规则，显得尤为必要。

下面本文从最高人民法院发布的指导或典型案例出发，对专利权属纠纷的裁判规则作一探究，以期发现其一些共性和特点，从而方便领会其裁判规则。

参考案例 1、最高人民法院2022年发布的指导案例158号--某科技公司诉李某某、某设备公司专利权权属纠纷案 【基本案情】涉案专利系一种涉及配药装置的发明专利，原告某科技公司向人民法院提起诉讼，请求确认由其离职员工李某某申请获权后转移至李某某控股的某设备公司的涉案专利权归原告所有。

该案经过一审、二审和再审程序，最终确认涉案专利属于李某某在原告公司工作期间的职务发明创造，原告为涉案专利的专利权人。

【典型意义】最高人民法院的裁判要旨：在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。

四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

对裁判规则的一些探究 参考案例，均为原告维权成功的案例，分别对应于《专利法》第六条和第八条。

两案例均属于未对专利申请权和专利权的归属作出合同约定的情形。

经过梳理上述案例的裁判要旨，发现如下共通的规则：

1、首先，双方对专利申请权和专利权的归属作出合同约定的，从其约定。

2、在双方对专利申请权和专利权的归属无合同约定的情况下，大体适用如下规则：

（1）原告要证明其对涉案专利技术方案的一部分或全部有技术研发活动或合法来源，例如提供研发图纸、会议记录、草案、修改案、数据等或者技术转让合同、备案证明等。

（2）原告要证明被告有机会接触和获取涉案专利涉及的技术信息，以及获取途径和技术信息内容，例如：离职员工在原单位的工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息；或者被告在涉案专利申请日前能够通过合作或委托等方式获知该技术方案。

（3）原告还需要证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案。

例如：涉案专利技术方案来源于原告的员工执行本职工作或原告单位分配的任务所完成的发明创造；或者涉案专利技术方案来源于原告向被告提供的其在先完成的技术方案。

（4）在原告完成上述举证责任的情况下，被告可对原告的主张进行抗辩，就其对涉案专利技术方案具有合理来源进行证明或合理说明。

例如：被告对涉案专利技术方案具有充分的研发过程和资料或者其他充分的合法来源；在不涉及职务发明创造的情况下，被告可说明或证明涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进；在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下，被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别，并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理说明。

简化上述共通规则，专利权属纠纷裁判的实质实际上是为了查明一个问题，即究竟谁对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，从而判定涉案专利的权属归谁所有或共有。

当然这里排除一种非常极端且罕见的情况，即原告和被告分别独立完整地完成了涉案专利技术方案的研发，该情况下涉案专利权授予最先申请专利的一方。

需要说明的是，任何个案均有其独特的背景和事实，在案件审理时需要对规则作出变通或调整，因此其裁判规则还具有相应案件的特点。

例如对于由技术合作或委托完成的发明创造权属纠纷，还要看是否涉及被告对原告技术方案的实质性改进，被告是否使用了原告的商业秘密进行改进后申请专利等情形。

四、对创新主体证据意识的提示 探究上述专利权属纠纷案件裁判规则发现，不论作为原告还是被告，创新主体对其权利来源的依据或证据要有足够的重视。

若创新主体主张的权利或已有的权利来源于自身技术研发，则研发过程文件则要保存完整，包括研发立项、任务分解、会议记录、研发图纸、修改文件、实验数据、最终成果等形成环环相扣的时间线，并建议将上述研发过程文件留下清晰可信的时间印迹，可以采用发送邮件、可信时间戳、第三方存证平台等技术手段作真实性背书。

若企业主张的权利或已有的权利来源于转让继受，则建议创新主体要关注权利的源头、流转过程、自身受让的合法性，并保留一定证据用以证明，并且也可采用上述技术手段作真实性背书。

同时，上述证据保存过程应更注重或突出“己方对技术方案的实质性特点作出创造性贡献”证据的保存。

如此在后期若发生纠纷，可快速、高效、可靠地提出证据，这里的纠纷不限于权属纠纷，还包括侵权纠纷等。


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