企业在海外的知识产权风险管理讲解，企业如何做好专利布局规划

今天，乐知网律师 给大家分享： 企业在海外的知识产权风险管理讲解 ，企业如何做好专利布局规划讲解 。

企业在海外的知识产权风险管理讲解

随着全球经济一体化的发展，国内企业开始逐步实施“走出去”战略。

在“走出去”过程中，相关企业在受益于资源整合、海外先进成果借鉴等好处的同时，也因参与国际贸易竞争而引发了越来越激烈的知识产权纠纷。

因此，在这种背景下，提高知识产权风险管理能力，识别、预警和防范知识产权风险，做好应对预案已成为“走出去”企业所面临的全新且紧迫的课题。

一、风险识别海外活动通常涉及海外市场开发、海外技术转移、海外技术开发合作、海外采购、海外委托制造等活动，其常见的知识产权风险如下：经过归纳提炼，常见IP风险类型主要包括： 1、专利侵权风险 海外活动中的专利侵权风险是指，海外活动过程中，未经专利权人允许，因制造、销售、使用、许诺销售专利等行为而导致侵犯他人专利权的风险，该风险存在于所有海外活动的各个阶段。

2、知识产权尽调风险 海外活动中的知识产权尽调风险是指，需通过知识产权尽职调查确定的风险，多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。

例如海外投资并购中，因尽职调查不完善，出现知识产权瑕疵等风险。

3、知识产权权属风险 知识产权权属风险是指，因权属约定不清、或者实际权属与约定不符而引发的纠纷风险，该风险类型亦多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。

例如海外委托开发中，未划分背景知识产权和前景知识产权而引发的权属纠纷风险。

4、合同条款约定风险 合同条款约定风险通常是指，由于上述知识产权权属、专利侵权责任、权利担保等核心条款在合同中未明确约定、或约定不清而产生的风险。

例如海外技术许可合作中，未针对改进技术的知识产权权属、专利侵权责任承担、知识产权权利维持及费用承担等进行合理约定而引发后续合作纠纷风险。

5、合同违约风险 合同违约风险是指，违反上述合同条款约定而产生的风险，例如违反保密条款导致知识产权成果被泄露等的风险。

二、风险预警针对上述风险各自的特点，可以从以下几个方面考虑预警策略：

1、通过FTO分析、侵权责任保证等方式降低专利侵权风险 专利侵权风险存在于海外活动的各个阶段，其风险预警重要性不言而喻。

在进行风险预警时，通常可考虑FTO分析、侵权责任保证等方式最大限度地降低相关风险。

例如产品出口海外市场之前，针对出口目标国进行出口产品的海外FTO分析，如发现高风险专利，通过规避设计等方式进行调整；又如海外参展之前，针对参展产品进行FTO分析，如存在专利侵权风险，针对展品的方案、展示方式等进行调整；再者海外采购时，要求供应商提供侵权责任保证等，这些均可以降低相应的风险。

2、通过完善的尽职调查降低知识产权尽调风险 知识产权尽调风险主要存在于海外技术许可、转让、投资并购等海外活动中，在合作早期，通过针对标的知识产权市场价值、技术价值和法律价值，例如资产权利的真实性、有效性、技术路线匹配程度等进行完善的尽职调查，可以大大降低知识产权尽调风险。

3、通过“明确约定+履约监控”降低知识产权权属风险 对于知识产权权属风险的管理，可以从前期“明确约定”到后期“履约监控”两个层面来实现。

例如，海外技术许可早期，在合同中明确约定背景知识产权归属、前景知识产权（改进成果如专利、商业秘密）归属等事项，在随后的履约期间，亦对合作方在履约过程中是否遵守了权属条款进行监控，如知识产权成果是否被合作方违约申请了专利等，以便及早发现、及时采取进一步的措施。

4、通过“专业人士”协助方式降低合同条款约定风险 海外技术活动的合作合同通常来说不一定是直接由知识产权部门起草，故在合同签订之前，知识产权部门可以及早地介入，针对专利侵权责任条款、权利担保条款、知识产权权属条款等核心条款的表述约定提供必要的协助和支撑，这样则可大幅度降低合同条款约定不当而产生的知识产权风险。

5、通过“履约监控”降低合同违约风险 合同违约风险的产生通常与未建立完善的知识产权履约监控制度而出现无意识的违约行为有关，故通过设立定期的监控节点，能够有效降低合同违约风险。

例如在海外技术许可（技术引进）活动中，监控标的知识产权资产状态变化，是否超出许可期间、许可地域和许可范围等。

企业如何做好专利布局规划讲解

一、引言 随着国家知识产权战略的深入实施，我国近年的专利申请量已跃居全球第一。

同时，国内企业也在逐步提升知识产权保护意识，积极将生产经营和技术研发中产生的成果进行专利保护。

虽然一些企业已经拥有数量可观的专利，但并没有给企业带来更高的市场占有率以及更大的经济效益，甚至很多企业还因为专利的问题被阻挡在相关的市场之外。

为什么企业拥有了专利，还无法制约竞争对手、谋求市场效益？究其原因，会发现这些企业的专利布局普遍存在单一、零散、随意等问题，这些缺乏规划的专利集合并不能提高企业专利的整体价值，也不可能发挥专利武器在企业竞争中的作用。

由此看来，合理的专利布局规划对于企业提升专利价值、最大限度地发挥专利在市场竞争中的作用具有不容忽视的重要性。

当前企业专利布局规划存在以下典型问题：第一，核心技术产业链覆盖不足，企业自主研发的核心技术在进行专利布局时仅考虑到企业所处的环节，却忽视了上下游环节的覆盖；第二，市场预见性差，企业在技术研发和专利布局时未充分考虑到企业的经营战略，缺乏市场前景的前瞻性，导致企业的技术被竞争对手申请或者未能在战略市场得到保护，丧失了占据市场的先机；第三，缺乏长期规划，企业仅就专利布局进行短期规划，然而长远看来，核心技术还面临着进一步改进的可能，因而短期的专利布局会导致改进专利的持续性不足的问题；第四，缺少系统的工具控制，企业在专利布局时的随意性和零散性根源于系统性工具的缺乏，系统地进行专利挖掘和布局的流程管理等工作，对于解决发明点遗漏、技术关联性低等问题至关重要。

二、专利布局规划的定位 专利布局规划的原则在于以终为始，目标导向。

专利布局服务于企业的总体经营战略，同时与行业发展和竞争对手相关联，因此专利布局规划的制定应从企业的总体经营战略（企业的内部情况）出发，综合考虑行业总体及竞争对手布局分析（企业的外部环境）。

企业总体的经营战略一般包括研发战略、产品战略和市场战略，知识产权战略（IP战略）服务于上述战略，并依据上述战略而制定。

专利布局规划是企业知识产权战略的重要环节，其以企业的总体经营战略、行业分析和竞争对手分析为基础，规划出专利挖掘的方向，而专利布局本身又是系统性专利挖掘成果的落实。

基于专利布局规划的上述定位，企业的专利布局应符合以下指导性要求：第一，企业专利布局应当基于自身产业特点，例如电子信息产业和机械重工产业的产业特点决定了其专利布局的密集度和布局方式等方面都各有不同；第二，企业专利布局应当着眼未来，基于长远的市场预见性的专利布局往往使企业在市场竞争中占据主动地位；第三，企业专利布局应当结合企业研发实际，脱离企业实际研发工作的专利布局并未根源于企业的研发战略和产品战略，与企业自身的经营战略不相适应；第四，企业专利布局应有纵深、有层次、全方位、多维度，体现出企业专利布局覆盖全面、重点突出的原则；第五，企业专利布局应灵活使用各种方法，以增强企业的专利布局与产品、市场的匹配性。

根据上述指导性要求，企业专利布局规划应符合实体性要求和流程性要求，其中实体性要求包括专利布局的规划角度完善、专利布局的基本要素合理、专利组合应用得当；流程性要求包括专利分析环节不可少、专利挖掘流程规范、专利布局落实过程流程规范、过程中工具应用得当。

三、专利布局规划的实体性要求 专利布局规划的实体性关键点主要体现在三个方面：规划角度、基本要素和组合模式。

以下笔者根据协助国内企业进行专利布局策划时的一些心得和体会，分别阐述上述三个实体性关键点。

3.1规划角度完善 专利布局规划应从多角度进行，针对于企业自身产品和技术的专利布局是基于企业的总体发展战略的规划角度；针对业内前瞻性技术的专利布局是基于行业发展趋势的规划角度；针对竞争对手制衡的专利布局是基于市场竞争的规划角度。

完善的专利布局规划角度使企业的专利布局避免方向性的缺失。

从自身产品和技术保护的角度来看，基于专利分析获得的技术重点、技术热点、技术空白点和风险防范点是专利挖掘布局的重点，针对产品本身的专利挖掘是专利布局的主要手段。

基于自身产品和技术保护的角度进行的专利布局要求全面性、重点突出和深入落实。

全面性体现在挖掘事项无遗漏，对自身产品和技术的全覆盖，同时秉承以终为始的理念，预先考虑专利保护可能用到的专利组合模式进行挖掘；重点突出体现在根据自身产品涉及的多个技术点的重要程度对需要重点布局的技术点进行遴选；最后，对重点技术点进行深入落实和挖掘。

从行业发展的前瞻性角度来看，专利布局规划应考虑到提前布局、持续布局和产品化布局。

企业根据专利信息和非专利信息的分析获取行业技术发展的趋势，伴随自身的研发进程，在技术方案设想阶段进行提前专利布局，在技术方案逐渐成型的过程中进行持续的专利布局，并在技术方案成型后进行产品化专利布局。

总之，从行业发展的前瞻性角度进行专利布局为企业自主研发技术的保护提供了时间上的优势和保障。

在前瞻性角度布局时也需要考虑大的时代背景，例如，当前大数据以及人工智能的飞速发展对很多行业都产生了或多或少的影响，越来越多的国家已经从国家战略的高度来考虑这个问题，行业的发展与科技发展的时代背景息息相关，因此在从行业发展的前瞻性角度进行专利布局规划时应同时考虑科技发展的时代背景。

从竞争对手制衡的角度来看，企业在进行专利布局规划时应首先对竞争对手进行分析，研究企业自身相对于竞争对手的优势技术、劣势技术和共同空白技术，以确定出企业可能要重点聚焦突破的技术，围绕该技术进行重点布局。

此外，考虑到对竞争对手的制衡，企业专利布局时应增加专利对竞争对手的限制，对竞争对手的限制主要从未来技术发展趋势预测、核心专利的改进和竞争对手的产品/专利布局漏洞三方面来考虑专利布局，当然，为了避免侵犯竞争对手的权利，对其专利技术进行规避设计也是企业专利布局时不可忽视的角度。

此外，随着经济全球化的到来，企业的专利布局在考虑制衡竞争对手的同时，也应考虑与竞争对手合作，这是可能的，甚至是必要的。

实际上，目前世界上真正很有竞争力的产品，几乎不可能没有与竞争者合作的成分，IBM把自己的创新称为“合作创新”，用意也在此。

因此，针对竞争对手的相应的专利布局也可能在未来合作过程中起到相应的作用。

3.2基本要素合理 专利布局规划的基本要素包括专利布局的时间、专利布局的市场（地域）以及专利布局的方式。

合理的专利布局基本要素使企业的专利能够真正在时间、空间上体现出其对企业经营的价值。

专利布局的时间规划主要考虑两方面因素：第一，技术研发与专利布局时间上的关联性，主要体现在专利组合的较早的优先权日与产品的研发或上市等时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于，更早的优先权日以及在研发早期就开始的持续性的专利布局会对竞争对手造成一定的阻碍，同时避免产品已上市却还未进行专利保护的尴尬。

第二，专利组合中各个专利在时间上的关联性，主要体现在核心专利及其关联专利在时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于实质、有效地延长企业核心技术的“实际保护期限”。

专利布局市场是布局规划的另一基本要素，其主要体现在对目标市场地域的选择，地域的选择主要考虑四方面因素：企业整体市场品牌战略、竞争对手所在的区域以及竞争对手的目标市场、产品和技术的主要发展区域以及各个国家和地区的知识产权保护环境。

专利布局的地域考量，主要为了协助企业达到开拓市场、遏制竞争对手等商业上的目的。

专利布局方式根据各国专利制度的不同而不同。

举例来说，美国有专利临时申请制度，因而在中国和美国布局专利时就要考虑专利类型的差异；有的国家专利可以保护计算机程序和商业方法等，因而在不同国家布局专利时要考虑到可以保护主题的不同类型；除此以外，各个国家和地区在申请文件的构建、可构建专利组合的制度（优先权、分案、继续申请等）以及专利申请制度（流程、费用、公开、快速审查、修改等）等方面都有各自的特点，企业在专利布局规划时应考虑上述不同，选择不同的专利布局方式。

3.3组合模式得当 专利组合模式是专利布局规划的重要内容，专利组合模式包括纵向布局和横向布局。

纵向布局包括产业链的延伸、技术领域的延伸等；而横向布局包括技术本身的延伸（技术向产品、工艺、应用、材料、设备的延伸）。

具体来说，笔者根据以往协助企业进行专利布局规划的经验总结出以下五种专利组合模式：第一，基础+改进方案，布局解决一个技术问题的纵深方向的技术方案；第二，并列/替换方案，布局解决一个技术问题的所有技术方案；第三，多技术点/多技术角度保护式：从不同角度来布局技术方案；第四，上下游延伸式，针对技术方案延伸到材料、产品、专用设备等的布局；第五，基础+应用领域拓展，考虑到对技术方案的应用领域而进行的布局。

什么样的专利组合模式对于企业来说是得当的？这需要以专利组合是否最终对企业的商业经营有好的效果为标准进行评估。

专利组合模式的评估可以考虑以下六个角度：第一，重点产品或核心技术是否展开了专利组合设计；第二，重点产品或核心技术是否从技术本身、产业链上下游以及竞争对手的技术保护上考虑；第三，专利组合设计在技术关联结构方面考虑是否完整或者说是否存在明显遗漏；第四，专利组合设计的效果是否达到，专利之间的组合对核心技术/系统部件的保护范围贡献、权利稳定性、可规避型、侵权覆盖等产生显著改善；第五，专利组合设计在时间上是否具有持续性，专利组合设计中的各专利之间在时间维度上的衔接是否合理；第六，专利组合设计的地域、国别是否选择恰当。

以上为专利布局规划的实体性关键点，以下介绍专利布局规划的流程和管理工具。

四、专利布局规划的流程及管理工具 工欲善其事，必先利其器。

流畅的规划流程和完善的管理工具是企业实现全方位高质量专利布局的保障。

专利布局规划的流程可以归纳为“五步走”：第一步，调研分析，调研分析的对象包括内部情况和外部环境，内部情况调研主要包括企业自身的知识产权战略、产品技术信息以及企业的内在需求，外部环境的调研主要包括行业发展的趋势以及对竞争对手的分析；第二步，总体规划，基于调研分析的结果，综合考虑内部情况和外部环境因素，制定专利布局的总体规划；第三步，组织挖掘，根据总体规划制定的方向组织技术挖掘，编写技术挖掘表；第四步，查新检索，根据技术挖掘的方案进行检索，判断技术方案的专利性；第五步，规划落实，根据总体规划、挖掘以及检索结果规划落实专利组合清单。

专利布局规划的管理工具与规划流程相配合。

调研分析阶段的管理工具为“行业&竞争对手分析报告”，该报告明确行业发展趋势和竞争对手的布局现状，为总体规划提供现实依据。

总体规划和组织挖掘阶段的管理工具为“技术分解体系”和“技术挖掘表”，技术分解和技术挖掘要覆盖全部技术点、符合内部研发体系、针对性强、无重叠。

落实阶段的管理工具为“专利组合清单”，专利组合清单是专利布局规划成果性的展示。

分案时机讲解

目前，随着知识产权保护在国际经济竞争中的作用日益上升，越来越多的企业开始重视利用分案制度从而使其产品在市场上占据优势地位。

企业会针对目前市场上出现的竞争对手的产品，不断利用分案来调整自己的专利布局，从而获得更多的利益。

一、分案申请制度 《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国知局提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

国知局认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

” 《审查指南》规定：申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。

上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

由此可见，分案申请是从母案申请中分割出来的，可以是申请人主动提交分案申请，也可以是申请人按照审查员要求而提交分案申请。

关于《专利法实施细则》第四十二条规定的分案时机，可以概括如下：

二、分案时机的例外情况 通过上述表格，我们可以看出，分案一般都是在原申请未结案的情况下才能提出。

但是，在母案已经结案的情况下，是否就无法再提出分案呢？ 对此，审查指南给了一种例外情形：

“但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。

对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。

也就是说，审查指南允许申请人根据审查意见中指出的单一性缺陷，对已有的分案申请（暂且称为“一次分案”）进行再次分案（暂且称为“二次分案”）。

而且这种“被动分案”不受到前述分案时机（母案是否结案）的限制，只要是审查意见中指出了单一性缺陷，都可以再次提出分案。

因此，为了保证客户的最大权益，倘若在“一次分案”中存在单一性缺陷，并且审查员随后发出了单一性相关的通知书，我们要全面考虑对于该通知书的答复策略。

在实践中，我们可以通过仅进行争辩的方式来证明该“一次分案”具备单一性，当然，我们也可以修改权利要求从而克服“一次分案”的单一性问题。

在准备答复的过程中，我们需要跟申请人进行沟通，向其充分指出这两种答复策略所带来的结果。

在申请人明确希望采用后一种答复策略的情况下，我们则可以对不具备单一性的权利要求进行删除，并针对相关的权利要求进行再次分案。


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