公开不充分审查意见的答复思路讲解，关于PPH请求中权利要求对应性讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：公开不充分审查意见的答复思路讲解，关于PPH请求中权利要求对应性讲解。

公开不充分审查意见的答复思路讲解

一、引言 在中国《专利法》中，关于说明书公开充分的问题，第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

更具体地，《专利审查指南》的第二部分第二章第2.1。3节规定，所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

技术方案在以下情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现：说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立[1]。

然而，在实际的化学和生物医学领域的专利申请中，申请人通常由于时间紧迫或者基于技术秘密方面的考虑，仅提供了较少数量的实验数据，或对于说明书中的实施例有所保留，这样很容易会导致收到公开不充分的审查意见。

而令人头疼的是，公开不充分的审查意见答复起来往往比较麻烦并且不容易被审查员接受。

下面，笔者通过两个具体案例，针对化学和生物医学领域的发明专利申请，来介绍和探讨关于说明书公开不充分审查意见的一些答复思路，希望能够为申请人和代理人在分析和答复此类审查意见时提供一些参考和帮助。

二、关于说明书公开不充分的答复案例分析 案例1 该申请的说明书中公开的技术方案涉及“含氧气体和含烃气体”，而审查员认为，由于说明书中没有对此进行充分说明，即，没有公开含氧气体的氧气含量或比例以及含烃气体中的烃含量或比例，所以本领域技术人员无法根据说明书的记载实现本发明。

针对以上审查意见，代理人经过与申请人商议，进行了如下答复：

首先，根据化学领域的基本常识可知，单独的氧化和还原反应是本领域众所周知的并且很容易实施。

其次，本申请的技术方案旨在应用化学领域最公知的氧化还原反应来调节封闭空间中空气的热量和二氧化碳浓度，其改进不是氧化和还原反应本身。

因此，本领域技术人员在阅读了本申请之后，根据现有技术或者通过简单实验就能够很容易确定所使用的含氧气体中的氧含量或比例和含烃气体中的烃含量或比例。

鉴于这些理由，本领域技术人员根据本申请说明书公开的内容能够实现本发明，所以不需要在本申请说明书中对含氧气体中的氧含量或比例以及含烃气体中的烃含量或比例进行限定。

该案件在被驳回后提出了复审，复审委员会撤销了驳回决定。

由此可见，在实践中，申请人和代理人在准备答复公开不充分的问题时需要考虑，说明书中未公开的实验数据是否属于该申请的发明点。

如果未公开的实验数据恰好属于该申请的发明点，则几乎不太可能通过争辩或修改来克服说明书公开不充分的问题。

这点提醒我们，申请人和代理人事先在撰写案件时就需要特别注意，不能由于不想让公众知道其技术秘密而不公开其中的关键参数，否则由于公开不充分不能获得专利权的保护。

如果说明书中未公开的实验数据并不属于该申请的发明点，并且本领域技术人员根据现有技术和其已经掌握的基础知识能够根据实际需要选择或确定该实验数据，那么未公开的实验证据并不会影响本领域技术人员实施该申请所述技术方案，解决其要解决的技术问题，并产生预料的技术效果，因此，说明书即便未公开这样的实验数据，也能够满足充分公开的要求。

申请人和代理人在答复有关说明书公开不充分的审查意见时，不仅需要考虑整个说明书中公开的内容，而且还需要充分考虑现有技术的整体教导和本领域技术人员的知识和能力，找到合理的答复突破口。

三、结论 在化学和生物医学领域，实验数据对于满足说明书充分公开要求来说是非常重要的。

然而，实验数据公开不充分也的确是目前一些申请中现实存在的问题。

但这样的发明专利申请也并非必然是死路一条，申请人和代理人还是要抱着客观的态度去冷静分析问题，以期找到对策和出路。

在答复说明书公开不充分的审查意见时，申请人和代理人不仅需要考虑说明书中公开的内容，还需要充分考虑现有技术的整体教导和本领域技术人员的知识和能力，将这两者有机结合来答复审查意见，公正客观地维护申请人应得的权利。

关于PPH请求中权利要求对应性讲解

一、引言 PPH以其能够加快审查速度、降低申请成本及高授权率的优势而越来越受到申请人的青睐。

据中国专利局的统计数据[1]，2022年中国专利局共受理6063件PPH请求，其中，整体合格率达到95%以上。

在这些不合格的PPH请求中，因为PPH请求表的填写原因导致的不合格占到了80%，而其中又以权利要求对应性解释导致不合格的数量最多。

本文旨在针对PPH请求中在各种情况下如何进行权利要求对应性的解释进行探讨。

二、关于权利要求对应性的相关规定 对于世界上不同国家或地区的知识产权局与中国知识产权局（SIPO）所建立的PPH项目，其向中国国家知识产权局提出PPH请求的流程有所不同，但在所有的PPH请求流程中，对于权利要求的对应性方面，都有如下类似的规定[2]：

SIPO申请的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与对应局认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。

考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果SIPO申请的权利要求与在对应局提出的对应申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者SIPO申请的权利要求范围比在对应局提出的对应申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。

在提交PPH请求时，要求在PPH请求表的D栏“权利要求对应性”一栏中对SIPO申请的所有权利要求如何与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求充分对应进行说明。

三、权利要求对应性的解释 在很多情况下，申请人可以在提交SIPO申请时，或者利用主动修改机会，将SIPO申请的权利要求修改为和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致。

这样，在填写PPH请求表的D栏“权利要求对应性”时，填写“完全相同”即可。

然而，在实际工作中，申请人在提PPH请求时，可能已经错过了主动修改时机，从而无法将SIPO申请的权利要求修改为和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致，或者申请人并不希望将SIPO申请的权利要求修改成和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求完全一致，在这种情况下，就需要对权利要求的对应性进行说明。

下面 以分类举例的方式分别说明当SIPO申请（下文中也称为“本申请”）的权利要求和对应申请的具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求在形式和/或实质上不同时该如何解释权利要求的对应性。

1。 简单的引用关系变化 例1，本申请的权利要求1-10与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求1-10分别对应，本申请的权利要求5引用权利要求1，而对应申请的权利要求5引用权利要求1至4中任一项。

很显然，本申请权利要求5仅是对应申请权利要求5引用权利要求1时的技术方案，这时对本申请权利要求5和对应申请的权利要求5的对应性解释可以表述为“修改了本申请和对应申请的权利要求间的引用关系，本申请权利要求5引用权利要求1，对应申请的权利要求5引用权利要求1-4中任一项”。

2。 复杂的引用关系变化 例 ，本申请的权利要求1-3与对应申请的具有可专利性/可授权的权利要求1-3分别对应，对应申请的权利要求3引用权利要求1，本申请的权利要求3引用权利要求1或2，权利要求2引用权利要求1。

很显然，本申请的权利要求3包含了两个技术方案：方案1——权利要求3引用权利要求1，方案2——权利要求3引用权利要求2。

对于方案1，本申请权利要求3的实质范围和对应申请权利要求3的实质范围是相同的。

对于方案2，本申请权利要求3的实质范围比对应申请权利要求3的实质范围小，与对应申请权利要求3相比，方案2中的权利要求3多了权利要求2中的附加技术特征。

在对本申请权利要求3和对应申请的权利要求3的对应性说明中，则需要将上述不同之处描述清楚。

例如，假设权利要求2的附加技术特征为“A”，则可以将对本申请权利要求3和对应申请的权利要求3的对应性解释表述为“本申请的权利要求3引用权利要求1与对应申请的权利要求3引用权利要求1的实质范围是一样的，但本申请的权利要求3引用权利要求2时，是在对应申请权利要求3的基础上增加了本申请权利要求2中的特征‘A’”。

在上述权利要求对应性描述中，需要说明本申请权利要求的引用关系的各种组合，以及这些组合中的每一个与对应申请的相应权利要求是如何对应的。

3。 增加新的技术特征 例 ，本申请具有权利要求1-4，对应申请有具有可专利性/可授权的权利要求1-3，在对应申请中并不存在权利要求4，本申请的权利要求1-3与对应申请的权利要求1-3分别相同，本申请的权利要求4引用权利要求1。

假设权利要求1的技术特征为A，本申请权利要求4的附加技术特征为B，则本申请权利要求4包含技术特征A+B，本申请权利要求4的范围显然比对应申请的权利要求1的范围小，这符合PPH请求中关于权利要求对应性的上述规定。

对于这种情况，可以考虑将本申请的权利要求4理解为对应于对应申请的权利要求1且在对应申请权利要求1的基础上增加了来自说明书中的一个或多个技术特征而得到。

因此，可以将本申请权利要求4和对应申请权利要求1的对应性解释表述为“本申请权利要求4是在对应申请权利要求1的基础上增加了来自本申请说明书第X页第Y段第Z行的技术特征B而得到的”。

这里需要注意的是，增加的技术特征在说明书或权利要求书中必须有明确的文字记载，不能是经过任何概括、演绎等得到的技术特征。

4。 将从属权利要求改写成独立权利要求后独立权利要求的对应性 例 ，对应申请的权利要求1不具备创造性，但其权利要求2具备创造性，本申请的权利要求1是将对应申请的权利要求2中的附加技术特征加入权利要求1所得。

对于这种情况，由于对应申请的权利要求1并不具备创造性，所以本申请的权利要求1不可能与对应申请的权利要求1对应。

本申请的权利要求1和对应申请的权利要求2的实质范围相同，可以将本申请的权利要求1理解为将对应申请的权利要求2改写成独立权利要求所得。

这里，假设对应申请的权利要求1的技术特征为“A”，对应申请的权利要求2的附加技术特征为“B”，则本申请权利要求1和对应申请权利要求2的对应性解释可以表述为“本申请权利要求1是将对应申请权利要求2引用权利要求1的技术方案改写为独立权利要求得到的。

因此，本申请权利要求1既包含对应申请权利要求1中的技术特征‘A’，也包含对应申请权利要求2中的技术特征‘B’”。

在将从属权利要求改写为独立权利要求的权利要求对应性描述中，需要描述清楚是将哪种引用关系的从属权利要求改写成了独立权利要求，以及改写后的独立权利要求中都具有哪些特征，这样就描述清楚了独立权利要求的改写过程。

上述例示出了将具有最简单的引用关系的从属权利要求改写为独立权利要求的情况下对独立权利要求的对应性的解释。

5。 将从属权利要求改写成独立权利要求后其他从属权利要求的对应性 例 ，对应申请具有权利要求1-4，只有权利要求2具备创造性，本申请具有权利要求1-3，本申请权利要求1是将对应申请的权利要求2的附加技术特征加入到对应申请的权利要求1中所得，本申请权利要求2的附加技术特征和对应申请的权利要求3的附加技术特征相同，本申请权利要求3的附加技术特征和对应申请的权利要求4的附加技术特征相同。

在这种情况下，对于本申请的权利要求2来说，其是在将对应申请的权利要求2引用权利要求1的技术方案改写成独立权利要求的基础上，增加对应申请的权利要求3的附加技术特征所得。

假设对应申请的权利要求1的技术特征为“A”，对应申请的权利要求2的附加技术特征为“B”，对应申请的权利要求3的附加技术特征为“C”，则本申请的权利要求2与对应申请的权利要求2的对应性解释可以表述为“本申请的权利要求2是在将对应申请权利要求2引用权利要求1的技术方案改写成独立权利要求的基础上，增加对应申请的权利要求3的附加技术特征所得。

因此，本申请的权利要求2包含对应申请权利要求1的技术特征‘A’，对应申请权利要求2的技术特征‘B’和对应申请权利要求3的技术特征‘C’”。


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