关于专利申请“使用公开”讲解 ，专利申请中“惯用手段的直接置换”的讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 关于专利申请“使用公开”讲解 ，专利申请中“惯用手段的直接置换”的讲解 。

关于专利申请“使用公开”讲解

说起“使用公开”， 《专利审查指南》中关于新颖性的介绍中有明确记载：

由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。

只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。

但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成分的产品展示，不属于使用公开。

如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。

此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

通过对上面的理解，可以知道，使用公开是通过将技术方案付诸具体实施而使其处于公众能够获知的状态。

也就是说，哪怕只有一个人使用了该技术，只要他对该技术不负有保密义务，那么，这种使用就属于使用公开。

或者是，哪怕只销售了一件产品，只要是公开销售，那么该产品就处于公众想得知就能够得知的状态了，这种公开销售也属于使用公开。

客户的咨询， 想对其一种产品申请专利，然而，该产品在前不久的一次宣传展出中进行了展示。

为了最大化地宣传该产品，客户专门将样品放在展示台上进行展示，而且对于其潜在客户还提供了比较详细的产品说明图及介绍。

就目前这种情况，客户询问，就该产品还能申请专利吗？申请的话，这种展示可能带来什么样的后果？ 根据客户的说明， 该产品很可能被“使用公开”了，那么这时产品拥有人应该如何应对呢，作为专利代理人又该如何给客户解答呢？ 先要向客户确认或澄清以下几个问题以便确认是否可以利用《专利法》第24条所规定的6个月宽限期：

第一、该展出的时间； 第二、上述展出是否是在中国政府主办或承认的国际展览会上进行，该产品的展示是否是首次展示； 第三、客户是否与其潜在客户就所提供的产品的详细说明图及介绍签订保密协议； 第四、该产品细节是否未经客户同意已经被泄漏。

如果可以享受到6个月宽限期的话，那么皆大欢喜，可以建议客户尽快申请专利，而且该申请的新颖性不会因该展出而受到不利影响。

但是，即便如此，客户还是需要承担其他获知该产品细节的第三人就该技术先申请专利所带来的不利后果。

如果不幸，无法享受该宽限期的话，那么情况就会相对复杂，对于客户的利益来说，申请专利是有利的且是必要的。

虽然该专利申请后续也会面临诸多风险，比如，新颖性问题、授权后的权利稳定性问题等等。

但是，目前专利申请的实质审查所引用的用来评价专利新创性的文件基本上为专利文献或者一些发表的论文、文章等，对于这种“使用公开”，一般较难检索到，因此，使用该展出作为“使用公开”来评判新颖性的可能性相对较低。

申请专利之后，就会进入审查阶段，如果幸运的光环降临，该申请授权了，那么客户就有可能面对该专利的权利稳定性问题了，毕竟前面的展出已经埋下了一颗不定时炸弹。

但是，作为代理人也不要灰心，毕竟当前的情况还是很好的，专利已经获得了授权。

而且，利用该展出作为“使用公开”来无效已经授权的专利也不是那么容易的。

从证据的角度来说，是否构成使用公开的判断一直以来都是专利无效案件审查和司法实践的一个难点，这是因为，需要证明的该展出的公开时间一般都发生在取证行为之前，距离后续案件的无效请求已经过去了很久，其取证和举证都会受到诸多影响；而且，还需要证明该使用公开的真实性以及能否形成完整的证据链的问题；此外，还需要证明该“使用公开”所涉及的样品与授权专利的技术方案是相同的。

因此，除非“有心人”有意为之，一般，很难使用该展出作为使用公开的无效证据。

“使用公开”的无效决定和行政/民事诉讼的案例进行了相关检索，仅查到一篇最高院的民事裁定，其涉及专利侵权纠纷（(2013)民申字第1220号）。

该裁定中通过“使用公开”作为现有技术抗辩并最终获得了成功。

从检索结果也可以看出，要想通过“使用公开”作为证据来无效某项专利或作为现有技术进行不侵权抗辩都不是一件容易的事情。

因此， 应该充分考虑到上述情况，果断建议客户尽快申请专利。

当然，也需要告诉客户申请专利未来可能面临的风险。

虽然为客户利益考虑，可以建议客户尽早申请专利，但是事实上该专利还是存在很大风险的。

因此，作为一项技术或产品的拥有者，需要在其全产业链中都关注专利布局。

首先，在进行技术或产品研发时就应该考虑到专利布局，后续，在进行产品或技术宣传或者展出时，务必对于前期未进行专利布局的产品或技术提交申请，并且要在提交申请前对该项技术或产品作好保密工作，与相关的技术披露方（如可能的委托加工方，潜在的销售方等）签订保密协议等。

专利申请中“惯用手段的直接置换”的讲解

一、指南中关于区别技术特征为惯用手段的直接置换的规定 在以申请文件与现有技术或抵触申请是否为同样的发明或实用新型的原则来判断申请文件是否具有新颖性时，有时会以区别技术特征为惯用手段的直接置换作为方案不具备新颖性的理由。

但是，《专利审查指南》的第二部分第三章第3.2。3节只提供了关于“惯用手段的直接置换”的一个例子，并未对“惯用手段的直接置换”进行详细解释及说明。

《专利审查指南》指出：对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

二、关于惯用手段的直接置换需要满足的条件 仅通过一个例子并不能够对“惯用手段的直接置换”进行清楚的定义，这会影响审查员对“惯用手段的直接置换”的判断，同时也会影响申请人答复关于“惯用手段的直接置换”的审查意见。

具体地，关于哪些技术手段为惯用手段，本文不做详细讨论，本文主要讨论的是：当收到区别技术特征为惯用手段的直接置换的审查意见时，我们可以从哪些方面进行答复。

一般地，将区别技术特征认定为“惯用手段的直接置换”需要满足四个条件：

第一、需要存在置换基础：对比文件与申请文件中应存在对应的技术特征，也就是说，如果对比文件未公开能够与区别技术特征A对应的技术特征B时，可以认为对比文件中不存在置换基础，这样，就不能称为惯用手段的直接置换。

第二、对比文件存在与区别技术特征A对应的技术特征B的情况下，区别技术特征A和技术特征B应均为同领域中解决同一技术问题的常规技术手段。

第三、区别技术特征A和技术特征B在各自的技术方案中所起到的作用应相同。

第四、技术特征B应可以直接替换申请文件中的区别技术特征A，具体地，对比文件中的技术特征B替换区别技术特征A后，不应改变申请文件中除区别技术特征A之外的其它特征的结构以及其它结构之间的连接关系、位置关系等，也就说，申请文件不应发生实质性变换。

因此，在审查意见中，如遇见审查员将区别技术特征认定为惯用手段的直接置换，可以分别从以上四个方面进行答复，而需要存在置换基础是前提条件，也是容易忽视的条件。

案例： 某被审查案件涉及一种可伸缩引进系统，包括：引进机构，包括引进横梁以及可移动地设置在引进横梁上的引进部；牵引机构，包括绕线部以及可移动地绕过绕线部的牵引绳，牵引机构还包括拉杆部，拉杆部的一端与引进横梁相连接，另一端与起重机的下支座相连接；其特征在于：引进横梁与下支座可拆卸地连接；引进系统还包括支撑机构，支撑机构包括：支撑部，支撑部设置在引进横梁的一个水平端面的下端，引进横梁可伸缩地设置在支撑部上；凸轮部，可旋转地设置在支撑部的一侧，凸轮部具有顶起引进横梁的第一位置。

对比文件涉及一种可伸缩引进系统，包括：引进机构，包括引进横梁以及可移动地设置在引进横梁上的引进部；牵引机构，包括绕线部以及可移动地绕过绕线部的牵引绳，牵引机构还包括拉杆部，拉杆部的一端与引进横梁相连接，另一端与起重机的下支座相连接；其特征在于：引进横梁(与下支座可拆卸地连接；引进系统还包括：支撑机构，包括支撑部(62)，支撑部设置在引进横梁的一个水平端面的下端。

审查员 观点：

对比文件公开了一种可伸缩引进系统，并具体公开了引进机构、牵引机构和支撑机构等技术特征。

且该引进系统还包含凸轮部，其可旋转地设置在凸轮部的一侧，凸轮部具有顶起引进横梁的第一位置是本领域的惯用技术手段。

由此可见，两者技术方案实质相同，且对比文件所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案属于相同的技术领域，能解决相同的技术问题，并能产生相同的技术效果，因此，该权利要求1所要求保护的技术方案不具备新颖性。

关于「诉讼时效」与「怠于起诉」的讲解

根据民事诉讼法第十三条第一款规定：‘民事诉讼应当遵循诚实信用原则。

民事诉讼是权利人维护自身权益的重要途径，但权利人实施民事诉讼行为、启动民事诉讼程序，亦应当遵循诚实信用原则。

“B公司完成公证取证后本可及时告知A通讯店涉嫌侵权并与后者协商处理，或者直接向人民法院提起专利侵权诉讼以寻求救济，但其在公证取证后时隔近三年才提起针对A通讯店的侵权诉讼，加之A通讯店仅是个体工商户，在侵权风险防范意识、证据保存意识、证据保存条件、证据收集能力、诉讼对抗能力等方面都无法与B公司等量齐观，故客观上可能导致A通讯店无法及时、有效提出相应的抗辩证据，进而无法与B公司在诉讼程序中展开实质性的对抗。

因此，B公司在本案中怠于起诉的行为，难谓符合民事诉讼法所倡导的诚信原则。


更多关于 专利申请“使用公开”讲解 ，专利申请中“惯用手段的直接置换”的讲解 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 如何申请专利 专利代理