分案申请的6大雷区讲解，向外国申请专利的保密审查的请求方式和策略讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 关于分案申请的6大雷区讲解，关于向外国申请专利的保密审查的请求方式和策略讲解。

关于分案申请的6大雷区讲解

根据审查指南的规定，一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。

分案申请的递交流程看似简单，实则涉及很多规定和环节，经验不足很可能会踩到雷区。

分案申请的请求书填写错误 分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日，如果是针对分案申请提出的再次分案申请，则还应当填写针对的分案申请的申请号。

如果原申请的申请日填写有误，则审查员会发出补正通知书；如果没有填写原申请的申请日，则以原申请号所对应的申请日为申请日。

特别注意，如果在请求书中没有填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，则会按照一般专利申请受理，而不按照分案申请受理。

分案申请的申请人和发明人不合格 “专利审查指南”第328号修正版的规定，分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同；分案申请的发明人应当是原申请的发明人或部分成员，针对分案申请提出的再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或部分成员。

在 审查指南中规定的分案申请人应与原申请的申请人相同，如果不同，则应当提交申请人变更证明材料。

在第328号修正版中，明确了有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人；同时还明确了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或部分成员。

该修改明确了只能由原申请的申请人提交分案申请，如果需要变更申请人，则必须办理著录项目变更手续。

分案申请的递交时间不符合规定 分案申请应当在规定的期限内递交，对于分案申请的递交日不符合规定的，审查员会发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。

在原申请已被授权的情况下，提出分案申请的最终期限是收到授予专利权通知书之日起两个月内。

可以理解的是，申请人如果在两个月期限届满之前提前办理授权办登手续，递交分案申请的最终期限不受提前办理授权办登手续的影响，仍然以收到授予专利权通知书之日起两个月内为准。

在原申请被撤回或视为撤回的情况下，申请人不能基于原申请提出分案申请。

但申请人可以在收到视为撤回通知书两个月内提出恢复权利请求，权利恢复后仍然可以基于原申请提出分案申请。

在原申请被驳回的情况下，申请人可以在收到驳回决定之后至提出复审请求的三个月期限届满之前，基于原申请提出分案申请，在提出复审请求的三个月期限届满之后且申请人未提出复审请求的，申请人不能基于原申请提出分案申请。

在原申请进入复审和针对复审决定的行政诉讼期间，申请人也可以基于原申请提出分案申请。

再次分案申请的递交时间不符合规定 根据“专利审查指南”第328号修正版的规定，因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

在 审查指南中对于再次分案申请的递交时间没有明确规定，导致实践中产生了对是否需要针对分案申请的状态进行审核的不同理解。

在第328号修正版中，消除了对再次分案申请递交时间的理解分歧，明确了再次提出分案申请的递交时间应当以存在单一性缺陷的分案申请为基础进行审核。

例如，如果存在单一性缺陷的分案申请已被授权，则申请人最迟应当在分案申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前提出再次分案申请；如果审查员已对存在单一性缺陷的分案申请发出驳回决定，则申请人可以在收到驳回决定之日起三个月内提出再次分案申请，或者在提出复审请求或行政诉讼期间，申请人也可以提出再次分案申请。

再次分案申请的递交文件错误 “专利审查指南”第328号修正版对再次提出分案申请的递交手续进行了简化。

在 审查指南中明确规定了申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件。

在第328号修正版中，进一步简化了再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件的要求。

即，申请人针对审查员提出单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书提交再次分案申请时，不再需要同时提交涉及单一性缺陷的审查意见通知书或分案通知书的复印件。

分案申请的实审期限超出 分案申请的实审期限应从原申请日起算。

针对分案申请提出的再次分案申请，实审期限应当从针对的分案申请的申请日起算。

分案申请提交时，如果实审期限已经届满或者距离实审期限届满日不足两个月，则申请人可以自分案申请日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内提出实审请求，并交纳实审费。

前述两个期限的届满日通常不为同一天，实践中实审期限可以较晚的届满日为准。

关于向外国申请专利的保密审查的请求方式和策略讲解

我国专利法第二十条规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国知局进行保密审查。

根据该规定，一项发明或者实用新型，只要是在中国完成的（不包括在中国香港、中国澳门和中国台湾），并且拟向外国提交专利申请，都应该事先报经国家知识产权局进行保密审查。

那么，向外国申请专利的保密审查的请求方式有哪些，如何提出保密审查请求呢？本文中，笔者对相关的考虑因素和策略选择予以简要介绍。

如何提出保密审查请求？提出保密审查请求的方式有3种，请求人可以根据拟提出的向外专利申请的具体情形来确定选择何种方式。

方式1：直接向外国提交专利申请，不向国家知识产权局提交相应的专利申请。

在此情形下，请求人需在向外国提交专利申请之前，向国家知识产权局提交向外国申请专利的保密审查请求书和技术方案说明书。

如果技术方案明显不需要保密，审查员会及时通知请求人可以就该技术方案向外国提交专利申请；如果技术方案可能需要保密的，审查员会将需作进一步保密审查、暂缓向外国申请专利的审查意见通知请求人。

保密审查主要分为2个阶段。

第一阶段中，审查员进行初步审查以确定该技术方案是否需要保密。

审查员在此阶段需要向请求人发出向外国申请专利的保密审查意见通知书。

如果请求人从提交保密审查请求之日起4个月内未收到该通知书，可以就该技术方案向外国提交专利申请。

第二阶段中，审查员需要基于进一步审查的结果发出向外国申请专利的保密审查决定。

如果请求人未在其提交保密审查请求之日起6个月内收到向外国申请专利的保密审查决定，可以就该技术方案向外国提交专利申请。

根据笔者的实践经验，在提出保密审查请求之后，通常只需2周至4周即可收到向外国申请专利的保密审查意见通知书。

一旦收到该通知书并且指明不需要保密的，可就该技术方案向外国提交专利申请。

方式2：在向国家知识产权局提出相应的中国专利申请的同时或之后提交保密审查请求。

在此情形下，在向外国提交专利申请之前，请求人可在提交中国专利申请的同时或之后提交向外国申请专利的保密审查请求书。

与方式1不同的是，适用方式2的情形下，只需提交保密审查请求书，无需提交技术方案说明书。

需要特别注意的是，向外国提交专利申请的内容应当与该专利申请的内容一致，这一要求恰恰是无需提交技术方案说明书的必要前提。

方式3：通过《专利合作条约》（PCT）途径向国家知识产权局（作为PCT受理局）提交专利申请。

申请人可以向国家知识产权局提交PCT国际申请，该申请视为同时提出了向外国申请专利的保密审查请求。

在此情形下，不需要提交单独的保密审查请求。

在这种方式下，需注意的是，该PCT国际申请的至少一个申请人必须具有中国国籍或中国居所或者营业所。

如果申请人不具有在国家知识产权局提交PCT国际申请的资格，国家知识产权局会将该国际申请文件转送到国际局。

如果该PCT国际申请不需要保密，审查员将按照正常的国际阶段程序进行处理。

关于这一点，笔者了解到，一旦国家知识产权局发出“PCT国际申请号和国际申请日通知书”，即意味着保密审查已经完成且该申请的技术内容不需要保密。

如果该PCT国际申请需要保密，审查员会自申请日起3个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书，通知申请人和国际局该申请将不再作为PCT国际申请处理，终止国际阶段程序。

申请人收到上述通知后，不得就该申请内容向外国提交专利申请。

关于保密审查的策略性考虑许多国家有类似于我国专利法第二十条的规定。

申请人如果想要采取上述方式2提交保密审查请求，还应考虑是否需要在向中国提交专利申请之前获得他国的保密审查许可。

如果该申请还包括在美国、法国等国完成的技术内容，那么在向中国提交专利申请之前需要首先获得外国的许可。

此外，为了在非常短的时间内获得保密审查结果，申请人可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求。

该策略可以将获得保密审查结果的时间缩短。

在适用上述方式3的情形下，如果申请人不具有中国国籍和居所或者营业所，可以考虑将具有中国国籍或居所的发明人作为申请人提交PCT国际申请。

在此情形下，根据需要，可以考虑将该发明人作为申请人的权利限制于比较小的国家或者未来可能不会进入的国家。

这样，既满足了在国家知识产权局提交PCT国际申请的条件，又不至于使发明人的权利范围过大。

采用方式3的优点是，PCT国际申请文件可以提交英文文件，缩短了翻译的时间。

含地名商标申请注册和正当使用的讲解

随着“潼关肉夹馍”等热点商标案件的报道让相关消费者对于地名或含有地名的商标有了一定程度的了解，但在实践中地名商标的申请和使用仍然存在很多法律问题。

一、含地名商标的申请注册——“地名具有其他含义”情形 根据《商标法》第十条第二款规定，本文将就后半段但书内容中的“地名商标具有其他含义”问题进行重点讨论，以下因素可能影响其认定：

1、商标的构成 一般情况下，商标申请人应当避免申请注册仅由县级以上行政区划的地名构成的标志。

对于“县级以上行政区划的地名”+其他部分的组合商标，如组合商标整体不具有对地名的直接指向关系，则可能认为具有其他含义，例如：上海滩、秦淮河。

2、商标的创意 《商标法》第九条中明确规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。

通常，在商标确权和授权案件中，商标申请人会提供关于申请商标的创意来源、设计理念等内容，以强化申请商标的独创性和显著性、弱化申请商标的通用性和混淆误认可能性，足以发挥商标应当具有的区分不同商品来源的作用。

关于创意的描述和说明，既可以结合当地特点、特征，如：特殊地区的人名、称谓、历史渊源、习俗习惯、特殊语言形式等；也可以结合商标申请人的实际情况，如：来源于商标申请人的企业名称、企业字号、法定代表人姓名等。

这一点是“地名商标具有其他含义”的直接说明。

3、商标的使用 虽然《商标法》第十条不像第十一条那样，能够通过提供大量使用证据证明申请商标经过使用取得显著特征、并便于识别，从而可以作为商标注册。

但是，通过使用获得“其他含义”确实是一个主张思路，即：地名名称经过实际使用具有较高知名度，已被相关公众广为知晓，相关公众在认知该地名商标时，能意识到其具有指代特定商品的来源的功能。

为了全力主张“地名商标具有其他含义”，通过提供大量证据证明商标申请人及申请商标已在行业内具有较高知名度和影响力，使得商标整体上产生了区别于地名的含义，并未影响申请商标对商品和服务来源的指代功能，将有利于综合认定“地名商标具有其他含义”。

案例 ：第G1093751号“CHARLOTTE OLYMPIA”商标案（案号：（2022）最高法行再52号 ） 部分关键认定：首先，申请商标整体上不易被识别为地名。

……其次，……申请商标易被识别为人名而非地名。

最后，现有证据表明，申请商标“CHARLOTTE OLYMPIA”直接来源于夏洛特公司创设人及设计师的名字，与其企业名称也具有直接对应关系。

且根据夏洛特公司在本案诉讼阶段提交的相关证据，国内已有多家媒体对夏洛特公司及“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌进行了宣传报道，夏洛特公司在时尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌在中国大陆相关公众中具有一定的知名度。

上述事实在一定程度也说明了，申请商标中虽然包含了“OLYMPIA”字样，但因整体上已经产生了区别于地名的含义，并未影响申请商标对商品和服务来源的指代功能。

基于上述理由，申请商标并未构成商标法第十条第二款所涉情形。

概括说明：1。商标的构成：除了地名部分“OLYMPIA”，还含有其他部分“CHARLOTTE”，使得商标整体上不具有对作为地名的“奥林匹亚”的直接指向关系。

2。商标的创意：因地名要素的特殊性，申请商标易被识别为人名而非地名；同时，申请商标与商标申请人企业名称也具有直接对应关系。

3。商标的使用：夏洛特公司在时尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE OLYMPIA”品牌在中国大陆相关公众中具有一定的知名度，从而整体上已经产生了区别于地名的含义。

二、含地名商标的正当使用 根据《商标法》第五十九条规定，注册商标中如含有地名，且地名能够与商品通用名称等特点相类似，则注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

那么，“地名是否具有类似于商品特点的性质”将是本文讨论的中重点。

以下因素可能影响“含地名商标的正当使用”（即：地名是否具有类似于商品特点的性质）的认定：

1、地名的事实 关于“含地名商标的正当使用”重点事实为：该地名是否仅具有描述性。

一般地名，其功能仅用来确定或区别地理位置，属于公共领域的词汇。

比如，身份证或营业执照、名片、 签名等处的地址，一般用来表示一种事实状态，标识地理位置和所处地区，无法通过该地址区分商品或服务的来源。

与其并列关系的还有，为了说明商品、服务的特征、属性而使用的其他无显著性的文字，如：商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词汇。

作为地名事实的正当使用情形，例如：“源自千岛湖秀水成佳酿”、“白蒲正宗黄酒”。

2、合理的使用 对于合理使用，应进行相对客观的判断。

根据地名的使用方式，首先不应具有区别商品或服务的功能，其次不得自行将商标中的地名部分进行更改、突出、简化、添加、变形或者拆分使用，更未凸显他人注册商标或注册商标的显著部分。

否则，该地名难谓进行合理、正当的使用。

3、主观的评价 对于恶意使用行为，必然不属于正当使用的范畴。

事实上，地名的使用属于一种商业上惯常用法。

若使用人主观上无作为商标使用的意图，例如：使用人基于产品实际产地等进行使用，从而客观上一般公众也不认为是商标。

使用人应当仅限于把相关地名作为表示地域来源的非商标意义上的善意使用，不得攀附他人的商标商誉，混淆商品或服务来源，也不得使用非商品或者服务来源地地名，以避免使公众发生产地误认。

如商标使用人在上述限制范围内进行使用，则一般可评价“含地名商标的正当使用”，不会引起消费者或相关公众对商品来源的混淆或误认。

以下为地名商标是否属于正当使用的代表案例：

案例 ：“梵净山”商标案（案号：（2022）黔民终419号 ） 部分关键认定：“梵净山”是地名，而地名是用来确定或区别地理位置的，属于公共领域的词汇。

……本案中，梵净山作为地名，因上诉人商标所使用的文字与地名“梵净山”一致，故其商标所应具备的显著性区别特征趋于弱化，相应的其作为商标被保护的特性亦弱化。

被上诉人梵净山天福大酒店有限公司位于景区大门不足50米，为了表明酒店的地理位置和区别于其他地点的酒店项目，被上诉人使用“梵净山”名称，并在实际使用中连同自己的企业字号“天福”一同使用，基于此，相关公众能够充分注意到“天福”字号，进而能够认识到“梵净山”名称中“梵净山”文字所具有的标识地理位置的含义。

正是由于地处相关公众熟知的“梵净山”地带，被上诉人使用“梵净山”加企业名称的方式，具有标示地理位置含义的正当使用的依据，因而不构成侵权。

概括说明：1。地名的事实：“梵净山”是地名，而地名是用来确定或区别地理位置的，属于公共领域的词汇。

2。合理的使用：使用的文字与地名“梵净山”一致。

3。主观的评价：为了表明酒店的地理位置；并且，连同自己的企业字号“天福”一同使用，进而能够认识到“梵净山”名称中“梵净山”文字所具有的标识地理位置的含义。


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