利用防侵权专利检索防范知识产权风险讲解，商标反向混淆讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 利用防侵权专利检索防范知识产权风险讲解，副商标使用后发现存在在先注册商标？商标反向混淆讲解 。

利用防侵权专利检索防范知识产权风险讲解

伴随着市场的开拓，无论是海外企业还是中国企业，都竞相将知识产权布局在中国。

2011年中国的专利申请量已经位居全球第一，各方合力将中国的专利事业推向了一个新的顶峰。

在庞大的专利数量下，同样是庞大的专利授权量。

众多的专利潜藏着什么样的权利以及什么样的风险呢？这是企业在进入中国市场时需要思考的问题。

而回答这样的问题，一个重要的方面是要利用专利检索这个手段。

通过专利检索识别出与企业自身的产品和技术方案相关的权利，进而识别风险的高低。

具体而言，企业在生产产品或者将产品推向中国市场之前或者在更早之前要进行针对中国的防侵权检索(clearance search)，以确定该产品或者技术方案是否侵犯他人专利权。

如何更好地完成针对中国的防侵权检索，在这里笔者与大家交流一些基于以往案例的经验。

（一） 如何应对中国的实用新型专利很多企业在选择中国数据库的时候往往如海外经验一样仅仅选择发明数据库。

实用新型数据库并未考虑到其中。

但是，忽略实用新型数据库会使该项工作从一开始就面临缺失。

中国的实用新型的特点是授权容易、快捷，因此存在着大量的实用新型。

尽管人们深刻地认识到，在这些实用新型中，很大程度上都是垃圾专利，但是，鉴于“正泰”和“施耐德”的诉讼案基于实用新型专利权的巨大诉讼赔偿额，对于实用新型完全不予以理会显然是不合理的。

基于以上的考虑，我们建议，在做中国防侵权检索的时候除了选择发明数据库以外，还应当选择实用新型数据库。

在以往的案例中，我们通过选择发明数据库和实用新型数据库为客户做防侵权检索，检索结果中，实用新型的检索结果有时候会让人很吃惊。

如果按照侵权判定原则，技术和产品会落入一些实用新型的保护范围之中。

这些情形包括许多，例如有些实用新型的保护范围大到快涵盖了整个技术的最大范畴，但是阅读说明书之后知道，其对于技术的贡献显然没有那么大。

有些实用新型的保护范围在本领域技术人员看来就是现有技术。

还有一些，暂时无法判断其是否是将现有技术中已知的方案保护了起来。

还有一些，也许是真正意义上的“小发明”。

在以往的案例中，为了使得在一个防侵权检索中能够更多更快地排除掉一些实用新型的风险，我们通常将检索范围从有效的专利库扩展到各种法律状态的专利库，这样在检索后，在浏览检索结果的过程中，我们经常会看到一些实用新型保护的技术方案，在之前的无效的相关发明专利中已经公开。

通过这样的方式，我们能够尽量地减少需要重点考虑如何应对的障碍专利。

通过这样的方式，最后需要考虑利用无效证据检索来考察其权利稳定性的实用新型的数量会更少一些，从而可以降低应对成本，以真正地确定企业的产品或者方案是否需要进行调整产品和方案设计。

（二）如何考虑产品待检技术的选择产品通常包括多个零部件以及包括多个技术方案，一项产品所涉及的多个技术点或者所采用的多项技术方案都有可能侵犯知识产权，任何一个技术点的侵权都会带来整个产品的侵权风险，从成本控制和风险控制角度而言，选择部分重点技术方案以降低成本并且仍然能够使得侵权风险尽量低是最佳方案。

在选择重点技术方案的过程中，存在一个对于产品拆解的过程，包括产品拆解到基本的零部件或者从产品拆解到多个技术方案。

在以往的案例中，我们与客户共同合作考虑以下几个因素来选择待检索的重点技术方案，考虑因素为风险的高低、可转移程度、对于整体产品的重要程度、技术的来源等。

例如，通过知识产权约定能够将侵权风险责任转移到供应商上的例如外购零件等通常无需检索。

另外，我们通常和技术人员一起对于技术属于现有技术的可能性给出基本的判断。

在此基础上，自主研发的方案通常是待检索的重点技术方案。

在自主研发的方案中，进一步考虑该方案对于整体产品的重要性，它对于产品的功能、特性是否起到了突出的作用，将核心技术点选择为待检技术。

在确定技术方案的时候，需要注意一个零部件通常也可能会衍生出多个技术方案，例如该零部件的制作工艺以及该零部件的结构。

（三）如何确定检索策略防侵权检索的检索策略的设定必须考虑侵权判定的情形。

如前所述，任何一个技术点的侵权都会导致整个产品的侵权。

所以我们在设定检索策略的时候都要针对选择出的各个技术点设定检索策略。

如上所述，例如在针对同一部件的零部件的制作工艺以及该零部件的结构的时候，针对结构和工艺的检索式是大不相同的。

在设定检索策略的时候，通常要考虑到从国外申请人提交的中国专利的技术术语的表达方式、中国本土提交的专利的表达方式以及IPC。

防侵权检索的目的是寻找权利要求中出现相关内容的专利。

当我们设定针对海外申请人的中国专利的技术表达时，通常会在权利要求中发现非常上位的概念以及针对这些上位概念的不同翻译法。

这些表达有时很难和我们目标指向的具体的技术术语建立联系，因此，在确定检索策略的时候，需要在说明书中对这些技术术语具体的限定，这有助于帮助我们将那些在权利要求中用多个上位概念组合结合附图方能才能理解出方案的专利寻找出来。

在实际的案例中，会经常看到这样的现象。

此外，说明书中的技术问题和功能等术语非常重要，通过检索这些部分的内容中，能实现辅助的清楚的指引作用，将解决同类问题、实现同类功能的一组专利检索出来。

当我们设定针对国内申请人的中国专利的技术表达时，通常需要注意另外一个方面，即有些专利会用一些不规范的技术术语，与通常的技术术语表达不同。

这个时候，通过阅读一些检索结果寻找这些不规范的技术术语通常是重要的。

IPC的使用会帮助我们实现准确的指向。

寻找到与技术主题直接对应的精确分类组号可以找到一组专利，如果相关于待检索方案有准确的下位小组，可以考虑将这些小组中的专利进行浏览，以避免漏检。

在防侵权检索的过程中，重要的是确保数据的完整性。

一方面，IPC和关键词之间需要相互补充。

另一方面，需要额外设定一个校验环节，以确定检索策略是否完整。

校验方式通常是以某一竞争对手作为入口，筛选出相关专利。

另一方面，利用检索策略查看，相关专利是否都能出现。

（四）如何确定筛选准则在筛选中，存在两个阶段的筛选，初筛和精筛。

初筛通常是依靠摘要和摘要附图将明显不相关的专利剔除。

由于防侵权检索要求的是寻找权利要求中出现相关内容的专利，因此，在将明显不相关的专利剔除之后，还需要通过阅读权利要求来寻找从法律上构成障碍的专利，这个过程就是精筛。

初筛后的专利应用防侵权检索的筛选准则进行精确筛选，考虑到侵权判定的原则，全面覆盖原则以及等同原则来确定筛选准则。

符合全面覆盖原则的情形通常包括两种，即当待检索标的的技术特征与检索到的有效专利的权利要求的技术特征完全一样时，存在以全面覆盖原则判定的侵权风险。

或者当待检索标的的技术特征落入了检索到的某有效专利的权利要求保护范围时，存在以全面覆盖原则判定的侵权风险。

因此，要将上述两类专利挑选出来。

符合等同原则的情形有可能是待检索标的的技术特征与检索到的某有效专利的权利要求的技术特征部分相同，因此，也需要将这部分专利挑选出来，来进一步去判断是否有可能侵权。

有效地把握好上述关键事项，在产品的生产和进入中国市场之前排查风险，进行防侵权检索，是非常重要的。

通过这样的手段，能针对具体的产品摸清在中国布局的大量专利下隐藏的风险，提前做好防范措施和准备。

副商标使用后发现存在在先注册商标？商标反向混淆讲解

区别于商标正向混淆，反向混淆是指在后商标使用人对商标的使用已使之具有较高的知名度，以致消费者混淆误认为在前的商标使用人的商品来源于在后商标使用人，从而对产品、服务的来源、质量等产生混淆、误认。

案例：“蓝色风暴”商标侵权纠纷案 蓝野酒业公司申请的第3179397号“蓝色风暴”商标于2003年获准注册，核准使用商品为第32类麦芽啤酒、水(饮料)、可乐等商品。

百事可乐公司于2005年7月推出限时“蓝色风暴”促销活动，将“蓝色风暴”文字与红白蓝三色图形商标用在可乐产品上。

蓝野酒业公司将百事可乐公司诉至法院。

二审法院认定：

”是否会使相关公众对商品的来源产生误认或混淆的判断，不仅包括现实的误认，也包括误认的可能性；不仅包括相关公众误认为后商标使用人的产品来源于在先注册的商标专用权人；也包括相关公众误认在先注册的商标专用权人的产品来源于后商标使用人。

本案中，百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴”商标具有很强的显著性，形成了良好的市场声誉，当蓝野酒业公司在自己的产品上使用自己合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为蓝野酒业公司生产的“蓝色风暴”产品与百事可乐公司有关，使蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系被割裂，“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能，蓝野酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制，其受到的利益损失是明显的。

”百事可乐公司在其商品上使用“蓝色风暴”商标的行为，侵犯了蓝野酒业公司“蓝色风暴”注册商标专用权，应当承担相应的法律责任。

在此案中，在后商标使用人百事可乐公司对“蓝色风暴”商标在可乐商品上的使用已使之具有较高的知名度，以致消费者混淆误认为在前的商标使用人蓝野酒业公司的啤酒等商品来源于在后商标使用人，从而对产品、服务的来源、质量等产生混淆、误认。

为何副商标容易产生反向混淆情况？ 副商标为与主商标相对而言，目前，为品牌子系列产品选择副商标，在一款产品上同时使用主副商标已经成为了一些大型企业普遍的选择。

在这种商标延伸策略下，品牌在各类商品上同时使用主副商标，利用主商标积累下的高信誉、好口碑，推动副商标商品销售及知名度，利用庞大的品牌网络占据市场优势地位。

在副商标的选择上，企业一般倾向于使用可以暗示特定产品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等，更上口的、易于顾客记忆的名称。

这样的副商标在利于产品宣传的同时，也容易面临显著性较弱，容易与他人相同、类似商品、服务上的在先商标相同或近似的情况。

考虑到上述可能发生的商标驳回，有些企业怠于为副商标做商标申请或认为该商标具有一定描述性，缺乏显著性，不侵犯他人在先权利，因此，对副商标不进行商标申请而继续使用。

但事实上，看似显著性不强的副商标，通过与主商标共同使用，可以积累一定的知名度，消费者会将他人在先注册的与副商标近似的商标所标识的商品，误认为是在后使用副商标的知名企业所有或者与该知名企业存在某种关联关系，从而产生混淆误认。

混淆可能产生哪些后果？ 这种懈怠的行为是十分不可取的，选择在产品上使用主副商标的一般为拥有众多系列产品的知名企业，一旦被商标权利人发现其使用行为，企业需要承担较为严重的法律后果，包括民事赔偿、商品进出口受阻等，企业法定代表人甚至面临刑事责任。

如何防范商标反向混淆？ 在为企业子系列商品、服务选择副商标时，企业除了需要考虑到市场的需要，也不可忽视商标查询、商标申请的重要性。

同时需要注意的是，对于具有一定暗示功能的文字，其并非缺乏显著性，是可以起到区分商品和服务来源的作用，应作为商标进行查询和注册。

在发现近似标的情况下，需要及时收集早于近似标的使用、宣传证据，在没有相关证据支持的情况下，需要更换副商标，尽量减少企业损失。

专利功能性特征的案例和实践讲解

一、引言 专利保护范围的确定实质是对专利权人和公众利益的平衡。

《 专利法》第四次修正版（以下简称“《专利法》”）第64条规定了“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，说明了权利要求的保护范围可能需要进行解释，权利要求直接记载的内容并不是确定其保护范围的唯一依据。

通过权利要求解释，将可能对权利要求引入更多的限定内容，对于功能性特征来说尤其是这样。

本文旨在通过对一些具体案例的介绍，来说明当前实践中对涉及功能性特征的理解和适用，以供读者参考。

二、相关司法解释 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释（一）”）第4条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

” 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“司法解释（二）”）第8条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

” 三、相关案例 案例1。 苏州XX科技有限公司、苏州XX股份有限公司等侵害发明专利权纠纷民事申请再审审查民事裁定书，（2022）最高法民申6585号涉案专利权利要求1中限定了特征“所述下段不锈钢内筒(201)顶部和中间段不锈钢内筒(202)顶部分别通过横向固定纵向滑动结构与碳钢外筒(1)连接”。

本案中，二审法院（最高院，知识产权庭）和再审法院（最高院，民三庭）均将其中的特征“横向固定纵向滑动结构”认定为功能性特征。

再审法院指出，权利要求1中“横向固定纵向滑动结构”的文字表述具有描述性，本领域技术人员无法直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，因此该项技术特征为功能性限定的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

该方案中，外筒内可以设置一个或两个内筒，内筒在外筒中横向位置固定，纵向可滑动。

最高院根据说明书的记载，针对双内筒的情形，将说明书中的“滑动支点”、“滑动套筒”、“套筒固定板”三个结构引入用于确定功能性特征“横向固定纵向滑动结构”的内容。

说明书中并未记载单内筒的实施方式。

最高院引入本领域技术人员的理解，认为，“本领域技术人员在阅读说明书及其附图记载的相对复杂的双内筒实施方式后，基于对权利要求及说明书的理解以及公知常识和常规技术手段，可直接、明确地获得横向固定纵向滑动功能在更为简单的单内筒环境下的实现方式”，也即，对于单内筒的方案，不再需要引入“套筒固定板”来确定功能性特征的内容。

在当前的司法实践中，功能性特征的认定对于权利要求保护范围的确定具有较大的影响。

法院在认定功能性特征后确定其内容时，考虑到专利权人与公众利益的平衡，不会简单地基于实施例的具体内容来进行侵权判断，而是会提取与功能性特征直接相关的技术要点来确定功能性特征的内容。


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