如何开展知识产权海外预警，知识产权分析评议服务国标讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 如何开展知识产权海外预警，知识产权分析评议服务国标讲解。

如何开展知识产权海外预警

海外预警类项目的开展需要完善的业务管理制度建设来得以保障。

知识产权代理机构应当基于传统的服务规范、科学管理为该项业务进行相应的制度建设。

业务管理制度建设涉及业务流程的规范、业务岗位细化以及业务岗位职责确定、业务案例规范、质量管理规范等方面。

在业务管理制度方面，总体上确定针对该类业务的项目管理制，项目管理制度确定出项目管理人总体负责制、项目组织安排模式、项目推进模式等。

在业务流程规范方面，考虑海外预警类项目长链条的业务环节，列出各个不同阶段的包括各个业务步骤的业务流程，以在各个不同阶段由上述业务流程进行规范，并针对各个业务步骤设定阶段性成果，避免省略业务步骤等导致的质量上的缺失。

在业务岗位细化以及业务岗位职责确定方面，需要根据业务步骤的性质进行分类进一步实现业务岗位的细化，为业务步骤安排相应的岗位人员并细化岗位职责，做到业务的精细规范。

通过上述各个方面的分析可以看出，知识产权海外预警项目的人员业务岗位基本上划分为项目管理岗、情报检索岗、情报分析岗、法律分析岗等等。

在质量管理规范方面，需要针对各个业务步骤中选定关键步骤作为核查节点并设定质量指标，例如针对检索业务步骤设定查全率、查准率等质量指标，并设定相应的质量表单，进行质量管理。

在业务案例规范方面，由于在海外预警项目中客户的技术领域、关注重点等各方面存在差异，总结各业务案例，将经验积累上升为经典案例总结，为未来的项目分领域、分需求提供个性化服务打下基础。

海外预警类项目需要有专业团队作为支撑，该团队人员既源于代理机构的原有人才又要在原有人才的基础上进行拔高和提升。

知识产权代理机构目前大体上拥有三类人才：涉外代理人/助理；国内代理人/助理；法律事务人员/助理。

从知识技能来看，上述现有人才或者仅仅胜任项目的某一个流程步骤或者甚至无法胜任项目中的某一个流程步骤，离整个项目要求的人才差距还较大。

例如，国内代理人在项目技术沟通、专利布局方面的经验尚可，但往往由于缺少外文专利文献处理的经验，例如在外文检索式的外文关键词的选定和扩展时候存在脱离实际的问题以及阅读文献时候的文献敏感度以及文献浏览速度存在一定的限制。

涉外案件人员则在语言方面明显存在优势，但是例如在项目技术沟通、专利布局和专利挖掘方面经验不足。

法律业务人员则通常局限于法律侵权风险鉴定、风险规避方面等。

总体来看，上述各类人员的共同缺点在于在项目管理方面、情报搜集和情报分析方面、专利战略方面知识经验不足，对驾驭项目以提出综合意见的整体能力尚需进一步提高。

针对该知识技能角度，代理机构相应加强培训： （一）系统性的基础知识培训；对于各类办案人员需要掌握一些基础的共性的项目知识和技能进行基础性培训，例如与检索分析相关的专利的基础性知识、基本的检索常识、基本的项目分析模块知识、侵权判定知识等。

实践显示，单一的、片段性的知识体系构架无助于对于项目的总体目标产生有益的促进作用，并且在人员的可利用性方面将产生较大的限制。

科学性、完整性的知识架构将使得各类办案人员对于项目本身有整体的认识，并对于岗位本身和项目目标之间的关系有着更为清楚准确的认知，因此能够在项目协作方面和达成项目目标方面有着良好的促进作用。

（二）人员分类培训；从兼顾共性和个性的角度出发，既考虑各类人员的系统性培训，又着重地按照各岗位人员，例如项目管理人员、检索人员、态势/技术分析人员、侵权分析人员以及战略设计人员的岗位进行分别的强化培训，以强化各类人员在不同岗位的专业化优势，以提升该岗位的业务水平。

例如针对项目管理类人员，要侧重于与客户的沟通能力以及项目管理、组织实施的能力。

针对态势/技术分析人员，要侧重于数据处理能力以及情报分析能力。

针对侵权分析人员，侧重于侵权法律理解和应用能力以及设计合理的侵权规避方案的能力。

从业积极性来看，考虑到职业前景，上述人员的从业热情相比于常规业务往往较低。

从职业发展来看，部分人员认为该项职业从国家层面并未存在类似于常规业务中通常存在的“专利代理人”“律师”这样的国家认证的职业，社会认可度低。

上述问题的解决一方面取决于国家的人事、职业体系的改进，另一方面要求代理机构从机构自身内部要针对上述人员设定职业发展规划，以至少在代理机构内部使得上述从业人员的发展平台不逊于从事常规业务的“专利代理人”“律师”，鼓励优秀人才专门从事该项业务。

从绩效方面来看，上述人员相比于成熟的常规业务，在相同时间内有效产出相对低，因此，按照传统的绩效核算方式往往无法在绩效方面予以激励。

该问题的解决要求设计一套绩效核算体系，该绩效核算体系应当同样考虑人员的有效产出，但考虑新业务进行适度激励，以最终鼓励高效、优质的人才作为最终目标。

在知识产权服务理念和管理规范方面，代理机构的服务规范理念得到传播，使得严谨、专业的代理机构的理念同样在新的业务机构和业务人员中得到传承，并将管理规范进行改造应用到该类业务中，获得针对该类业务适合的各类规范性的制度。

在业务实施资源方面，代理机构的各类计算机管理系统共享至新业务机构，并通过将新型业务的管理方式借助于各类计算机管理系统完成。

在业务实施资源方面，代理机构应支持该类业务开展所需的平台软件例如商业数据库、商业分析软件等，为业务开展提供保障。

在业务开拓资源方面，实现在申请类业务和项目类业务中的市场资源共享，从而申请类和项目类业务彼此互为辅助，互为提升，为客户提供全方位的一站式服务。

在人力资源方面，实现在常规业务中的各类人员例如涉外专利代理人、国内专利代理人、法律人员的人员资源的整合以及再造，并实现专家以及顾问人员的共享。

从国家经济发展角度而言，中国经济增长方式正在发生根本性转变，对于企业IP水平要求也在提高。

代理机构应当进一步在市场和客户需求挖掘方面做更多工作，为企业提供高效、优质的情报支撑。

市场和客户需求挖掘一方面在于政府政策的支持，另一方面也与知识产权代理机构的努力密不可分。

知识产权代理机构是宣传知识产权战略、启蒙客户的知识产权意识的重要力量。

知识产权代理机构应当在各类知识产权培训中，实现企业的知识产权意识的进一步提升和改进，实现全方位的认知，不仅应当重视增加专利申请的数量、质量，而且应当重视企业的情报信息搜集，实现理性研发并且防患于未然。

知识产权代理机构也应当深入挖掘企业的需求，紧跟企业的各研发项目，实现项目跟进。

从中长期市场培育来看，作为咨询业务的一种，与其他咨询业务类似，更多的是与客户形成长期的合作。

例如预警项目类针对的是不同的产品或者技术，而针对产品或者技术的预警需求是随着新产品或者新技术的研发以及上市不断产生。

代理机构应当认真对待每一个项目，以使得客户对于该类项目的正面作用和意义不断强化，进而有可能将该类业务作为企业的日常性业务，并持续地跟进和积累，以给予企业日常性的良好情报支撑。

知识产权分析评议服务国标讲解

《知识产权分析评议服务服务规范》（以下简称《服务规范》）国家标准，标准号为GB/T 37286-2022。

该国家标准出台的初衷，是对知识产权分析评议行业加以规范。

细心的读者可以发现，该标准为推荐性国标。

所谓推荐性国标，是指在生产、检验、使用等方面，通过经济手段或市场调节而自愿采用的国家标准，但需注意的是，推荐性国标一经接受并采用，或各方商定同意纳入经济合同中，就将成为各方必须共同遵守的技术依据，具有法律上的约束性。

《服务规范》对知识产权分析评议进行了定义，它是指对知识产权相关信息情报进行综合研究，结合项目需求实施技术发展热点和趋势分析、知识产权保护方案科学性评估、知识产权风险判断、知识产权商业化运用方案合理性以及相关政策和计划项目可行性论证等行为，进而提出对策建议的活动。

《服务规范》约定了知识产权分析评议的基本服务内容，其包括法律、技术和经济三个方面，每个方面又包含若干子模块，具体内容如下表所示。

在具体的分析评议工作中，服务机构可以根据客户的需求来选择相应子模块进行组合。

《服务规范》并对知识产权分析评议的服务提供者、服务人员进行了约定，并提出了对服务团队构成的基本要求，具体如下：

其中，项目管理人员要求具备4年及以上分析评议服务经验或参与完成过15项及以上的评议服务项目；信息采集人员要求具备知识产权信息及相关技术、法律、商业等信息的检索与获取能力；分析评议人员要求具备归纳需求、分析问题、提出解决问题的方案并撰写报告等能力；商务联络人员应具备准确把握顾客需求并将需求真实、准确、及时地传递给服务团队，维护顾客关系等能力；质量控制人员要具备3年及以上分析评议服务经验或参与完成过10项及以上的评议服务项目。

《服务规范》还对知识产权分析评议服务的实施阶段进行了具体划分，分为接洽咨询、协议订立、项目启动、项目实施、成果交付五个阶段。

具体如下图所示：

在项目启动阶段，根据项目的实施目标、业务领域、实施特点等，组建相匹配的服务团队，明确团队的成员组成与任务分工。

服务团队根据项目需求对技术、法律及商业等相关背景开展初步调查，梳理与项目实施目标紧密关联的背景信息。

在此基础上，与顾客充分沟通，归纳顾客需求，确定服务项目实施目标，细化分解服务任务，制定执行计划，形成项目实施方案。

在项目实施阶段，服务团队应根据项目实施方案匹配适当的知识产权分析评议子模块，明确任务内容。

进一步根据子模块确定是否需要检索知识产权数据，若需要则制定检索策略进行检索。

并对检索结果进行清洗、筛选、标引等规范化处理，生成内容完整、形式规范的数据信息。

在此基础上，进一步采用科学、恰当的分析方法与工具，围绕检索处理后的数据及收集到的其他信息进行定性定量分析，形成结论。

最后，针对结论进行研究，提出符合客户发展实际、体现客户需求和特点、易于实践操作、能够解决具体问题的对策建议，形成知识产权分析评议报告。

《服务规范》最后对知识产权分析评议服务的评价与改进进行了约定，服务评价的实施主体包括行业主管部门、第三方机构、顾客、服务提供者等。

服务提供者应分析评价结果、顾客回访情况、投诉意见，确定改进目标，制定改进措施，不断提高服务水平。

知识产权尽职调查中，为什么建议引入诉讼性格调查？

在知识产权尽职调查中，特别是FTO调查中，如果发现企业的待上市产品存在专利侵权风险，通常的应对方法包括规避设计、无效风险专利、收购风险专利、获得实施许可或者放弃上市等。

此时具体如何做应对，不妨引入权利人的诉讼性格调查，以便考量后续具体采取的应对方法既能使得成本较低又能使效果最佳。

01何谓诉讼性格调查性格原本是属于心理学上的概念，指的是一个人在对现实的稳定的态度，以及与这种态度相应的、习惯化了的行为方式中表现出来的人格特征。

而风险专利的权利人的诉讼性格，则是指权利人在面对侵权或诉讼时的态度和行为方式。

针对权利人开展诉讼性格调查，预判权利人在发现专利侵权时是否积极提起侵权诉讼、提起侵权诉讼的时机、所采取的诉讼策略以及所要求的赔偿金额等，从而为企业下一步的决策提供切实可靠的依据。

02诉讼性格调查的内容针对权利人的诉讼性格调查主要包括四方面的内容，即专利调查、工商信息调查、诉讼历史调查和诉讼策略调查。

专利调查 诉讼性格调查中的专利调查，是进一步深挖专利的价值，专利在产品中发挥的作用，以及是否属于核心专利等。

同时也可以进行法律状态分析，也就是围绕授权专利的稳定性和在审专利的授权前景进行检索分析（风险专利的法律状态通常单独进行分析）。

首先，在专利数据库中检索风险专利的权利人和发明人就相关技术主题下所布局的其他专利。

根据不同专利间的保护范围的关系，专利申请时间及缴费状态、法律状态（含专利无效宣告、专利权转让）等信息，综合判断风险专利在所属技术主题下的技术作用和专利布局地位。

其次，调查权利人的主要产品及市场规模，风险专利所涉产品的销售量以及在公司收益中的占比。

最后，根据上述调查信息，确认风险专利是否涉及权利人的核心产品和核心专利，权利人采用风险专利进行维权的可能性大小。

工商信息调查 工商信息调查，主要是调查权利人的股权关系、高管信息、涉诉状况和行政处罚等。

调查的渠道包括国家企业信用信息公示系统和企业工商信息查询平台，例如企查查、爱企查和天眼查等。

全面收集权利人的控股关系、股息、股东名下的其他企业、高管信息以及高管控股企业后，再调查上述企业和人员的涉诉信息，以确认是否经常主动地积极地提起专利侵权诉讼。

还可以根据权利人的经营信息和诉讼信息，是否属于皮包公司或NPE，帮助企业制定下一步的应对策略。

诉讼历史调查 诉讼历史调查，主要是调查风险专利的权利人及股东、高管等发起的专利侵权诉讼信息，包括被告工商信息、营业状况、侵权产品、侵权行为持续时间（或权利人容忍时间）及判决结果等。

调查的渠道主要是判决书公开的网站，例如中国裁判文书网、openlaw、北大法宝和北大法意等。

通过诉讼历史调查，把握权利人在发起侵权诉讼时所针对的侵权方的特性，权利人在发现或者应当发现侵权行为后多长时间内会提起诉讼，进一步明确权利人的诉讼目的是借助打压侵权行为从而确立自己的市场地位，还是仅仅为了获得高额侵权赔偿。

例如，日本企业MTG株式会社在2022和2022年在我国发起20余项侵权诉讼，被诉侵权对象主要集中在广东和浙江等小商品生产商集中的地区，经过维权后侵权行为明显减少。

如果权利人集中对多个侵权人提起侵权诉讼，且不计较法院作出的赔偿额高低，则表明权利人打击侵权的决心较大，企业尽量进行提前做好无效风险专利的准备或进行规避设计。

诉讼策略调查 诉讼策略调查，主要是从判决书中采集法院、委托律所、涉诉专利与产品、侵权行为证据、诉求特别是赔偿额及计算方式、权利人的胜率、是否接受和解（或调解）等。

如果是二审，还要进一步采集上诉理由和二审法院判决是否支持一审；如果权利人败诉，还要进一步采集被诉侵权方的抗辩事实和理由等。

另外，还要关注现行法律法规的变化。

例，在几年前如果权利人没有足够的证据能支持其诉求中的赔偿额，法院通常会酌情确定一个较低的赔偿额，而随着故意侵权惩罚性赔偿的确立，以及酌定赔偿额上限的提高，也会影响权利人维权的积极性。

通过诉讼策略调查，可以对将来可能发生的侵权诉讼进行预演，充分模拟诉讼中的各个环节，预测诉讼结果对企业方有利，还是对权利人方有利。

03诉讼性格调查的意义对风险专利进行调查，可以初步判断权利人采用风险专利进行维权的可能性大小；对权利人的工商信息进行调查，可以初步判断权利人是否经常性地进行专利维权；对权利人的诉讼历史进行调查，可以进一步确认权利人在诉讼中的态度；对权利人的诉讼策略进行调查，可以预判可能发生的侵权诉讼结果。

通过对权利人的诉讼性格进行全面调查，充分洞察侵权产品上市后权利人的动向，以及有可能承担的侵权赔偿。

进一步与进行规避设计、无效风险专利、收购风险专利、获得实施许可或者放弃产品上市等应对策略的代价及可能性进行综合比较，从而为企业制定相适宜的应对策略。


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