实用新型专利申请初步审查常见的4类缺陷，这些改变影响墨西哥知识产权保护

今天，乐知网律师 给大家分享： 实用新型专利申请的初步审查常见4类实质性缺陷 ，这些改变将影响在墨西哥的知识产权保护。

实用新型专利申请的初步审查常见这4类实质性缺陷

一、保护客体的问题 我国《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

即，实用新型专利只保护产品，所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。

审查员指出实用新型专利申请不符合保护客体的问题后，专利代理师（下文简称代理师）需仔细分析审查员基于什么基础得出该专利申请不符合实用新型保护客体的问题。

例如，分析审查员认为该专利申请保护的主题不是产品、未反映出产品在形状和/或结构上的变化、不是技术方案、还是不是适于实用的新的技术方案。

然后在此基础上分析判断审查员的这种认定是否合理。

若代理师认为审查员的认定不合理，则可以有针对性地做出争辩；若代理师认为审查员的认定合理，则考虑需要对权利要求进行针对性修改和答复，否则，该实用新型极有可能会被驳回。

另外，被审查员指出不符合保护客体的问题的大多数是涉及计算机领域的实用新型专利申请中，代理师通常采用模块或者模块加上功能性限定的方式来撰写权利要求，以规避计算机程序方面的限定。

但是由于功能性限定不是直接限定产品的形状、构造特征，容易被审查员认为存在保护客体的问题。

二、单纯组成式写法 若审查员认为权利要求中只列出了所要求保护的产品的组成部件，而没有限定各组成部件之间的关系，则会被审查员认为未清楚地限定该实用新型。

针对此情况，代理师应当修改权利要求，进一步限定各组成部件之间的关系。

例如，添加它们之间的必要连接关系，可以不局限于说明书中给出的具体实施方式。

另外，在修改权利要求的同时，应当对说明书中的技术方案作相适应的修改。

三、单纯功能限定 若审查员认为权利要求中虽然写明了各部件之间的结构关系，但其与最接近现有技术的区别仅是其中某一或某些部件采用了现有技术 种未使用过的新材料，或者对这些部件从材料性能方面加以限定，则会被审查员认为其未反映出与现有技术在结构上的不同。

针对上述情况，代理师可以考虑采用以下两种措施：

1。对该实用新型所要求保护的主题进行修改，将那些对部件从材料性质上进行限定的特征删去，与此同时对其从结构上作进一步限定，以反映出其在结构上与最接近现有技术的区别；2。重新申请一件发明专利申请，要求该实用新型专利申请的优先权。

四、单一性问题 审查员指出此类问题可能是由于该实用新型中的多项独立权利要求之间没有相同的或相应的特定技术特征。

针对上述情况，代理师若认为多项独立权利要求之间的确不具有相同的或相应的特定技术特征，则对本申请考虑删除其 项或多项权利要求以克服单一性的问题，同时考虑进行分案。

这些改变将影响在墨西哥的知识产权保护

随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（英文“Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-pacific Partnership”，简称CPTPP）以及《美国-加拿大-墨西哥协议》（简称“USMCA”）在墨西哥生效，墨西哥相关知识产权体系也进行了修订，最新的《知识产权保护联邦法案》已于2022年7月1日公告，并将于2022年11月5日正式生效。

此次修订涉及多方面修订，但本文主要介绍相关知识产权方面的修订。

专利部分主要是参照国际惯例明确了可申请专利保护的范围、专利有效期限的变化、不同专利类型阐明了专利无效的理由等等；商标部分涉及审理程序的变化，有效期限的变化等；版权部分主要规范了相关技术保护措施，完善了版权保护制度。

详细介绍如下：

发明专利部分 可以申请专利证书补发。

克隆技术与人类胚胎应用无法申请专利保护。

分案申请：专利授权或下发证书后的2个月内可提交分案申请。

“豁免条款”正式引入法律，且长期有效：使得医药相关专利在即将过期时可以采取一些必要的准备措施以便获得卫生登记证。

年费：专利授权/或证书核准后已包含第一次年费缴纳的费用。

细化了专利的放弃、修订及限定操作。

考虑到发明、实用新型、外观专利的不同特点，进一步澄清各自无效的理由。

取消了专利许可的注册程序。

实用新型和外观部分 关于秘密外观，介绍了“误操作”和“异常”的概念； 明确了在司法和行政法规程序中关于使用秘密外观的不同程序； 定了行政法规的侵权行为，采用强制性临时措施以阻止可能的侵权； 实用新型专利有效期从10年增加至15年。

工艺品，艺术品和手工制品适用于外观保护。

规范了连续动画和动画图形化界面在外观设计方面的申请。

商标部分 修订了注册商标的有效期限，即商标有效期从申请日起10年改为自商标注册日起10年。

降低了认定驰名/著名商标的标准。

避免滥用：明确了证明商标撤销理由，同时鼓励证明商标所有人作为认证机构认真履行其责任并公正行使其权利。

官方审查意见将同时涵盖形式审查、实质审查以及可能的异议。

在异议程序中，如果商标申请人放弃异议答辩，则视为放弃商标权利。

共存同意书：官方将接受相同商标在类似商品/服务上的共存（提交共存同意书）。

商标许可备案不再要求提交许可协议。

声明商标使用时，需明确具体使用的商品/服务项目。

不使用撤销/无效将采用部分撤销/无效制度，即在不使用撤销案件中需针对所有指定商品和服务项目提交使用证据，无法证明使用的部分商品/服务项目将被撤销。

一事不再理：如果基于相同的理由和证据对已经提交过异议申请的商标再次提出无效申请，官方将不予受理。

建立了调解机制。

版权部分 制定了侵权部分删除的具体措施。

规范了版权保护的技术保护措施。

未经授权录制、传播、制作电影摄影作品的仿本作品将视为犯罪。

建立了网络著作权侵权的通知和下架制度。

通过上述修订，墨西哥知识产权保护将更加细化和全面，但是同时也对权利人提出了更高的要求。

中国禁止重复授权制度讲解

一、引言 专利权的独占性是专利权最基本的属性，而专利重复授权违背了专利权独占性，从而会不可避免地引发权利冲突与纠纷。

在各国的专利法律制度中都明确规定了“禁止重复授权”原则。

《专利法》中关于“同一发明只能被授予一项专利权”的相关规定即为“禁止重复授权”原则的具体表述。

《专利法》第九条规定：

“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

” 在上述规定中，对“同样的发明创造”的解释是理解我国专利制度中禁止重复授权原则的逻辑起点，也是专利业界人士一直以来争辩的焦点。

本文中，笔者希望结合自己的实践经验对“同样的发明创造”进行一些探讨。

二、“同样的发明创造”的解释：

《专利审查指南》第二部分第三章第6节规定：“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。

笔者认为，从上述规定可以明确的是，“同样的发明创造”的判断主体是本领域技术人员，而判断对象是两件或两件以上（专利）申请的权利要求。

也就是说，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件或两件以上（专利）申请的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

三、判断原则 《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

” 另外，《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定：“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

” 因此，在判断两件专利或实用新型是否是同样的发明创造时，首先要将这两件专利或实用新型的保护范围确定清楚。

尽管专利法中规定了权利要求保护范围确定时需要遵循的原则是“以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的范围”，但是无论是在《专利法》还是在《实施细则》中，亦或是在《专利审查指南》中，均没有直接规定对权利要求进行解释时应当采取的标准。

因此，在业界对权利要求进行解释的相关问题的讨论一致存在。

在专利制度中，涉及到确定权利要求保护范围以及确定权利要求的内容是否相同的程序主要有专利实质审查程序、无效程序以及侵权诉讼程序。

然而目前在这三种程序中涉及判断权利要求的保护范围以及确定权利要求的内容是否相同的标准尚存差异。

在重复授权的实质审查程序中，目前审查员普遍采用严格的完全相同法。

也就是说，只要权利要求的内容稍有区别，就不被认为是“同样的发明创造”，从而不构成重复授权。

在无效程序中，专利复审委员会采用的是实质相同法。

这种实质相同法借鉴了抵触申请中新颖性的判断标准。

在新颖性判断中，如果要求保护的发明或实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

另外，上述相同的内容应当理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

采用这种判断方式，使得对权利要求的解释不完全拘泥于字面表达。

例如，两件发明或实用新型之间的区别仅仅在于其 件发明的权利要求中限定了参数、用途或效果特征，在判断这两件发明或实用新型的保护范围时，应当确定参数、用途或效果特征实际上对请求保护的主题有无限定作用，如果这些特征实际上没有限定作用，则应认为两件发明或实用新型是“同样的发明创造”。

在侵权诉讼程序中，法院在对权利要求进行解释时，还引入了一个比较重要的原则，即等同原则。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。

这一规定明确了在专利侵权诉讼程序中，法院对权利要求的解释采用的是等同原则，即，权利要求的保护范围应当以权利要求所记载的全部技术特征为准，如果有一个以上的技术特征不相同或等同的，应该认定该两件专利申请的保护范围不相同，不应属于同样的发明创造。

然而在无效程序的审查标准中，专利复审委员会也没有采用等同原则，等同特征不会使权利要求的保护范围相同。

四、对“同样的发明创造”的处理 根据《专利审查指南》中的相关规定和概括归纳，笔者在下文中总结了对几种不同情况下的“同样的发明创造”的处理方式：

（1）针对申请日不同的处理方式：

两件专利申请：遵循先申请原则，即，专利权授予最先申请的人。

一件专利申请和一项专利权：如果专利申请的申请日早于专利的申请日，则授予该专利申请专利权，因授权而造成的重复授权可通过后续无效程序解决。

（2）针对申请日相同的处理方式：

（i）对两件专利申请的处理 申请人相同：两件专利申请都符合授予专利权的其它条件时，审查员会分别通知申请人进行选择或修改：申请人期满未答复的，则相应的申请被视撤；修改后仍不符合规定的，两件专利申请均驳回； 申请人不同：审查员会通知申请人自行协商确定申请人；申请人期满未答复的，则相应的申请被视撤；协商不成或修改后仍不符合规定的，两件专利申请均驳回； 申请人部分相同：视为申请人不同 （ii）对一件专利申请和一项专利权的处理 申请人相同：一件专利申请已经授权，另一件专利申请符合授予专利权的其它条件，审查员会通知申请人修改；申请人期满未答复的，则其专利申请被视撤；修改后仍不符合规定的，驳回后一件专利申请。

例外：申请人同时申请实用新型和发明专利，在先获得实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别作出说明的，申请人可以修改发明专利申请，也可以选择放弃实用新型专利权。

申请人不同：一件专利申请已经授权，另一申请人的专利申请符合授予专利权的其它条件，则先对后一件专利申请进行授权，留待后续程序处理。

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