巴西对化学专利申请的特殊要求讲解，性能参数限定的产品权利要求的新颖性

今天，乐知网律师 给大家分享： 巴西专利制度对化学领域专利申请的特殊要求讲解 ，性能参数限定的产品权利要求的新颖性讲解。

巴西专利制度对化学领域专利申请的特殊要求讲解

巴西同中国一样是大陆法系国家，1978年成为 “专利合作条约”的成员国，1994年加入了“生物多样性公约（CBD）”，1999年成为国际植物新品种保护联盟的成员，2004年加入卡塔赫纳生物安全议定书(CPB)。

成为金砖四国之一后，巴西日益受到人们的关注，越来越多的申请人也开始关注巴西的专利保护，经过PCT途径进入巴西的申请数目也日益增加。

在巴西，发明创造可通过发明或者实用新型两种类型进行保护。

也就是说，发明创造的类型只涉及发明和实用新型，并不包括外观设计。

外观设计可作为工业设计通过在巴西商标专利局（Brazilian Patent and Trademark Office， INPI）登记注册获得保护，保护期限为10年，可续展3次，每次5年。

发明专利权的期限为20年，实用新型的期限为15年，均自申请日起算。

但是，考虑到INPI专利申请审查的积压问题，作为一种对审查程序过度延迟的保护，INPI进一步规定发明专利自授权之日起保护期限为10年，实用新型专利为7年。

以上是巴西专利申请的基本情况，对于其中所涉及的具体操作规程并不在本文中作详细介绍，本文主要针对化学领域专利申请中的一些特殊要求，向读者介绍一下巴西专利法中的相关规定。

生物保藏证明 巴西专利法规定，为了满足公开充分的要求，如果涉及的生物材料不能被公众所获得，需提交生物保藏证明。

（1）保藏单位虽然巴西不是《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》的成员国，但和各成员国一样，巴西承认任何“布达佩斯条约”第7条规定的生物材料样品国际保藏单位出具的生物保藏证明，同样，由INPI认可的保藏单位出具的生物保藏证明也可以得到承认。

遗憾的是，目前在巴西境内还没有一家被认可的保藏单位。

但这种情况应该很快就能被改善，因为INPI已经公布将在巴西建立一个公共的生物保藏中心，以便于用于专利程序的生物材料的保藏 （2）保藏时间所涉及的生物材料保藏证明，必须在向INPI提交专利申请的申请日之前是有效的。

如果以巴黎公约或PCT途径进入巴西，则涉及的保藏证明应该在其要求的优先权日期之前或当日是有效的，并且说明书中应该记载该保藏证明的相关信息。

如果涉及的生物材料并没有在INPI认可的或“布达佩斯条约”第7条规定的生物材料样品国际保藏单位保藏，则INPI可根据情况要求申请人在提交申请之日或进入国家阶段的60天之内向INPI认可的或“布达佩斯条约”第7条规定的生物材料样品国际保藏单位保藏该生物材料。

尽管有上述规定来确保生物材料可以被公众所获得，但巴西专利法中仍然规定，在必要的情况下，为了评估所涉及的生物材料的生物特性，INPI将亲自检测所涉及的生物材料。

与巴西有所不同，中国是《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》的缔约国，只承认布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位，而且申请人必须在申请日之前提出生物保藏并且在申请日或最迟自申请日起四个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。

而且一旦提交了生物保藏证明，中国国家知识产权局通常不会再次验证该生物材料的各种生物特性。

遗传资源披露问题 巴西是世界遗传资源的主要提供者，它承载着世界上15-20％的“生物多样性”。

巴西很早就意识到保护本国生物遗传资源的重要性，积极倡导遗传资源的主权控制，由其倡导的《生物多样性公约》也是于1992年6月5日在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上签署的。

为了进一步保护本国的遗传资源，巴西政府又于2001年8月23日公布了一项《巴西保护生物多样性和遗传资源暂行条例》，该条例详细定义什么是遗传资源以及相关传统知识，并对如何进行保护以及主管机构进行了详细规定。

具体内容如下：

（1）定义遗传资源：是指包括在全部或部分植物、真菌、细菌或动物，以及衍生于上述生物活体的新陈代谢和上述生物体的以分子和物质形式存在的活体或死体萃取物标本中遗传起源信息，无论是原地的：包括在国内的，还是在巴西领土、大陆架和专属经济区上收集后移地保存的；相关传统知识：土著或地方社区与遗传资源有关的、有现实或潜在价值的信息，以及个体或集体惯例。

（2）主管机构国家环境部设立遗传资源管理委员会作为主管单位，其作用包括（a）技术标准；（b）获取和传播的许可标准：（c）草拟遗传资源获取和分享合同的指南；（d）与记录传统知识信息有关的数据库的创建标准； 该管理委员会或由其授权的其他部门可以行使的权利包括：（a）在所有者事先同意的条件下，获取本国境内、大陆架上和专属经济区内存在的遗传资源成分标本；（b）在当地所有者事先同意的条件下，获取相关传统知识；（c）传播遗传资源成分标本到本国公共或私人研究机构，或某一总部位于国外的研究机构； （3）违反该条例所受处罚，包括（a）警告； （b）罚款；（c）没收遗传资源成分标本、用来采集或加工标本的设备，以及以相关传统知识为基础信息而得到的产品； （d）没收源于遗传资源成分标本或者相关传统知识的产品； （e）中止源于遗传资源成分标本或相关传统知识的产品的销售，并将其没收；（f）行为禁令；（g）部分或全部禁止设立以及经营活动；（h）中止登记、专利、许可或者授权；（i）取消登记、专利、许可或者授权；（j）取消或者限制其由政府提供的税收激励和其它优惠政策；（k）取消或中止与官方信用机关的金融协定；（l）干预机构设立；（m）5年内禁止与公共机关签定合同。

（4）对专利申请程序的规定任何一份专利申请无论涉及到怎样的保护客体，申请人都必须声明此专利申请是否依赖于巴西的遗传资源和相关传统知识。

如果依赖于遗传资源和相关传统知识，申请人需进一步提供获得该遗传资源的方式是否得到了相关部门的许可，并披露遗传资源和相关传统知识的来源。

其实，我国同样有着丰富的遗传资源，但流失非常严重。

与巴西相比，在遗传资源及其来源披露的立法上，我国存在规则不多、层次不高、比较混乱和粗陋的问题，给我国现实的遗传资源来源披露保护带来了很大的不足和负面影响。

在遗传来源披露立法上，我国面临着一系列挑战和困难，包括遗传资源学科本身科学研究的特征带来的挑战、来自生物多样性立法领域的挑战等。

我国新修订的《专利法》，虽然对遗传资源来源披露作出了原则性的规定，但对于何为“依赖”、何为“来源”、何为“应当”、由哪些部门监管遗传资源的采取和利用都没有明确的规定，其实效性大打折扣。

笔者认为，我国应当对来源披露制度作出科学的应对和构建，要及时关注国外发展的方向和动向，完善国家遗传资源战略，建立和健全遗传资源法律保护体系，对来源披露的对象、模式和规则、披露申请、受理和审查处理等作出一系列的完整规定，构建起符合我国实情的来源披露制度链条。

药品专利申请 （1）授权程序在巴西，医药产品或方法的专利申请与其他领域的专利申请相比，需要经历不同的授权程序。

按照修改后的巴西专利法规定，凡涉及医药产品或方法的专利申请需要得到Anvisa（国家卫生监管部门）的批准才可以授予专利权。

也就是说，涉及医药产品或方法的专利申请经过INPI批准后，转交给Anvisa接受审核，经过Anvisa审核通过后，才可以被授予专利权。

从目前的审查实践来看，INPI与Anvisa的专利性审核标准基本相同，但二者之间的审核水平还存在一定差距。

Anvisa已经对1026件涉及医药产品或方法的专利申请进行了审核，其中授权919件，否决了107件专利申请。

而且，在上述被Anvisa授权的案件中，大部分权利要求需要经过修改才被授权。

巴西政府对医药产品或方法的专利授权非常重视，需要经过两个政府部门的审批，这在许多国家也是比较少见的。

我国与大部分国家一样，由国家知识产权局对医药产品或方法的专利申请进行审核并由其决定是否授予专利权。

（2）物质的医药用途权利要求与中国专利法中的相关规定一样，“疾病的诊断和治疗方法”在巴西也属于不被授予专利权的客体。

因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”、“在制备治疗某病的药物中的应用”等等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，属于可被授权的主题，也就是说巴西同样接受Swiss-type权利要求。

（3）强制许可巴西专利法中规定的强制许可情况与TRIPS相一致，包括：（a）当一项专利的专利权人具有以下问题：（i）滥用专利权；（ii）被行政或执法部门认定为垄断行为时，第三方可根据强制许可的相关规定请求专利强制许可。

（b）在国家出现紧急状态或者为了公共利益的目的，国家可以给予临时强制许可。

（c）此外，一项专利在授予专利权三年后，如出现以下情况可能被强制许可，（i）为满足国内市场需求或（ii）在巴西境内未充分实施。

当然，专利权人提供的以下证据可用于驳回强制许可请求：（i）证明已经为实施该专利进行了一系列并且有效的准备工作；（ii）提出未实施的正当理由；（iii）证明由于法律上的障碍而导致未实施。

巴西在药品强制许可方面一直在不断努力尝试，为了维护公众利益不断完善强制许可制度。

我国也与TRIPS协议保持一致将强制许可的相关规定写入了专利法规中，并且在2005年颁布了《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》，践行多哈宣言及总理事会决议。

虽然从制度层面上我国对药物的强制许可建立了相应的法律和法规，但我们也不难看出现行的法律法规对此仍然存在一些模糊概念，例如，什么是“国家紧急状态”、“非常情况”、“公共利益目的”？什么是“正当理由”？“未充分实施专利”如何界定？如何认定“具备实施条件的单位或者个人”？何谓“具有显著经济意义的重大进步”？进口专利产品究竟是否属于“实施专利”？“合理的时间”、“合理的条件”怎么确定？由谁确定？这些含糊其辞的表述都还有待于进一步具体化。

另外，从专利实践角度来看，我国目前还没有对一例药物实施过强制许可，我国在药物强制许可方面的道路还比较漫长。

性能参数限定的产品权利要求的新颖性讲解

专利法相关规定 我国《专利法》第22条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

…新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国知局提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

” 众所周知，权利要求分为两种类型：产品权利要求和方法权利要求。

在化学领域的产品权利要求中，采用组分和对应的性能、参数特征对该产品进行限定是一种常见形式。

根据《专利审查指南（2010）》第二部分第三章的规定，对于包含性能、参数等特征的产品权利要求新颖性的审查，应当按照以下原则进行：

对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。

如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同。

审查思路 根据实践，笔者发现审查员对于包含性能、参数等特征的产品权利要求的新颖性审查思路通常是：检索现有技术获取对比文件，如果其明确公开的参数数值范围落入请求保护的参数数值范围内，则可以确定请求保护的产品不具备新颖性，但如果检索到的对比文件没有明确公开该参数特征，而本领域技术人员根据该参数无法将请求保护的产品与对比文件公开的产品区别开，此时推定请求保护的由该参数表征的产品权利要求相对于对比文件公开的产品不具备新颖性。

对于审查员而言，由对比文件产品的结构和组成与本发明产品的结构和组成相同推论出参数相同，从而认定请求保护的产品不具备新颖性的可操作性强，更能确保审查标准的一致性。

案例分析 下面，笔者结合一个无效案例来探讨关于性能参数限定的产品权利要求的新颖性问题的应对思路。

无效请求人针对第200680053880.2号发明专利（以下简称“第880.2号专利”）提出无效请求，第880.2号专利的权利要求1如下：

1。 一种太阳能电池用聚酯树脂片，是具有数均分子量为18500~40000的使用一个或多个层而成的聚酯树脂层、并在该聚酯树脂层上具有至少一层以上的具有5~40重量%的二氧化钛的层的聚酯树脂片，波长300~350nm的光线透射率为0.005~10%，相对反射率为80%以上105%以下，表观密度为1.37~1.65g/cm3，光学浓度为0.55~3.50，光学浓度偏差相对于中心值在20%以内。

无效请求人检索到的对比文件1（JP2002026354A）公开了用于密封太阳能电池的背面的薄膜和使用其的太阳能电池，所述薄膜是具有与聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜组合的气体阻挡层的薄膜，其中，所述聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜由具有18，500至40，000数均分子量的聚合物形成并且占总薄膜厚度的7%或更高。

所述聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜是具有1.37 g/cm3至0.85 g/cm3范围内的表观密度的双轴拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。

在无效请求人和专利权人的答辩过程中，均认可对比文件1公开了该专利的聚酯树脂片的结构特征，二者的不同之处在于对比文件1没有公开本专利权利要求1中涉及的三个参数特征限定，即，“波长300~350nm的光线透射率为0.005~10%”、“相对反射率为80%以上105%以下”以及“光学浓度偏差相对于中心值在20%以内”。

双方争论的焦点在于：光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差这三个参数特征的决定因素是什么；对比文件1中是否公开了这些决定因素；对比文件1中这些决定因素的描述是否与第880.2号专利说明书中的相关描述一致。

无效请求人认为，尽管对比文件1没有字面公开聚酯树脂片的光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差，但是第880.2号专利的说明书中教导了“通过包含5-40 wt%、优选至少7 wt%、进一步优选至少10 wt%的TiO2可以达到期望的UV光线透射率（300~350nm）”，“通过确保TiO2颗粒具有0.1-1μm的数平均粒径可以达到期望的相对反射率”，“期望的光学浓度偏差可以通过将二氧化钛母料片的形状变更成以下来控制：长度为2.40~4.60mm、宽度为3.20~4.80mm、高度为1.70~2.30mm的圆柱状”，而对比文件1的不同实施例满足了绝大多数这些条件，因此以上三个参数是对比文件1的薄膜所固有的。

专利权人则认为，光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差会受到多种因素影响，根据对比文件1的具体实施例的记载，并不能直接地、毫无意义地得出光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差是多少，这些特征并不是对比文件1的薄膜所固有的。

最终，合议组的审查决定维持了该专利全部有效。

合议组认为，在第880.2号专利的说明书中教导了二氧化钛的分布不均匀也会影响光学浓度偏差，而对比文件1没有提到二氧化钛在薄膜中的分布情况，进一步该专利的说明书中还提及了光学浓度偏差较大还会波及光线透射率和相对反射率。

上述范围内的三个参数并非是对比文件1的薄膜所固有的特征。

对比文件1的说明书中没有公开有关通过选择调整TiO2的混合率来获得期望的光线透射率、选择合适的TiO2粒径来获得期望的相对反射率以及调整母料片的长度来获得期望的光学浓度偏差等内容或技术启示，也没有充分的证据或理由表明本领域技术人员在申请日以前的现有技术中已经意识到上述对光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差的调整手段。

技术问题的确认对于“事后诸葛亮”型审查意见的答复讲解

在发明专利申请中，大多数的申请属于改进型的发明申请，即其与现有技术的区别主要涉及对现有技术中已知的技术手段的改进。

这使得这些改进型发明申请在实际审查过程中，容易被审查员在了解了本申请的技术后而视为显而易见，这就是所谓的“事后诸葛亮”。

在审查改进型发明中，比较容易出现的争议体现在对“事后诸葛亮”的认知上。

实际上，在理想情况下，应该以客观而且准确的方式确定本发明相比于现有技术的实际解决技术问题，以避免成为事后诸葛亮。

实际造成“事后诸葛亮”的情形可能有多种，在下文中将就示例性的案件举例说明其 种情形。

在这种情形中，审查意见会将包含了本发明的具体技术手段的技术问题作为本发明的实际解决的技术问题，从而将实际解决的技术问题确定为非常下位和非常具体的问题。

在决定号为109833的复审审查决定中，所涉及的发明申请要求保护一种解锁手持电子设备的方法，权利要求1与对比文件1的区别包括：本发明限定了解锁手持电子设备的方法和过程，并且在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域，从而实现手持电子设备的解锁。

对于此案，专利复审委员会认为，在根据区别技术特征确定实际解决技术问题时，如果将权利要求1实际解决的技术问题确定为“如何在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域而进行手持电子设备的解锁”，那么这会使得对该发明的创造性判断陷入“事后诸葛亮”。

所确定的实际解决技术问题不应包含全部或部分区别技术特征。

因此，在判断该发明的创造性时，应该认为本领域技术人员在做出该发明时对该发明是一无所知的，那么在缺少相关技术教导下，自然也不会知道“在触敏显示器上实现检测接触、移动图像以及判断图像从第一预定位置移动到预定区域”。

否则，该确定的技术问题本身就提供了对用于解决技术问题的技术手段的启示。

从而，在将具体技术手段从原技术问题中排除后，并根据该区别技术特征在发明中实际获得的技术效果，本发明实际解决的技术问题应被重新确定为“如何提高手持电子设备解锁的便捷性以避免误解锁”。

由于现有技术没有教导如何解决提高手持电子设备解锁的便捷性以避免误解锁这样的问题，也没有给出解决该问题的技术启示，从而应该认为权利要求1的方案相对于现有技术具备创造性。


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