日本专利审查意见答复讲解，日本专利法律状态查询讲解

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日本专利审查意见答复讲解

随着中国企业“走出去”战略，中国申请人在日本申请专利的数量逐年增多，而专利审查意见的答复是专利审查过程中的重要环节。

一、申请文件修改 1、审查意见通知书类别 日本特许厅在OA答复阶段下发的审查意见通知书通常有两种，第一种为“拒绝理由通知书”，第二种为“拒绝查定”，即，驳回决定。

“拒绝理由通知书”可以下发多次，“拒绝查定”只有一次，但是，在通常情况下只会下发两次通知书，在下发一次“拒绝理由通知书”后，审查员可能就会发出“拒绝查定”。

建议1：在答复第一次审查意见时，在理由不是特别充分的情况下，尽量对权利要求进行相应的修改。

建议2：在整个审查过程中，日本特许厅都允许代理人与审查员进行电话或面对面的会晤，因此，申请人在对修改不确定的情况下，可以请求与审查员进行电话或面对面的会晤（通过外代），以避免修改不符合要求而浪费答复机会。

2。 答复审查意见期间的修改限定 根据日本专利法17-2（4）和17-2（5）的规定，申请人在答复“拒绝理由通知书”和“拒绝查定”时所受到的限制是不同的。

在答复“拒绝理由通知书”时，只需满足不超出原始申请的范围以及满足与已审查的权利要求具有单一性的规定即可（关于修改满足单一性的问题，其与我国的区别较大，在其后会详细描述），而在答复“拒绝查定”时，只允许进行以下4个方面的修改：

（1）删除权利要求； （2）缩小权利要求的保护范围； （3）改正错误； （4）澄清含糊不清的描述。

与我国审查实践的根本区别是，我国规定了哪些不能修改，而日本规定了哪些能修改，这种对修改的限制是对审查员的审查工作的一种保护，避免了再次进行检索。

例如：

允许： A+B+C 修改为 A+B+C’(C’为对C的进一步限定) 不允许：A+B+C 修改为 A+B+C+D (D为新的技术特征) Tips：在答复“拒绝理由通知书”时，修改必须是对原技术特征的进一步限定，而不能增加新的技术特征。

这里所指的“新的技术特征”是相对修改前权利要求所记载的特征而言的，实际上也是记载在原始申请文件中的，这种情况不属于上述情况（2）所规定的缩小权利要求的保护范围，而这种情况在我国是允许的。

二、法条答复 1。保护客体-特许法第2条 【法条原文】 第二条。

1。 本法中所称的“发明”是指利用自然规律作出具有高水平技术思想的创作。

在日本特许法中，这其中的“自然规律”还包括人类总结出来的经验规律，但不包括通过智力或精神活动构想出来的规律、人为的规定、经济学规律、心理规律等。

这与中国专利法中的相关规定，即智力活动的规则方法不属于可授予专利权的客体的规定相同。

但是，有关计算机软件的发明，如果其利用了自然规律的装置（硬件），也属于可以被授予专利权的客体。

在中国专利法明确规定不授予专利权的主题中，日本特许法中有明显区别的是：用于动物的诊断和治疗方法、生产植物或者动物的主要是生物学的方法、动物和植物的品种、用原子核变换方法获得的物质等，都属于可授予专利权的客体。

【答复要点】 只有真正是落入抽象概念“abstract idea”的方案，才不属于可授予专利权的客体，因此，答复的要点也在于，通过修改来克服仅仅是抽象概念“abstract idea”的问题，例如，添加执行装置（硬件），使得该要求保护的技术方案是依附于装置的，而不是一个抽象概念。

2。新颖性-特许法第29条第1款 第二十九条 凡提出在工业上可利用之发明的人，除下述发明外，其发明可获得专利。

一、申请专利之前在日本国内已公开的发明； 二、申请专利之前在日本国内已被公开实施的发明； 三、申请专利之前在日本国内或在外国刊物上已有记载的发明。

日本特许法中，对发明的新颖性要求基本上与中国专利法的要求相同，它既不能属于现有技术，也不能与抵触申请中的发明创造相同，但不同之处在于，抵触申请不包括相同申请人（全部相同）或相同发明人（全部相同）之前提交的专利申请。

另外，对于新颖性宽限期的规定也有很大差别。

在日本，因享有专利申请权的所有者的行为、或者违反专利申请权所有者的意愿进行的公开，只要在公开之日起6个月内提出专利申请，并提交相应的证明文件，就不会丧失新颖性，这其中不仅包括中国专利法中符合新颖性宽限期要求的在国际展览会上的展出、学术会议、技术会议上的发表，还包括通过出版物、网络、试验的公开行为。

因此，如果在中国因出版物的公开丧失新颖性而不能被授予专利权的发明，只要在出版物公开6个月内，在日本还有获得授权的机会。

在日本审查意见中，新颖性的条款审查员使用的还是很少的，克服也是比较容易的，但是，需要注意的是，和中国类似，在答复新颖性缺陷时需要同时答复创造性缺陷。

3。 创造性-特许法第29条第2款 2。申请专利之前，具备该发明所属技术领域的普通技术人员记载于前各款中的发明，能容易实现发明时，不拘同款的规定如何，不能取得专利。

日本特许法规定，可授权的发明创造必须是相对于现有技术，对所属领域技术人员是非显而易见的，这一规定在字面上与中国专利法的相关规定相同，但是，其所指的“本领域的技术人员”是具有“普通创造能力（ordinary creativity）”的；同时，“非显而易见”的判断方法也有所不同。

我国在判断创造性时采用的是“三步法”，而日本审查员在评判创造性时是基于“假设否定”来进行推理，当推理不成立时，发明就具备创造性。

在具体的推理过程中，并不针对发明与现有技术之间的区别来确定其要解决什么技术问题或能产生怎样的技术效果，即，不重新确定技术问题以及所带来的技术效果，而是更为关注现有技术之间的关系，注重判断现有技术之间技术领域的相关度，以及现有技术之间结合的技术难度是否超过本领域技术人员所具备的能力范畴。

日本特许厅的通知书通常比较简单，审查员不会将评判创造性的具体推理过程写在通知书中。

在答复时，首先考虑的是技术特征的对比，看对比文件是否公开了本申请的所有技术特征，其次，考虑多个对比文件之间的技术相关性，针对区别技术特征来阐述将其它对比文件中的该区别技术特征应用到最接近的对比文件中是否超出了本领域技术人员的普通创造能力。

Tips：如果想进一步了解创造性的评判过程的话，可以参考日本审查指南，其中列举了很多创造性判断的例子。

4。单一性-特许法第38条 第三十八条 专利申请必须按每一项发明提出。

但即使是两项以上的发明，对专利请求范围所记载的一项发明（以下称为“特定发明”）而具有下述关系的发明，可用与特定发明同一申请书申请专利。

一、以构成特定发明不可缺少事项的全部或主要部分作为其构成不可缺少事项的主要部分的发明，并达到与该特定发明同一日者； 二、当特定发明为产品的发明时，生产该产品的方法的发明、产品使用方法的发明、生产该产品的机械、器具、装置及其他产品的发明或专门利用该产品特性的产品的发明； 三、当特定发明为方法的发明时，关于该方法实施直接使用的机械、器具、装置及其他产品的发明。

单一性的判断标准：在一件专利申请的多项的权利要求所请求保护的发明中，是否具有对现有技术相同或者相应的特定技术特征（STF：Special Technical Feature）。

该判断标准与我国的单一性的判断在表述上是相似的，但是，在具体执行的过程中，还是存在很大的区别。

我国审查员通常是在两套权利要求之间来判断是否具有相同或者相应的特定技术特征，但是， 日本审查员在单一性的判断中，是按照权利要求标号的先后，依次判断是否具有STF，直到判定某一权利要求具有STF时，在这一权利要求之后的权利要求如果包括了该STF则具有单一性，如果没有包括该STF则认为不具有单一性。

审查员从权利要求1至5依次判断是否具有STF，通常情况下，不具有新颖性时，一定不具有STF，例如，当审查员认为权利要求2的A+B为STF时，则其后的权利要求4和5因为包含了A+B，因此具有单一性，而权利要求3因为不包含A+B，因此不具有单一性。

在答复单一性时，请注意日本对单一性的修改是具有限制的，即，禁止变更为和已作为审查对象的权利要求中的发明在技术上不同的其他发明（转换修改的禁止）。

此处的“已作为审查对象的权利要求中的发明”是指被认定为具有STF的权利要求项的发明，例如，权利要求2中的A+B被认为具有STF，因而，在修改权利要求时，为了不违反转换修改的禁止规定，修改后的权利要求的发明必须包含特征A+B。

三、驳回后程序 如果申请被驳回（收到拒绝查定），申请人可以进行申述（appeal），相当于我国的复审程序。

在接到日本特许厅的驳回决定之后，申请人应在3个月之内提起申述请求（外国申请人为4个月）。

只有在申请人对申请文件进行了修改时，申请文件才发回至原审查员进行再审（相当于我国的前置审查），否则申诉委员会将直接进入合议审查。

当申述委员会发现申请文件中还存在不能被授权的缺陷时，会发出“拒绝理由通知书”，要求申请人进行修改，如果修改后仍不能克服相关缺陷时，申述委员会将发出“驳回决定”。

如果申述委员会认为申请文件满足了授权的条件的话，申述委员会将直接作出授权决定。

在接到委员会下发的“驳回决定”可以向知识产权高等法院（IP高院）提起诉讼。

日本专利法律状态查询

专利的法律状态包括有效、在审及失效，每种法律状态又分为不同的情形，不同法律状态专利的作用和价值不同。

由于各国语言、知识产权法律制度以及数据库的差异，影响了专利法律状态统计的实时性及准确性，因此及时准确获取国外专利的法律状态并不容易，除了须登录各国专利局官方网站查询以外，还要了解每种法律状态的具体含义，以及处于某种法律状态下的专利是否存在权利恢复的可能性。

一 日本专利法律状态 日本专利法律状态包括授权（登録）、没有最终的审查决定（査定無し）、专利保护期限届满失效（存続期間満了による抹消）、未申请实审视为撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）、驳回（拒絶査定）以及未缴纳年费专利权终止（年金不納による抹消）等。

对于驳回、未缴纳年费等法律状态下的专利，还要确定是否存在权利恢复的可能性。

二 日本专利法律状态检索窗口 最近日本专利局对日本专利检索系统进行了更新，更新后的网站可在英文界面下查询法律状态，具体的查询路径如下：

1、日本专利检索系统 登录日本专利检索系统（https：//www。j-platpat。inpit。go。jp/），直接在Simple Search中输入可识别的专利号码，如公开号。

2、专利历史信息查询 选择检索结果栏右侧的Details以显示专利的历史信息。

3、专利法律状态查询 在专利历史信息界面，因为显示的英文信息为机器翻译，为了保证专利法律状态的准确性，建议在日文界面下查看。

日本专利的法律状态要查看申请信息（出願情報）中的“出願細項目記事”及注册信息（登録情報）中的“登録細項目記事”。

对于专利JP4252217B2，在申请信息中查看“出願細項目記事”为：“査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2009/01/30) 審査前置”，即该专利为授权专利；在“登録細項目記事”中显示“年金不納による抹消 存続期間満了日(2022/01/14) 本権利消滅日(2022/01/30) 移記されている”，即该专利原本的期限届满日为2022年01月14日，因为未缴纳年费，专利权在2022年1月30日终止。

三 日本专利法律状态的识别 如上所述，日本专利法律状态包括授权（登録）、没有最终的审查决定（査定無し）、专利保护期限届满失效（存続期間満了による抹消）、未申请实审视为撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）、驳回（拒絶査定）以及未缴纳年费专利权终止（年金不納による抹消）等。

根据以上查询到的法律状态，结合相关的信息，可将专利分为有效，如授权（登録）；在审，如没有最终的审查决定（査定無し）；无效，如专利保护期限届满失效（存続期間満了による抹消）、未申请实审视为撤回（未審査請求によるみなし取下）等。

1 有效专利 专利审查确定或对于不服驳回决定审判已经裁决应该授予专利，并按时缴纳年费的，可在专利登记薄上进行设定专利权之登记[1]。

即对于授权后的专利，还要核查是否存在因未交年费而导致的专利失效。

例如专利JP5227162B2，“出願細項目記事”中显示“査定種別(登録査定)”，即该专利为授权专利；且“登録細項目記事”中显示“本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/03/15)”，即该权利未被消减，专利期限届满日为2026年3月15号，该专利为有效专利。

而上文中提到的专利JP4252217B2虽然显示“最終処分(登録)”，但在“登録細項目記事”中显示“年金不納による抹消 存続期間満了日(2022/01/14) 本権利消滅日(2022/01/30)”，即该专利原本的期限届满日为2022年01月14日，因为未缴纳年费，专利权在2022年1月30日终止，该专利不是有效专利。

2 在审专利 日本专利提出申请后首先形式审查，在提出专利申请后满18个月，不论有无审查申请，该申请都将自动被公开。

当专利的决定类别为没有最终的审查决定（査定無し），且没有未申请实审而视为撤回（未審査請求によるみなし取下）、撤回（取下）等的情形，该专利的法律状态为在审。

例如，对于专利JP2022169802A，其法律状态为“査定種別(査定無し)”，该专利的法律状态为在审；对于专利JP2002238703A，其法律状态为“査定種別(査定無し) 最終処分(取下) 最終処分日(平21.6。22)”，该专利于2009年6月22日（平21.6。22）更新的法律状态为撤回（即失效），而不为在审。

3 失效专利 除了因保护期限届满而失效外，失效专利还包括审查过程中撤回、视为撤回、专利权放弃、驳回、授权后被无效和未缴纳年费而引起的专利权终止等。

（1）专利保护期限届满失效 日本专利保护期限因专利种类的不同而不同，发明专利为自申请日起20年（满足一定条件可申请延期5年），实用新型专利为自申请日起10年，外观设计专利为自申请日起20年[2]。

专利达到保护期限后就会因届满而失效。

例如专利JP3088754U，其法律状态为专利保护期限届满失效（存続期間満了による抹消）。

（2）视撤、撤回及专利权放弃 除法律规定的视为申请人撤回申请的情况外（在规定的期限内未提出审查请求的；已作出申请变更时的原申请的；作为国内优先权主张基础的先申请撤回的等），申请人可以主动撤回专利申请，日本《专利法》虽使用了“放弃”和“撤回”两个概念，但一般认为，因为过去仅在保留先申请权益不变的情况下才可以消灭专利申请的法律效果，所以把它称为申请的“放弃”，这仅仅是区别两种概念而已[3]。

（3）驳回 日本专利法第一百二十一条第一款规定，收到驳回（拒絶査定）后，对其审查不服时，自其接到审查的副本之日起三个月内请求审判（外国人期限为四个月）。

如果在法律规定期限内当事人对拒绝审查的审判裁决未提起撤回之诉，或者驳回的撤回审判裁决之请求被驳回的判决一经确定，那么审判裁决则立即生效。

（4）被无效 在能够认定存在无效事由的，可裁定专利无效，反之，当认为没有无效事由，可以裁定无效请求不成立。

当无效事由只存在部分请求事项中的，仅裁定该部分请求事项无效，对于其它请求事项，则必须裁定其请求不成立。

无效审判之裁定一旦确定，专利权则被视为自始不存在。

过去所确定的专利权侵权行为将成为非侵权行为。

（5）未缴纳年费 专利授权后，未按时缴纳年费将导致专利权终止。

对于未缴纳年费专利权终止（年金不納による抹消）的专利，还需确认是否存在权利恢复的可能性。

日本专利法第一百一十二条规定，专利权人在第一百零八条第二款正文所规定的期限或依第一百零九条规定的交纳期限内不能交纳专利金时，即使该期限超过之后，在超过六个月以内可以追纳专利费，此时该专利虽然未按时缴纳年费，但因在六个月的宽限期内补缴，仍然可以恢复专利权。

如专利权未在宽限期内缴费的，专利权会自应当缴纳年费期满之日起终止。

但如专利权人意欲办理专利权恢复手续，则需在恢复期限内缴纳恢复费、递交恢复权利请求书，待官方审查批准后，专利权即可恢复[4]。

日本专利申请审查意见被指出“权利要求不清楚”怎么办？

一。日本特许法、以及审查基准（以下称为“审查指南”）中的相关规定 首先，中国是通过一部专利法对发明、实用新型、外观设计三种专利权进行统一规范，而日本是分别针对这三种专利设计了相关的法律。

本文对针对发明专利的“特许法”中的涉及“明确性要件”（以下，称为“清楚性要件”）的法条进行学习。

根据日本特许法第36条第6项第2号规定，希望获得专利权的发明必须清楚。

在日本的特许“审查指南”中，关于“清楚性要件”的类型，具体规定了两种类型：（1）由于权利要求的记载本身不清楚，导致发明不清楚。

权利要求中，作为日语来说，存在不恰当的表述。

即便是考虑了说明书和附图的记载、以及申请时的技术常识，本领域技术人员也无法理解权利要求中记载的用语的含义。

（2）权利要求所限定的技术方案中存在技术上的缺陷，导致发明不清楚。

二。具体事例 根据具体处理的案件来看，实务中，经常被日本审查员指出不清楚问题的情况，多为上述（1）中的问题。

1。术语概括不清楚，导致权利要求不清楚。

例如，权利要求中记载了“机器人定位功能”，审查员指出仅基于该术语，无法了解到底是对机器人进行定位，还是利用机器人对其它设备进行定位，因此，导致权利要求不清楚。

2。权利要求中记载与说明书中的记载不一致或存在矛盾之处，从而导致权利要求不清楚。

例如，权利要求中的记载与说明书实施例部分的内容存在技术上的矛盾，而且，由于相关部分的内容较少，发明内容部分的相关记载采用了和权利要求中完全一样的表述方式，因此，审查员指出，即便是参照说明书和附图的内容，该矛盾也无法消除。

这种情况非常棘手，不论是反驳还是修改，可能都会无从下手。

这就要求在撰写阶段，从申请文件的整体出发，综合考虑技术方案，以避免上述情况。

3。翻译不当导致权利要求不清楚。

从中文翻译到日文的过程中，如果对技术方案理解不到位，就会出现修饰关系不当、主谓宾语对应错误等翻译问题导致的权利要求不清楚问题。

中日文的语法、表述方式存在很大的不同，在权利要求的翻译中，一般情况下，会将主语放在句子的最前面，但是，如果句子过长，或者涉及多种结构关系时，则容易出现主语指代不清，或者某些动作没有执行主体的问题，因此，在翻译时，要尽量避免语句过长，如果对技术方案没有把握，一定要和技术人员进行充分的交流。

关于权利要求不清楚的问题，整体上来说，中日之间的差异并不是特别大。

为了避免被审查员指出不清楚，提高审查效率，需要发明人、负责撰写的代理人、以及负责翻译的代理人在了解日本的审查实务的基础上相互协作。


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