日本专利申请的「超早期审查」程序讲解，本国优先权讲解

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日本专利申请的「超早期审查」程序讲解

日本特许厅（JPO）为了满足申请人对专利申请进行加速审查的需求，提供了早期审查（早期審査）以及超早期审查（スーパー早期審査）这样的加速审查途径供申请人进行选择。

本篇文章，笔者将就超早期审查的途径进行简单介绍。

一、请求超早期审查的专利申请需要满足哪些条件？请求超早期审查的专利申请需要同时满足以下条件：（1）已经提出实质审查请求并且还未收到审查意见通知书，或者，也可以在提出实质审查请求的同时请求超早期审查； （2）该申请为正在或即将实施的专利申请：申请人或被实施许可人正在实施其发明，或者自超早期审查申请日起两年内预定实施其发明； （3）该申请涉及对外申请的专利申请：向JPO以外的其它国家专利局或者政府间机构提出了申请（包括提交了国际申请的专利申请）； （4）申请超早期审查前至少4周内的申请程序都是在线完成的（非书面提交）。

进入日本的中国专利申请只要满足以上4个条件，即可以提出超早期审查请求。

二、请求超早期审查需要提交哪些文件？请求超早期审查需要提交以下文件：1。申请书情况说明书中需记录以下内容：1）在早期审查的类别栏处写明“スーパー早期審査”（超早期审查），在“情况”一栏中首先写明“スーパー早期審査を希望する”（希望进行超早期审查）。

2）具体说明该申请为正在或即将实施的专利申请并且涉及对外申请的专利申请。

例如：希望进行超早期审查。

使用权利要求1记载的XXX制造装置的XXX产品从2022年开始制造和销售，产品名称为XXX（预定2年内实施的情况下，记载方式与此类似）。

另外，已经在欧专局和美国专利商标局提出了专利申请，申请号分别为XXX、XXX。

美国专利申请已经授权，授权公告号为XXXXX。

因此，本专利申请为正在或即将实施的专利申请并且涉及对外申请的专利申请。

3）说明现有技术的情况需要记载检索到的现有技术文献，并且对本申请与现有技术文献进行对比说明。

根据是否有外国专利局的检索结果、本申请的说明书中是否记载了现有技术的情况，对于现有技术的说明程度的要求不同，如下表所示。

2。现有技术文献对于申请书中提及的现有技术文献，需要提交其副本。

但以下任一情况下，可以不提交其副本： 1）通过J-platpat检索平台可以检索到的专利文献，例如中美欧日韩等国的专利文献； 2）援用的日本专利局提供的现有技术文献，例如日本专利局在在先专利申请的审查意见通知书中引用的对比文件。

三、请求超早期审查的手续和费用中国申请人可以委托中国事务所或日本事务所提出超早期审查请求。

超早期审查不产生官方费用，仅涉及事务所的服务费。

另外，超早期审查仅受理在线申请。

四、获得超早期审查批准后的案件审理提交了超早期审查请求的案件，通常1个月内可以收到第一次审查意见通知书（对于进入日本国家阶段的PCT申请，原则上是2个月）。

若由于获取非专利文献需要时间、文件电子化需要时间等原因而导致审查延迟，则审查员会先发出“关于早期审查的通知书”，以告知申请人。

申请人在收到审查意见通知书后，必须在审查意见通知书发文日起30日内（对于包括中国申请人在内的外国申请人，该期限为2个月内）进行答复，该期限不可延期。

若申请人提出延期请求，则该申请不再作为超早期审查对象。

根据JPO公布的《特许行政年次报告书2022年版》，2022年度收到1196件超早期审查请求。

从提出请求到收到第一次审查意见通知书的平均时间为0.9个月（进入日本国家阶段的PCT国际申请为平均1.5个月）。

本国优先权讲解

本国优先权，在专利法中的规定还是比较明确的，专利法第29条第2款中规定，“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国知局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。

上述法条的文字意思很清楚，一般不会造成理解上的差异。

不过，在实务研究中，笔者发现，不同群体对专利法第29条第2款中指出的“在中国第一次提出专利申请”的理解并不相同。

具体的，第一种观点认为，对于本国优先权，被要求优先权的申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非世界范围内的第一次申请，作为专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请，因此本专利可以享有本国优先权。

第二种观点认为，中国在先申请应该是相同主题的专利在世界范围内的首次申请。

对于专利法第29条第2款规定的“本国优先权”的法律解释，两种观点截然不同，是什么原因呢？ 对于此条规定，应该如何去理解？接下来，笔者试图从法律解释的方法的角度出发来探讨一下这个问题。

根据一般法律解释的方法，对法律的解释可分为语法解释和字面解释，也可以分为历史解释和逻辑解释[1]。

其中，语法解释是指根据语法规则对法律条文进行分析，其用意在于分析法律条文应有的含义。

字面解释是指根据法律条文的字面含义所作的解释，这种解释是法律解释中最一般的方法，完全按照法的文字所表现的内容去解释。

从上述分析中可以看出，第一种观点对于专利法第29条第2款的解释，就是字面解释。

从法律规定中可以看出，“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国知局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”，其字面意思很明确的说明了优先权的享有条件是“在中国第一次提出专利申请”。

从此规定的字面意思出发，无法得出“在中国第一次提出专利申请”是“世界范围内的第一次申请”的解释。

字面解释是法律解释中最常用的法律解释方法，对于成文法来说，每部法律的制定，都是经过了长时间的起草准备和反复讨论，因此，一般来说，法律规定的字面含义，通常应当是其立法的原意。

历史解释，是指对法的产生、修改或废止的历史条件加以研究，来说明该法的内容和含义。

逻辑解释是指运用形式逻辑的方法对法的结构、内容、概念之间的联系进行分析，来说明法律规定的内容、目的或要求。

第二种观点对于专利法第29条的解释，属于一种历史解释。

根据历史解释的方法去理解，优先权原则源自《巴黎公约》，其目的是使成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的在后申请，在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出。

根据《巴黎公约》的规定，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请。

第二种观点一般认为，1992年修订专利法时，为了使中国申请与外国申请处于同等地位，设立了本国优先权，从而认为本国优先权的成立条件应该与外国优先权的成立条件一样，都应该适用《巴黎公约》的规定。

从而认为专利法第29条第2款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请。

对于上述两种的观点，目前第二种观点属于主流。

当然，对于专利法的法律规定，不同的主体进行法律解释时，由于一些原因，会存在较大的差异。

对于此类问题，还是期待能从立法的层面去解决，通过法律修改的途径去统一对法律规定的理解，避免由于对法律规定理解的不统一导致行政或者司法阶段中的不确定性。

权利要求中“存储介质”的审查意见讲解

为了全面保护专利申请人的权利，通常会在申请文件的权利要求书中引入存储介质的权利要求，以增加保护客体和利于专利侵权认定。

因而，合适的存储介质的权利要求对专利申请人的利益的维护是非常有必要的。

上述存储介质的权利要求的出现，是源于2022《专利审查指南》的修改所引入的。

修改后的《专利审查指南》第二部分第九章第2节第（1）项第一段中记载了“如果一项权利要求……仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序本身……不属于专利保护的客体”。

在《专利审查指南》第二部分第九章第2节第（1）项第三段第一句中记载了“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质……不属于专利保护的客体”。

也即，涉及计算机程序的发明专利申请是允许采用“存储介质+计算机程序流程”的权利要求描述方式的。

基于上述《专利审查指南》的修改，代理师除了在后续申请文件撰写时增加存储介质的权利要求之外，还对满足主动修改时机的申请文件进行了主动修改，向申请文件中增加存储介质的权利要求。

而通常会向权利要求书中增加的存储介质具有不同的描述方式，现通过以下几种描述方式进行举例说明：（1）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，所述程序执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；（2）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；（3）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；（4）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质中存储有计算机程序，其中，所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求X至XX任一项中所述的方法”；（5）“一种非易失性存储介质，其特征在于，所述非易失性存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述非易失性存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；（6）“一种计算机存储介质，所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令被执行时实现权利要求X至XX任一项所述方法的步骤”。

上述（1）至（6）种存储介质的权利要求的描述方式，在一些审查意见通知书中，可能会被审查员指出其不符合26条第4款的规定，使得保护范围不清楚。

具体地，审查员通常会指出上述“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”均无具体的执行主体的限定。

存储有“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的存储介质，本质上是对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定。

而对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定既不是对结构特征的限定，也不是对方法特征的限定。

本领域技术人员也不能明确“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”对存储介质本身结构的影响，从而导致权利要求保护范围不清楚。

为了克服上述缺陷，根据审查意见可以限定“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的执行主体为处理器。

比如，“程序被处理器执行（运行）”、“计算机程序被设置为被处理器运行（执行）”、“计算机可执行指令被处理器执行”，这使得对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定为由处理器所执行的方法的限定，从而使得存储介质的权利要求具有清楚的保护范围。

另外，当存储介质的权利要求仅用“存储介质”作为主题名称时，还有可能被审查员指出本领域技术人员无法毫无疑义地确定是计算机存储介质，还是其它介质，导致保护范围不清楚。

针对该审查意见，可以将“存储介质”修改为“计算机可读存储介质”或“非易失性存储介质”，以符合《专利审查指南》的记载。

进一步地，由上述（6）可知，其限定了计算机存储介质存储了计算机可执行指令，而通常审查员也会建议将“计算机可执行指令”修改为“程序”或“计算机程序”，以符合《专利审查指南》的记载。

由上述，笔者认为，在申请文件中采取的存储介质的权利要求的描述方式可以如下：一种计算机可读存储介质（下划线部分还可以替换为“非易失性存储介质”），其特征在于，所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序，其中，在所述计算机程序被处理器运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法（下划线部分还可以替换为“实现以下步骤……”）。

与上述表述含义相同的描述方式也可以采用，此处不做具体限制。

目前，针对上述（1）至（6）或者与其类似描述方式的存储介质的权利要求，由于有的审查员可能会直接评述由于其所引用的方法权利要求不具备新颖性或创造性，而评述其不具备新颖性或创造性。

针对该审查意见，在答复时，代理师可以同时对上述存储介质的权利要求进行主动修改。

对于申请文件中未限定存储介质的权利要求的情况，如果已经下发审查意见通知书，则可以在原权利要求中增加上述允许的存储介质的权利要求。

对于申请文件中未限定存储介质的权利要求的情况，如果还未提实质审查，则可以在提实质审查时，对权利要求做主动修改，在原权利要求中增加上述允许的存储介质的权利要求。

需要说明的是，上述修改的方式均不能超过原申请文件记载的范围，以符合专利法第33条的规定。


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