未公布专利对可自由实施的影响，机、电、化领域发明专利侵权诉讼案件讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 未公布专利对可自由实施的影响，机、电、化领域发明专利侵权诉讼案件讲解 。

未公布专利对可自由实施的影响

可自由实施是指产品在目标国家进行制造或销售时不会侵犯第三方专利权。

产品出口目标国家前，一般都会为可自由实施进行专利检索，以提前预知风险、规避风险。

但却有这么一种情况，已做了可自由实施检索，但产品出口目标国家时，却还是遭到了起诉。

出现这种情况的原因有二：一是因为漏检；二是因为检索时存在未公布的风险专利，但产品出口目标国销售时该未公布的风险专利已授权。

本文重点分析未公布专利对可自由实施的影响。

一、未公布专利通过官网或商用数据库检索专利，都是在专利进行公布后才可以获取。

即，在进行可自由实施检索时，获取的专利都是公布的专利，还有一部分未公布的专利无法获取。

那么，哪部分专利是未公布但实际存在的呢？首先，我们需了解目标国家的专利申请途径。

对于日美韩等国来说，专利申请途径包括：国内程序、巴黎公约方式申请专利、专利合作条约程序。

而对于《欧洲专利公约》的缔约国来说，专利申请的途径包括直接适用国内程序，直接适用欧洲专利局程序，国内程序和专利合作条约程序相结合，欧洲专利局程序和专利合作条约程序相结合[2]。

而不管是那种途径的专利申请，一般情况下自优先权日起18个月都会被公布，如果检索日期在某些专利公布日期前，则这些专利是未公布的专利。

因为无法检索到这些实际存在的专利，这些专利是否具有侵权风险属于未知数。

二、未公布专利的风险由于未公布专利的存在，产品在未来的一天可能面临着未知风险。

这种未知风险的影响可能是对一个重大决策，比如上市的影响，也可能造成一个巨额的赔款等。

为了更清楚地说明未公布专利给产品可自由实施带来的影响，举一个例子来进行详细说明。

相关专利的优先权日是2022.05。01。

而目标产品在2022.09。20做好了制造的准备，随即在2022.09。25进行了可自由实施检索。

因为检索日期在专利公布日前，故未检索到该相关专利。

经过多方面的准备，2022.11。30目标产品出口德国，在这个阶段，这个相关专利还不会对目标产品在德国的可自由实施造成影响。

由于目标产品收到了良好的市场反应，要在德国持续销售一段时间。

本来一切看起来都很顺利，可是，在2022.12。10相关专利获取了授权。

那么，问题来了，目标产品面临着被起诉的风险。

三、未公布专利的风险应一旦这种未知的风险发生，则影响巨大。

那么，怎样才能较大程度上避免这种风险呢？ 需进行专利跟踪。

专利跟踪即在原有检索式的基础上，进一步更改检索日期，仅检索新公布的专利。

专利跟踪能不断地获取这些逐渐公布的专利，通过对这些专利的跟踪，我们可以了解哪些专利存在潜在的风险，以利于我们做出预判、提前准备等。

专利跟踪的日期可以“优先权日至专利公布日”的时间段为参考，即专利跟踪的日期可以是从首次检索日期至接下来的18个月。

专利跟踪需要定期进行，如果确定自首次检索日期至接下来的18个月都要进行专利跟踪，则建议按一定的周期对专利进行跟踪，这个跟踪的周期建议是3个月~6个月。

在专利跟踪的过程中，新发现的相关专利一般都属于未授权的专利，对于这些未授权的专利，该怎么判断风险、应对风险呢？ 如果产品技术方案未落入专利独立权利要求的保护范围，则在授权的过程中，专利权利要求无论如何修改，都不会有风险，这样的专利无需关注。

如果产品技术方案落入专利独立权利要求的保护范围，则需查看实施例。

如果专利说明书中的实施例与目标产品一致，则这样的专利是需重点关注的对象，建议优先做现有技术调查，并提公众意见，以阻止该专利授权，这样做的一个好处是，可以在专利授权前以较低的成本规避风险。

如果专利说明书中的实施例与目标产品差别较大，可作为次重点关注对象，条件允许时，做现有技术调查，提公众意见，阻止该专利授权。

机、电、化领域发明专利侵权诉讼案件讲解

发明专利具有技术水平高、权利稳定性好、保护力度强等特点，一些重大疑难的侵权案件往往涉及到发明专利。

发明专利侵权案件大致涉及机械、电学、化学三个领域，而在上述技术领域中侵权案件的情况差异较大。

为了协助不同技术领域的企业了解到本领域的发明专利侵权案件概况及特点，以下选取中国近五年发明专利侵权诉讼案件的情况进行分析。

本报告基于OpenLaw网站收集的2011-2022年全国发明专利侵权案件的一审和二审民事判决书（共计852份，其 审判决书429份，二审判决书423份）展开研究，其中机械工业、建筑、采矿、作业、生活中机械结构等领域的案件划入机械领域，电学、光电、通信、计算机等领域的案件划入电学领域，化学、化工、材料、医药、生物、食品等领域的案件划入化学领域。

一、案件年度变化趋势分析 为了从整体上研究机械、电学、化学领域的发明专利侵权诉讼案件的年度变化趋势，研究2011年-2022年各领域相关案件的数量情况。

如图1所示，机械领域的案量最多，尤其是在2012年之后的案量远高于电学和化学领域，2014年的案量大幅上升后于2022年又回落至正常范围，每年的案量为100件左右；电学领域在2011年的诉讼量较多，甚至略多于机械领域，其原因在于格瑞电子（厦门）有限公司在广东和北京提起了35件二审上诉，大幅拉升了该领域的涉案量，2012年之后的案量保持在25-50件左右的范围波动；化学领域的相关诉讼案件量从2011年-2022年均保持在一个比较稳定的数量，为每年20件左右。

二、案件的地域分布特点分析 （一） 案件的地域分布状况 不同地域的产业结构、发展程度、知识产权环境的差异，导致机械、电学、化学发明专利侵权诉讼在不同的地域呈现出不同的特点。

本部分的目的在于研究近五年来各领域相关案件在不同地域的分布情况。

从专利侵权案件的总体数量上看，全国范围内发明专利侵权案件的广东、浙江、上海、北京为发明专利侵权诉讼案件的高发地区（注：本文中诉讼地域为北京的不包括在最高人民法院的诉讼），其中尤以广东最高；江苏、山东、河南、湖南、福建为发明专利侵权诉讼案件的较高发地区，尤其是江苏和山东；其余省份的发明专利侵权案件数量较少。

从专利侵权案件的技术领域分布看，发明专利侵权案例中技术领域的分布比例在不同地域中并不相同，其原因除了不同地域的行业发达程度不同外，也可能是由于在侵权诉讼时管辖地的选择上，专利权人更倾向于选择经济发达和知识产权保护水平较高的地域，以避免地方保护，获得更公正的判决结果。

（二）案件高发省份涉案技术领域的分布状况 为了更明显地显示不同领域在各省份分布的差别，将发明专利侵权案件的高发区和较高发区的情况进行了对比。

结果如下图3所示，从中可以看出，对于机械领域，其在各省份的比例均为最高，尤其以福建、湖南、山东、上海、浙江较为突出；对于化学领域，其在河南发生的发明专利侵权诉讼中占有较高的比例，其次为山东、江苏、湖南；对于电学领域，广东、北京、上海、江苏、浙江中涉及比例较高。

三、不同审级中案件的技术领域分布状况 本部分的目的在于分析和对比各领域的相关案件在不同审级的分布状况。

从中可以看出，一审和二审判决中，机械领域的案件数量均为最多，其次为电学领域，化学领域的案件数量最少。

对比不同领域案件在一审和二审中的分布状况可以发现，二审案件中机械领域的案件的比例有所减少，而电学领域的案件的比例明显上升，化学领域的案件的比例保持不变。

由此我们可以推断，电学和化学领域的案件一审后的上诉率高于机械领域。

四、一审判决情况分析 （一）侵权结果判定状况分析 本部分研究了机械、电学、化学领域的发明专利侵权诉讼案件一审判决结果的状况。

可以看出机械领域和电学领域被判定侵权的比例远大于不侵权的比例，且机械领域被判定为侵权比例略高于电学领域。

而化学领域的情况正好相反，即被判定不侵权的比例远大于被判定为侵权的比例。

该指标从一定程度上可以反映发明专利侵权的判定难度，从结果看，难度从大到小的领域依次为化学、电学、机械。

（二） 一审判决结果的地域特征 为了研究不同地域的一审判决对各领域发明专利侵权判定结果的状况，统计了发明专利侵权诉讼高发省份广东、浙江、上海、北京的一审判决为侵权的比例。

从中可以看出，对于电学领域，四地被判定为侵权的比例均较高，其中又以浙江和北京最高，均超过80%；对于机械领域，四地被判定为侵权的比例也均较高：广东、浙江、北京被判定为侵权的比例均超过了70%，其中北京超过了80%；而对于化学领域，四地被判为侵权比例的比例有很大的差别，在浙江被判定为侵权的比例超过70%，但广东和上海仅略高于30%。

（三）侵权赔偿额分布状况分析 本部分研究了机械、电学、化学领域的发明专利侵权诉讼案件一审判决赔偿额的对比情况。

将赔偿额按如下标准分为六个区段：1万元以下、1-5万元、5-10万元、10-50万元、50-100万元、100万元以上（均包括上限值，不包括下限值）。

从中可以看出：机械领域的一审判赔额以50万以下为主，50万之上的判赔额仅占8%；电学领域的一审判决赔偿额将近一半处于10-50万之间，1-5万、5-10万、和50-100万的案例分布较平均；化学领域的一审判赔额主要分布在5-10万、10-50万、50-100万的范围内且三个区段的分布比较平均，但该领域的赔偿额高于100万的比例为6%，为三个领域中的最高比例。

机械领域的PCT国际申请的附图问题讲解

PCT条约及其细则对附图的要求中有哪些与中国专利法律法规的规定不太相同的地方，希望能够对申请人有一定的借鉴意义。

一、PCT条约对于附图的规定：

根据2001年10月3日修订的PCT条约第7条可知，PCT条约对于附图有如下规定：

（1）除本条（2）（ii）另有规定外，对理解发明有必要时，应有附图； （2）对理解发明虽无必要，但发明的性质允许用附图说明的：（i）申请人在提出国际申请时可以将这些附图包括在内；（ii）任何指定局可以要求申请人在规定的期限内向该局提供这些附图。

根据上述法条可知，PCT条约对于附图的规定比较宽泛，主要限定了对于理解发明有必要时，申请人应该提供附图。

对于具体的附图要求，主要体现在2022 年7 月1 日起修改生效的专利合作条约实施细则（以下简称PCT实施细则）中。

二、PCT实施细则对于附图的规定：

PCT实施细则在PCT条约的基础上对附图进行了进一步的细化。

PCT实施细则第11.13条对附图的要求如下：

(1) 附图应用耐久的、黑色的、足够深而浓的、粗细均匀并且轮廓分明的无彩色的线条和笔画制成；(2) 剖面应用剖面线表明，剖面线不得妨碍引用标记和引线的清楚识别；(3) 附图的比例及制图的清晰度应使该图在线性缩小至三分之二的照相复制品时，仍能容易地辨认所有细节；(4) 在例外的情况下，附图上注明比例时，应用图形表示；(5) 在附图上的所有数字、字母和引用线条都应简单、清楚，括号、圆圈或者引号都不得与数字和字母一起使用。

(6) 附图中的所有线条通常都应该用制图工具绘制；(7) 每幅图的每一组成部分同该图中的其他组成部分应成适当比例，但为了使该图清楚可看而必须采用另外一种比例的除外；(8) 数字和字母的高度不得低于0.32cm，附图中的字母应该使用拉丁字母，也可按照惯例使用希腊字母。

由上可知，PCT实施细则对于附图的规定与中国国家知识产权局颁布的专利审查指南的规定其实是大同小异的。

不过，与审查指南相比，上述条款中有两点需要国内申请人加以关注：

1、PCT实施细则规定，剖面应用剖面线表明，剖面线不得妨碍引用标记和引线的清楚识别。

中国审查指南虽然也对剖面线做出了”剖面线不得妨碍附图标记和主线条的清楚识别“的要求，但是，中国审查指南并无”剖面应用剖面线表明“的硬性规定。

在实际操作中，中国审查指南未对上述剖面线问题作出规定，如下附图1和附图2所示，附图1的A-A向的剖面图。

部件10、部件20和部件30均并未使用剖面线，在中国申请的审查程序中，一般不会要求申请人添加剖面线。

也就是说，正常情况下，如果附图2是一篇中国专利申请的附图，那么在专利审查过程中，审查员一般不会就剖面线问题对申请人提出质疑或者要求申请人修改。

不过，尽管在中国专利申请中附图2不会被质疑，但是当申请人就同样的专利申请准备PCT国际申请时，建议还是要尽量修改一下附图2，在附图2的相关部分打上剖面线，如附图3所示。

2、PCT实施细则规定，数字和字母的高度不得低于0.32cm。

这一点，对PCT申请中的附图的数字和字母的大小做出了限定。

在中国的法律法规中对此没有相关规定，也需要申请人对基于中国优先权提交PCT申请时，注意对数字和字母的调整。

三、附图不符合PCT条约及其相关规定的影响 PCT条约及其相关规定对于附图的上述要求多为非强制性要求，也就是说，在实际操作中，申请人很少会因为附图不满足PCT条约及其相关规定的要求而收到官方下发的补正通知书。

但是，上述情况并不意味着申请人对PCT申请中的附图部分不必加以重视。

这是因为，PCT条约及其相关规定是一个国际性的条约及其组成部分，它的要求在某种程度上体现了专利主流国家的要求。

如果附图不符合PCT的相关规定，在后续进国家阶段时还是会对申请人造成一定影响的。

举例，对于剖面线部分的要求，在美国专利法中就是有明确规定的。

例如，如美国专利法37CFR1.84 h部分的第（3）部分，其具体要求如下：

一个物体的剖面部分必须用阴影（hatching）表示，阴影必须由规则间隔的平行斜线构成，平行线间隔要充分使得线与线之间可以被轻易分辨"。

如果一件美国申请的附图不符合上述要求，审查员一般会在后续审查程序中予以指出并要求申请人改正。

因此，对于机械领域的申请人来说，在准备PCT申请时，对于附图部分，还是要提起一定的注意。


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