现有技术抗辩如何使用？瑞士型用途权利要求的发展及其在中国的应用

今天，乐知网律师 给大家分享： 现有技术抗辩如何使用？ 瑞士型用途权利要求的发展及其在中国的应用。

现有技术抗辩如何使用？

常见的专利侵权诉讼中的抗辩方式中除了不侵权抗辩之外还有：现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、权利用尽抗辩。

这四种抗辩方式可以分为两组：第一组为现有技术抗辩和先用权抗辩，第二组为合法来源抗辩和权利用尽抗辩。

这两组区分的原因很简单，第一组为申请日前发生的预定行为成为抗辩的理由，第二组是包括授权专利的产品被出售后产生的预定行为成为抗辩的理由。

在本文中重点介绍现有技术抗辩。

《专利法》（2008年修正）第62条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

一般情况下，一个专利无效在国知局审理的时间为一年左右，在国知局做出决定之后，对决定不服的当事人还可以就该决定进行行政诉讼，行政诉讼一般也会持续一段时间，并且还有可能进行行政诉讼的二审。

无效、行政诉讼一审、行政诉讼二审这些程序需要甚至几年时间，在这几年时间内，专利侵权诉讼很有可能就被迫中止等待无效结果，一个中止的专利诉讼可能会对这个企业的正常经营带来影响（例如，这个企业正在上市阶段，如果涉及到诉讼可能会对上市产生影响）。

如果使用现有技术抗辩，则可以让专利侵权诉讼很快结案。

因此，基于时间的考虑，专利侵权诉讼的被告会选择进行现有技术抗辩，而不是选择去对该专利进行无效。

既然现有技术抗辩可以节约诉讼时间，为什么在真实世界中，使用现有技术抗辩的概率不高呢？ 《 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定了：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

可以看出，如果使用现有技术抗辩，必须满足一个前提条件：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征。

这个前提条件说直白点，就是被诉侵权人的先承认自己侵权，当承认自己侵权的时候就满足了：“技术特征落入到专利权保护范围”。

使用现有技术抗辩一旦失败，被诉侵权人几乎就要被认定其产品或者服务落入到专利的保护范围内，这对于被诉侵权人来讲风险是极大的，因此，一般情况下，被诉侵权人会优先使用不侵权抗辩。

在现有技术抗辩中，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案来进行比较，这其中的“一项”是容易理解的，而“现有技术”的理解与新颖性和创造性中的现有技术中的理解是一致的，即在要曾经处于公开的状态，如果一个技术只向特定人公开，那这个技术就不是现有技术。

瑞士型用途权利要求的发展及其在中国的应用

在医药工业中，发现已知物质的医药用途并不比创造出新的物质作为药物容易，但是已知物质的医药用途的权利要求应当如何撰写却成为难题。

传统理论认为，如果允许将其撰写成产品权利要求，则无异于对已知物质授予专利权，存在是否符合新颖性的疑问；如果允许将其撰写成用途权利要求，即保护已知物质治疗某种疾病的用途，则形同于对疾病治疗方法授予专利权。

1973年制定的《欧洲专利公约》（以下简称为“EPC 1973”）对此进行了重大改革，Art。 54(5) EPC 1973规定：新颖性的规定不应排除任何用于疾病诊断治疗方法的已知物质的专利性，其条件是该已知物质在申请日之前没有被用于任何疾病的诊断治疗方法。

据此，EPC 1973为已知物质的“首次药用”（即第一医药用途）申请专利保护克服了新颖性上的障碍，同时也允许其撰写主题名称为“一种用于治疗Y病的物质X”的权利要求，即“以用途限定的产品权利要求”。

但是对于已知物质的“二次药用”（即第二医药用途），却并不认可其新颖性[2]。

为了使已知物质的“二次药用”能够获得专利保护，瑞士人“发明”了“以用途限定的产品制备方法权利要求”，形如：“物质X在制备诊断或治疗疾病Y的药物中的用途”。

EPO扩大申诉委员会在G5/83决定中肯定了该形式。其也被称为瑞士型权利要求[3]。

然而，瑞士型权利要求存在以下缺陷：首先，上述权利要求是药品制备方法的权利要求，而第二医药用途发明的核心却往往不涉及药品的制备过程。

因为第二医药用途发明的前提是针对“已知物质”，故而无论该“已知物质”是天然形成还是人工制造，其制备方法往往是已知的。

其次，限定制备方法的技术特征通常仅包括原料、制备步骤、条件、药物产品形态、成分等。

如果这些特征足够使该制备方法具有新颖性和创造性，就没有必要在权利要求中添加“诊断或治疗疾病Y”这一技术特征，反之则无谓地缩小了专利权的保护范围。

故而，真正为权利要求带来新颖性和创造性的是其“诊断或治疗疾病Y”的用途，而这一用途又很难表现在药品的制备过程中[4]。

针对上述缺陷，新的《欧洲专利公约》（以下简称为“EPC 2000”）形成了关于“首次药用”的Art。 54(4)和关于“二次药用”的Art。 54(5)。

其中，Art。 54(5)赋予了用于“二次药用”的已知化学产品以特定用途限定产品形式的产品专利保护。

这一修改解决了前文所述的两个缺陷，其一是赋予了二次药用类型发明的新颖性的成文法的法律基础，其二，Art。 54(5)的规定使得“二次药用”的已知化学产品的保护不必采用制药用途权利要求这种奇怪和费解的撰写形式，使得其专利权的保护范围趋于统一。

尽管这种修订使得瑞士型权利要求已经变得不再必要，但是EPO并未明确禁止这种类型的权利要求。

因此，瑞士型权利要求依旧存在，依旧争议不断。

为了消除瑞士型权利要求在法律的诸多弊端，2010年2月19日，EPO扩大申诉委员会作出第G02/08号决定：承认“用于已知疾病适应症的新的治疗方法”的已知药用物质的新颖性，且其中的“新的治疗方法”包括“新的给药方案”（例如，一种用于治疗Y病的物质X，其特征在于物质X的剂量为每天0.2 mg-1 mg；当该给药方案能够产生意想不到的技术效果时，这种权利要求才有可能获得专利授权）。

该决定同时裁定，在权利要求主题的新颖性仅通过药物新的治疗用途而获得时，权利要求将不再采取由G5/83承认的瑞士型权利要求的撰写形式，今后EPO将不再承认瑞士型权利要求的合理性。

该决定是在2007年底生效实施的EPC 2000就有关“二次药用”的药品专利政策所作改革的基础上的又一重要政策变化[5]。

在中国的专利实践中，对于涉及用于治疗疾病的物质的EPC 2000用途限定的产品权利要求，大多数中国审查员认为，用途特征不限定物质本身，并且在评价新颖性和创造性时不应被考虑，而少数中国审查员认为，这种权利要求涉及使用该物质治疗疾病，因此属于疾病治疗方法。

因此，EPC 2000用途限定的产品权利要求在中国是不允许的。

因此，当PCT申请进入中国国家阶段时，应将“以用途限定的产品权利要求”修改为诸如“物质X在制备用于治疗疾病Y的药物中的用途”形式的瑞士型权利要求。

而美国、俄罗斯的专利法规定疾病的诊断和治疗方法是可被授予专利权的客体，因此当PCT申请进入美国、俄罗斯国家阶段时，药品新用途发明常见的撰写方式为“一种治疗疾病Y方法，其特征是给患有该疾病的患者服用含有物质X的药物”。

与EPO 2000承认“用于已知疾病适应症的新的治疗方法”的已知药用物质的新颖性（其中“新的治疗方法”包括“新的给药方案”）不同，《专利审查指南 2010》在第二部分第十章中明确规定，当评价瑞士型用途权利要求的新颖性时，其新颖性审查应考虑：给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用，仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性。

因此，在中国的专利实践中，审查员通常认为新的给药方案取决于治疗期间医生的治疗计划，因而不对药物的制备起限定作用。

共享单车的知识产权风险讲解

共享经济的理念起源于2008年的美国硅谷：通过互联网作为媒介，整合线下的社会资源，各自以不同的方式付出和受益，共同获得经济红利。

共享单车的商业模式是解决最后1公里的出行方案。

当共享单车方便我们出行的同时，此类企业未来的发展前景和风险如何，值得我们一探究竟，现在共享单车们的知识产权情况到底如何呢？ 根据 Inspiro系统查询，截止2022年3月21日，ofo和mobike比较重视知识产权保护，目前已有一些知识产权在申请中，其中仍有商标为主，专利相对较少，但是对于初创互联网企业而言，企业的品牌保护也是会稍先于专利保护。

而对于优拜、小鸣、小蓝等共享单车们目前基本没有知识产权保护。

mobike 知识产权情况 根据系统数据查询，mobike所在的“北京摩拜科技有限公司”共申请专利32项，商标145项，版权6件。

其中，发明申请15项，实用新型12项，外观设计5项，目前专利申请主要涉及电机系统、刹车、防盗以及单车车架的设计等；其中关于“自行车管理系统及其控制方法和装置”进行了国际专利申请。

可见，mobike发展还是非常注重知识产权的保护。

mobike在商标领域，分别在25类、12类等十大类中共注册了“摩拜单车”、“叮叮单车”、“摩拜”、“mobike”、“摩拜单车”图形等共申请商标注册145项。

mobike版权登记共6项，主要是以单车移动端后台管理、运营管理、数据管理等系统为主。

ofo 知识产权情况 ofo所在的“北京拜克洛克科技有限公司”共申请专利4项，其中发明专利2项，实用新型1项，外观设计1项，专利申请主要涉及车锁识别及开锁系统，该公司专利保护采用集中战略，主要保护共享单车的开锁及识别系统。

ofo在商标领域，分别在06类、02类、10类、11类等十大类中共注册了“ofo单车”、“ofotechnology”、“ofo”、“共享单车”、“小黄车”等共申请商标注册471项。

ofo版权登记目前有1项，主要针对ofo bicycle系统进行整体登记。

根据以上数据看出，共享单车类企业知识产权保护主要还是以商标申请为主，对于核心技术领域ofo主要涉及车锁及开锁系统，而mobike主要涉及电机系统、刹车等系统，两者侧重点和覆盖面有所不同。

通过数据检索过程中发现，对于其他共享单车企业，如优拜、小鸣、小蓝、骑呗等公司，知识产权数据非常少，并且主要是以商标申请为主，专利和版权数量都为零，未来面临的市场风险将非常大。

另外，我们发现像“优拜”、“小鸣”“小蓝”“骑呗”等商标已被一些科技类公司（如上海嘉霸、上海骑即、北京野兽、郑州卓致远等公司）进行抢注，未来单车企业市场一旦扩充，面临非常严峻知识产权风险。

就在近日，我们看到国内手机门禁系统研发商“令令开门”正式向北京摩拜科技有限公司侵犯其多项发明专利提起侵权诉讼和行政处理请求，北京知识产权法院以及北京市知识产权局已受理此案。

如果此次诉讼成功，摩拜单车将被要求停止侵权行为，全国投放的100多万辆mobike将面临停用风险，这将给共享单车们形成巨大的打击。


更多关于 现有技术抗辩如何使用？ 瑞士型用途权利要求的发展及其在中国的应用 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 专利申请 如何申请专利