美国专利商标局（USPTO）将采用电子专利授权，OEM商标使用争议案讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：美国专利商标局（USPTO）将采用电子专利授权，OEM商标使用争议案讲解。

美国专利商标局（USPTO）将采用电子专利授权

从2023年4月18日起，美国专利商标局（USPTO）将采用电子专利授权（eGrants）的方式向专利接收人发放专利授权书，以减少纸张浪费。

这一新流程将以电子格式提供官方专利授权文本。

在过渡期内，官方将免费提供装订的纸质版本作为礼仪副本，过渡期后，将收取少量费用。

电子专利授权流程不仅可以减少纸张浪费，还可以通过缩短审批时间和优化流程来让利益相关方受益。

同时也大大降低了美国专利商标局的打印和邮寄需求，缩短专利审批时间，并每年节省近200万美元的打印和邮寄成本。

此外，在新的流程下，专利接收人将在专利证书下发日当天收到PDF版本电子专利证书。

在以前的专利证书发放流程中，为了颁发专利证书，授权办登通知下发后，专利信息的采集工作就开始了。

一般来说，授权公告通知会在授权公告日前的几周下发 ，告知申请人专利号及授权日。

授权公告通知也可以在专利中心（Patent Center）查阅。

然后官方准备纸质专利证书（包括封面）并邮寄给专利权人。

在授权日当天，美国专利商标局的官方公报会发布专利号、专利名称、发明人的姓名和住所、申请人、受让人（如果有）、申请日期和优先权日期、专利第一项权利要求的文本、权利要求总数以及代表附图（如果有）。

在发放纸质专利后，专利的副本（不包括封面）可以在美国专利商标局网站（www。uspto。gov/patents/search）上查看和打印。

电子专利授权制度生效后，包含美国专利商标局印章及主任的数字签名的电子版专利证书会在专利号和授权日分配后很快下发，这将缩短可授权专利的等待期。

申请人和公众将能更早地获得专利。

专利权人将能够通过专利中心（Patent Center）查看和打印电子版的专利证书（包括其封面），而不是等待邮寄的纸质专利证书的到达。

从授权公告日开始，美国专利商标局将会在专利中心（Patent Center）的公共和私人页面中展示电子专利证书。

因此，公众也将能够查看官方的电子专利证书（包括其封面）。

在过渡期内，专利受领人将能够在专利中心（Patent Center）获得电子专利授权书官方副本，并收到装订的纸质版本作为礼仪副本。

专利接收人仍然可以向美国专利商标局的认证副本中心申请USPTO认证副本和演示副本，但需要支付额外费用。

此外，可以从美国专利商标局在线专利中心（Patent Center）免费打印无限量的电子专利授权副本。

此次电子专利授权将会涉及到实用专利，外观设计，植物专利以及再颁专利，从2023年4月18日开始实施（2023年4月18日之前授权的专利，将会继续维持原有的方式，出具纸质证书；之后授权的将会实施电子化，同时在过渡期内提供一份礼仪副本）。

其他的文件，像更正专利证书以及复审的专利证书，不在此次的范围之内，但若后期开始实施电子化，官方将会正式公布。

过渡期的持续时间尚未确定，但将提前通知公众过渡期何时结束。

过渡期过后，USPTO 将提供演示文稿副本、认证副本和正式副本，每项收取象征性费用。

需要注意的是： 1、更正证书和复审证书，将不会以电子方式发放。

2、过渡期内，不会受理额外礼仪纸质副本的请求。

3、美国专利商标局将在支付授权费后不久公告专利。

因此，在支付授权费后，申请人将没有更多时间提交继续申请、QPIDS或撤回授权办理。

OEM商标使用争议案讲解

在中国，商标使用的争议主要集中在涉外定牌加工（简称OEM）问题上。

何为商标使用，中国《商标法》第48条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

然而涉外定牌加工并非一个法律概念，而是国际加工贸易业务的一种形式。

涉外定牌加工一般是指国内生产加工的企业直接接收境外定作人的委托，生产加工的贴牌产品全部交付给定作人并销往境外而不在中国境内销售的行为。

涉外定牌加工所涉商标侵权问题，即国内生产加工企业在相同或类似商品上贴附与国内注册商标专用权人相同或近似商标的行为，是否认定构成侵犯注册商标专用权。

这一问题，随着2022年10月最高人民法院公布的本田技研工业株式会社(Honda Motor Co。， LTD。)诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司和重庆恒胜集团有限公司的“HONDA”商标纠纷再审案（以下简称“HONDA”案）再度掀起热议，因该案件认定涉外定牌加工对商标的使用构成商标侵权的观点，与最高人民法院2022年公布的典型案例莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害“PRETUL”商标权纠纷再审案（以下简称“PRETUL”案）、最高人民法院在2022年公布的上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害“东风”商标权纠纷再审案（以下简称“东风”案）认为涉外定牌加工的使用形式不属于商标法意义上的商标性使用因而不构成侵权的观点相左。

在最高人民法院公布的“HONDA”案之前， 上海浦东新区人民法院关于涉外定牌加工案件的一份判决， 国外客户确认不侵权之诉的案件胜诉，涉外定牌加工的产品被法院认定为不构成侵权，并在我方客户同时提起的要求对方赔偿给我方客户造成的损失的案件中占据优势，迫使对方同意将其中国注册的商标转让至我方客户名下。

在“PRETUL”案中，最高人民法院认为：“本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥‘PRETUL’或‘PRETUL及椭圆图形’注册商标权利人(第6类、第8类)。

亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL ’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。

因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

” 在“东风”案中，最高人民法院认为：“商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。

一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。

根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。

在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。

考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

可见，在“东风”案中，最高人民法院延续了“PRETUL”案的观点，即涉外定牌加工产品上的标识指向的是境外委托人，一般不会影响涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，并在此观点上有所发展和深入，即强调了需要考量定牌加工中的加工方是否尽到合理的注意义务，对国内商标权人是否造成实质性的损害。

在最高人民法院上述两个案例的参考下，并且考虑到现阶段涉外定牌加工是中国对外加工贸易的重要组成部分，法院审理此类案件虽采用个案认定原则，但如无特殊情形，一般采用涉外定牌加工形式不侵权的观点。


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