美国专利诉讼如何用“专利不可执行”抗辩，美国专利保护101条款答复策略

今天，乐知网律师 给大家分享： 美国专利侵权诉讼中如何利用“专利不可执行”来抗辩 ，美国专利保护过程中101驳回条款的答复策略讲解 。

美国专利侵权诉讼中如何利用“专利不可执行”成功抗辩

2022年1月6日，美国佐治亚州北区（亚特兰大）联邦地方法院对PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案，准许了原告与被告之间达成的主动撤诉协议，将该案予以结案[１]。

而这离该诉讼案原告方的起诉日期刚刚过去9个月，为何此案能在如此短的时间内偃旗息鼓？这归功于案件中的被告方很好地利用了美国专利法律体系中的“专利不可执行（unenforceable）”制度。

首先让我们先来看一下该案的进展过程。

PureCircle是总部设于美国伊利诺伊州韦斯切斯特的全球食品和饮料行业甜菊甜味剂的主要生产供应商和创新机构之一。

2022年4月6日，隶属于PureCircle的美国子公司PureCircle USA Inc。和马来西亚子公司PureCircle Sdn Bhd（以下统称“PureCircle公司”或“原告方”）作为共同原告向美国佐治亚州北区联邦地方法院提交了起诉状，起诉被告方Almendra Americas LLC和Almendra(Thailand) Company Limited（以下统称“Almendra公司”或“被告方”）未经许可生产、销售的Steviarome？产品，侵犯其名称为“作为风味调节剂的糖基化甜菊醇糖苷”的US10，398，160号专利权（以下简称“160号专利”）。

涉案专利授权日期为2022年9月3日，申请日为2022年2月20日。

Almendra是一家总部位于新加坡的天然甜味剂和调味料行业公司，致力于研发和提供具有可调节特性的调味品，解决低糖食品和饮料复杂的口味挑战，其产品在泰国制造，面向全球客户销售。

此次被推上被告席的是Almendra属下的美国子公司与泰国子公司。

被告方在向法院请求了延期答辩后，于2022年7月23日提交了答辩状，同时针对原告方在同一法院提起了反诉。

2022年9月3日被告方向法院提交了补充修改后的答辩状与反诉状。

在被告方的答辩状中，Almendra公司请求法院驳回原告方PureCircle公司的起诉，判决被告方不侵权，裁定原告方专利无效，判决原告方的160号专利的权利要求不可执行（the claims of the asserted patent are unenforceable），判令原告方承担案件律师费与相应支出。

其主张原告方专利权不可执行的理由为，作为专利权人的原告方通过其发明人及其代理律师在专利授权过程中违反诚信原则，有不正当行为。

关于此项指控，被告方在其反诉状中提供了如下所述的具体理由及相应证据。

本专利侵权诉讼案中的原告方主张权利的160号专利要求了US9，107，436号美国专利（以下简称“436号专利”）的优先权，原告方通过其专利代理律师，在436号专利与160号专利的申请审查过程中有故意掩藏作为现有技术对比文件的不正当行为。

在2014年6月6日前后的436号专利申请审查期间，为满足申请人必须在专利申请过程中提供任何其已知现有技术参考文件（Information Disclosure Statement， IDS）的规定，原告方作为专利申请人向美国专利商标局（USPTO）提交了多达1200页的250篇现有技术参考文件，包括26篇美国专利文献，79篇美国专利申请公开文献，70篇美国之外的其他国家专利文献，和63篇非专利类公开出版物。

该案代理律师明知USPTO审查员不可能有足够的时间阅读完这些现有技术文件，且在专利审查员要求其指出这些现有技术参考文件中，哪些是与专利申请的可专利性最相关的文件时，明确拒绝指定文件。

在2022年1月29日美国专利商标局发出的专利审查意见通知书中，审查员告知因IDS文件量太大，无法全部阅读，要求专利申请人指出哪些是影响涉案专利申请可专利性最相关的现有技术参考文件，原告方代理律师采取了欺骗的不正当手段，对权利要求1进行了修改，将权利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇总苷”加入到权利要求1，来克服本申请可专利性问题。

然而，原告方代理律师明知权利要求10的内容已经在包含在1200页现有技术参考文件中的至少一篇日本说明书与标准中已经披露，也即现有技术文件“a-Glucosyltransferase Treated Stevia， Japan’s　Specifications and Standards for Food Additives， VIII edition， 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇总苷”相关的内容。

如果原告方在436号专利审查过程中不故意掩藏上述现有技术文件，436号专利就不会被授权，从而要求其优先权的160号专利也就不可能授权。

因此，由于作为专利权人的原告方在160号专利相关审查过程中，存在故意掩藏对专利申请有实质性影响的现有技术文件的不正当行为，欺骗美国专利商标局而获得授权的160号专利应当被判定不可执行。

在被告方Almendra公司的反诉状中，还列举了其他各项作为专利权人的原告方及其代理律师在160号专利审查过程中的不正当行为。

佐治亚州北区联邦地方法院于2022年8月25日签发了案件审理进度令，排出了该专利侵权诉讼案件进行证据开示与审理的日程表。

原告方在收到被告方答辩状与反诉状后的2022年10月12日和11月23日，曾两次向法院提出了需要和解谈判请求中止本案审理的动议（Motion to Stay Case）。

2022年1月4日，原被告双方通过各自的代理律师签署了撤诉和解协议，原告方PureCircle公司主动撤回了对被告方Almendra公司的专利侵权起诉，被告方也撤回了反诉，双方同意各自承担本方的诉讼费用及相应的支出。

2022年1月6日，美国佐治亚州北区联邦地方法院对该专利侵权诉讼案作结案处理。

从案件发展过程看，很可能是原告方PureCircle公司顾忌160号专利在美国专利商标局的审查授权过程中存在不正当行为，会被法院判定该专利不可执行，也即被判该专利不能用于维权，故主动撤回了该起专利侵权诉讼。

故被告方Almendra公司在最短的时间内利用“专利不可执行”制度，达到了不战而屈人之兵的效果，取得侵权诉讼的完胜。

专利权的不可执行是美国专利法律体系中的一项特别的规定制度。

当专利侵权诉讼中的被告方能够证明存在涉案专利存在以下一些事实情况时，其可以请求法院判定该涉案专利不可执行：专利权人在获得专利权过程中有不正当行为；专利权人因懈怠导致诉讼时效已过；涉案专利适用禁止反悔原则；专利权被滥用等。

而因专利权人在获得专利权过程中不正当行为导致专利不可执行的法律基础，源自美国联邦法典第37编第1.56条（37 C。F。R。 § 1.56 Duty to disclose information material to patentability）。

其规定：与专利申请的提交和处理相关的每个人在与美国专利商标局打交道时都有诚实和坦白的义务，其中包括向专利商标局披露该人所知对可专利性具有重要意义的所有信息的义务。

实施或企图欺诈美国专利商标局的申请，或者由于恶意或故意的不正当行为而违反披露义务的专利申请，将不会被授予专利权。

在PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案中，被告方即是在答辩与反诉中，通过大量证据来证明原告方在作为160号专利优先权的436号专利审查授权过程中，存在有故意欺骗美国专利商标局的不正当行为，从而基于该优先权的160号专利也是通过欺骗的不正当行为获得授权的，因而请求法院判定原告方PureCircle公司的涉案专利不可执行，不得用于主张权利。

依据美国专利法律制度，虽然在专利申请过程中只有申请人及美国专利商标局两方参与其中，但专利申请的授权会影响到公众利益。

且因为专利申请与审查是介于专利申请人与专利商标局之间进行的。

具有利害关系的公众，尤其是申请人的竞争对手，在专利权取得的过程中没有发言权。

此外，美国专利商标局也并无实验室、测试仪器、专职科学家或经济学家来评估申请人所主张实施例的特征及商业成功可能性。

换句话说，除非是特别明显的情形，例如因违反不可改变的物理规律而应依美国专利法第101条予以驳回，专利商标局不会置疑专利申请人声明或陈述的真实性[3]。

由于专利制度有赖于参与者的坦诚布公，因此专利申请人包括专利申请的代理人负有真实陈述义务（duty of candor）。

申请人及其代理律师负有向美国专利商标局披露所有重要信息的责任。

此要求并非表现在可专利性的法定要件上，而是表现在不得有不正当行为上。

实践中主张不正当行为时需要证明的是： 一、作为侵权诉讼原告方的专利权人具有不正当行为，如向美国专利商标局隐匿重要的现有技术参考文献等，这些文献对于可专利性具有实质性影响；二、专利权人的上述行为是故意的。

承担不正当行为的后果符合带有监管含义的衡平法则。

因而专利权人在专利申请审查授权过程中的不正当行为将导致该专利权的不可执行。

中国企业在进军国外市场中遭遇的侵权纠纷，尤其是在美国市场被诉专利侵权的案件越来越多。

据相关统计数据显示，2022年中国企业涉美专利诉讼案件数量高达294起，包括新立案143起。

这些诉讼中中国企业作为被告的比例占到92%。

由于在美国的专利侵权诉讼耗时较长，整个诉讼过程从案件受理与答辩、证据开示、权利要求解释听证至陪审团庭审往往需要两、三年时间，且参与诉讼成本高昂，需要支付的美国律师费与专家证人费用即高达几百万美元，这对作为被告方的中国企业来说，既影响了正常的市场业务经营，又平添一极大的经济负担。

即使是最终原被告双方能达成和解的情况下，中国企业往往也是付出了不菲的代价。

因此如何能最大限度地了解并运用美国的专利诉讼法律制度与规则，善于从诉讼案件程序与实体两个方面来争取赢得诉讼，成为外向型经济为主导的国内企业亟需补上的必修课。

在PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案中，被告方Almendra公司充分利用了美国专利法律制度中的专利不可执行相关规则，通过涉案专利申请审查历史文档中挖掘出的大量专利权人及其代理律师不正当行为的证据，充分证明了涉案美国160号专利涉及不可执行问题（unenforceability），从而达到了迫使专利侵权诉讼的原告方主动撤诉的目的。

美国专利保护过程中101驳回条款的答复策略讲解

近年来我国进入美国的专利申请，在所申请的主题的可专利性方面，收到美国专利法101驳回条款越来越多。

而实际上很多申请并不属于纯粹算法或自然规律，那为什么会受到可专利性的质疑？以及申请人应如何克服该驳回呢？ 为此，我们首先看一下，美国专利审查程序手册MPEP (参见2106.03)中所规定的权利要求是否符合专利法101的判断流程。

一、权利要求是否符合专利法101的判断流程 步骤1：该权利要求是否属于专利保护的类别（方法、机器、制造品、组合物），如果不是，则直接得出该权利要求不符合35 USC 101；如果是，则执行步骤2A的判断； 步骤2A：该权利要求是否涉及司法例外（judicial exception， 包括自然规律、自然现象以及抽象概念），如果不是，则得出该权利要求符合35 USC 101；如果是，则执行步骤2B的判断； 步骤2B：该权利要求是否包括显著多于司法例外的技术特征，如果是，则得出该权利要求符合35 USC 101；如果不是，则得出该权利要求不符合35 USC 101。

从上述判断流程来看，权利要求不符合美国专利法101，出于两种情况，一种是，根据判断步骤1所得出的该权利要求不属于专利保护的四个类别；另一种是，根据步骤2B所得出的该权利要求不包括显著多于司法例外的技术特征。

二、关于权利要求不属于专利保护类别的答复策略 MPEP (参见2106。 03)中给出了权利要求不属于专利保护的类别的参考。

例如：一些不具有物理或有形的形式的产品，包括信息或计算机程序本身；易失性的信号传输，包括电磁信号或载波；一些被禁止申请专利的客体，例如，涉及人类本身的。

对于权利要求不属于专利保护类别的情况，相对来说还是比较容易克服的，例如，权利要求要求保护一种存储介质，审查员可能指出从说明书的描述来看该存储介质可能包括了易失性的存储介质，而易失性的存储介质可以被认为是电磁信号本身，因此，没有落入美国专利法保护的类别，申请人在答复时可通过将存储介质限定为非易失性存储介质来克服。

三、关于权利要求不包括显著多于司法例外的技术特征的答复策略 首先，申请人应该清楚什么样的权利要求会被审查员认为涉及自然规律、自然现象和抽象概念。

根据MPEP 给出的参考（参见 2106.04），自然规律和自然现象包括自然发生的原理和物质，还包括与自然物比没有显著区别特征的物质。

抽象概念包括如基本经济行为，组织人类活动的某些方法，想法，还有数学关系或公式。

针对上述的这种情况，申请人在答复审查意见时，首先可对照检查一下，权利要求是否确实涉及自然规律、自然现象和抽象概念。

如果权利要求既不是自然规律或自然现象，也不属于抽象概念，则可以陈述权利要求的技术方案并不涉及司法例外，因此，该权利要求符合专利法101。

而在大多数的情况下，审查员则是根据上述步骤2B的判断指出，权利要求中除了包括抽象概念外，虽然还包括了例如，计算机等非抽象的技术特征，但是审查员认为计算机仅仅是执行传统的通用计算机功能，并没有包含“显著（significantly more）”多于抽象概念的技术特征，因此，该权利要求在整体是被认为是抽象概念。

申请人应该如何来有针对性克服呢？ 首先，申请人需要清楚什么样的技术特征属于“significantly more”。

MPEP （参见2106。 05）中给出了具有“significantly more”技术特征的参考，例如：改善另一种技术或技术领域；改善计算机本身的功能；使用特定的机器来应用自然规律，自然现象或抽象概念；变换某一特定物品至不同的状态或物品；添加一个在该技术领域不属于众所周知也不属于常规的具体特征，或者添加一些非常规步骤以限制该权利要求为某一特定应用。

其次，为了有针对性的答复，有必要了解MPEP中所规定的（参见2106.05（a）），审查员在判断发明是否是 “对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善”所遵循的一些要求：

1）如果一个发明声称是对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善，则应该在说明中提供技术解释关于发明是如何对现有技术进行改善的，审查员应该借助于说明书中的这种技术解释来确定该发明是否是涉及对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善。

2）在审查员已经根据说明书的记载，确定该发明是否是涉及对现有技术改善后，应该审核权利要求本身是否反映了这种技术改善。

在这个审核过程中，审查员应该将权利要求作为一个整体来看待是非常关键的。

3）在确定一个权利要求的技术方案是否涉及对现有技术改善，一个重要的考虑是，权利要求的技术方案涵盖了解决技术问题的技术方案以及获得了一个期望的技术效果，而不是仅仅是“声称”的技术方案或效果。

针对上述的审查逻辑，建议申请人在答复时，首先可结合说明书中的记载陈述本案是对相关技术领域的改善（解决了什么样的现有技术问题，采用的技术手段以及取得的技术效果），然后指出权利要求中哪些步骤或操作反映了该技术手段，然后再将权利要求作为一个整体，推导出通过这些步骤或操作如何实现对相关技术领域的改善（应该是由这些技术特征共同作用的客观结果，而不是效果受主观因素影响的人为规则，这是争辩这些技术特征是否是”significantly more”的关键），从而得出该权利要求实际上是包括有显著多于抽象概念的技术特征的，因此，该权利要求符合专利法101。

美国专利商标局启动气候变化减缓试点计划

2022年6月23日，美国专利商标局 (USPTO) 在《联邦公报》上发布公告，宣布气候变化减缓试点计划。

该试点计划是美国专利商标局致力于探索加速审查与环境质量、节能、可再生能源开发、温室气体减排或其他气候相关主题相关的专利申请的组成部分。

通过促进温室气体的减少，该试点旨在补充增强气候适应力和适应能力的努力。

根据该试点计划，涉及通过减少温室气体排放来缓解气候变化的技术的合格非临时发明专利申请将得到优先审查，直到第一次实质审查完成。

申请人无需满足加速审查计划或优先审查计划的要求。

美国专利商标局将于 2022年 6月3日开始接受参与该试点计划的申请。

该试点计划将持续到 2023年 6月5日，或直至美国专利商标局接受1000份可授予的申请，以较早者为准，但可酌情决定是否提前终止。

要求：

申请必须包含一项或多项对通过减少温室气体排放来缓解气候变化的产品或工艺的声明。

该计划开放给：

非持续的原始非临时申请（指非接续申请、非部分接续申请、非分案申请）； 根据 35 USC 120、121、365(c) 或 386(c) 的申请日要求仅一项非临时申请或指定美国的国际申请的在先申请的原始非临时发明专利申请。

注意：

1。 非临时申请必须未下发第一次审查意见通知书（包括Restriction Requirement）； 2。 任何非临时申请要求了2项及更多的非临时申请的优先权或是国际申请指定了美国，都无资格参与该计划； 3。 根据 35 USC 119(e) 要求一项或多项在先临时申请的优先权或根据 35 USC 119(a)-(d) 或 (f) 要求一项或多项外国申请的外国优先权不会影响该试点计划的资格。

请求书必须证明：

（1） 发明涉及减缓气候变化的产品或工艺； （2） 产品或工艺可以减少温室气体排放； （3） 申请人相信加速对该专利申请的专利审查可能会对气候产生积极的影响； （4） 发明人或任何联合发明人未在超过四个其他已提交参与该试点计划的非临时申请中被指定为发明人或联合发明人。

如果申请人在新申请提交同时提交了参与该计划的请求，则无法提交不公布请求。

若申请人之前已提交了不公布请求，必须在不晚于提交参与该计划请求的时间提出撤销不公布的请求。

除非请求书（Application Data Sheet）之前已递交，否则提交参与该计划的请求（petition）时，必须同时提交一份签署的请求书（Application Data Sheet）。

参与该计划的请求提交后并在整个未决期间，专利申请必须包含不多于3项独立权利要求，总权利要求个数不超过20项且无多项丛属权利要求。

审查员可以拒绝任何答复OA时提交的导致超过权利要求的个数限制或产生多项从属权利要求的修改。

申请或进入国家阶段必须通过专利中心以电子方式提交，说明书、权利要求和摘要必须以 DOCX 格式提交。

申请人必须在新申请提交同时递交请求（国家阶段申请必须是371条进入美国）或在申请日期或国家进入日起的 30 天内提交。

此计划免除了根据 37 CFR 1.102(d) 进行特殊处理的官方费用。

申请人必须使用表格 PTO/SB/457（其中包含请愿书和必要的证明）来请求参与该计划。

表格 PTO/SB/457必须使用 专利中心以电子方式提交。

申请提交限制： 如果发明人或任何联合发明人在超过四个其他已提交参与该试点计划的非临时申请中被指定为发明人或联合发明人，则申请人不得提交参与该试点计划。

申报方式：

填写并签署 表格 PTO/SB/457。

保存表格 PTO/SB/457 并通过专利中心上传。

上传表格 PTO/SB/457 时，在专利中心屏幕上选择文件描述气候变化减缓试点申请（在申请类别下），以确保及时和适当的处理。


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